【案例概要】商标正当使用抗辩纠纷案例裁判规则汇总（十二则） 【案例概要】商标正当使用抗辩纠纷案例裁判规则汇总（十二则） 上海知识产权 6月28日 “百一杯” 2020 知识产权 案例概要（裁判规则）撰写比赛 编者按：“百一杯”2020知识产权案例概要（裁判规则）撰写比赛正式拉开帷幕，上大知协、法务收藏家、上海知识产权、百一知识产权将四“弹”齐发，同步发布参赛的案例概要作品。敬请关注。 第五小组的参赛作品是由同济大学2017级知识产权本科生林诗钰、张清扬、朴婉茜、张朔宁四位同学共同完成，归纳总结了十二个涉及商标正当使用抗辩纠纷的案例。 商标正当使用抗辩纠纷案例裁判规则 （一）描述性使用 1.使用具有地域特点的商品通用名称，不侵犯注册商标专用权 2.描述商品原料应对具一定知名度的在先注册商标进行合理避让 3.描述性词语注册商标后，不能禁止他人正当使用 4.出于不正当竞争意图使用含有地名的注册商标，构成商标侵权 5.标识用于描述商品制作工艺属于正当使用，不构成对注册商标的侵权 6.标识揭示商品的地缘文化特质，不构成对注册商标的侵权 （二） 指示性使用 8.突出使用他人商标造成公众混淆，不构成商标指示性正当使用 （三）商标权用尽后的正当使用 9.对进入流通领域的商品再次销售的行为，不侵犯商标专用权 （四）未注册商标在先使用 10.未形成一定影响或超出原有范围的商标使用不成立商标在先使用抗辩 （五）其他类型正当使用 11.善意使用显著性较弱的三维标志作为商品容器，不构成商标侵权 12.已注册为商标的短语可作为电影名称正当使用 01 使用具有地域特点的商品通用名称，不侵犯注册商标专用权 ——山东鲁锦实业有限公司与鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 〖提示〗在商品上使用了他人注册商标中含有具有地域性特点的商品通用名称，仅为了表明其产品具备相应特点，属于正当使用的行为。 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜描述性使用｜通用名称 〖审理法院〗山东省高级人民法院 〖案号〗（2009）鲁民三终字第34号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（原审被告）：鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司（简称“鄄城鲁锦公司”） 上诉人（原审被告）：济宁礼之邦家纺有限公司（简称“礼之邦公司”） 被上诉人（原审原告）：山东鲁锦实业有限公司（简称“鲁锦公司”） 〖案情概述〗 1986年前后，“鲁锦”作为鲁西南民间织锦的通称被广泛使用。鲁锦公司的前身嘉祥县瑞锦民间工艺品厂于1999年取得“鲁锦”文字商标。 2007年3月，鲁锦公司在礼之邦鲁锦专卖店购得由鄄城鲁锦公司生产的商品，其标签（吊牌）、包装盒、包装袋及店堂门面上将“鲁锦”文字放大，醒目突出地作为商品名称或商品装潢使用，且包装袋上未标识生产商及其地址。鲁锦公司认为，鄄城鲁锦公司的行为明显误导了消费者，且其企业的字号与注册商标“鲁锦”相同或者近似，易使相关公众产生误认；礼之邦公司销售鄄城鲁锦公司的侵权产品，二者的行为均侵犯了其注册商标专用权。遂提起诉讼，要求鄄城鲁锦公司、礼之邦公司立即停止侵权，消除影响并赔偿损失。 一审法院判令鄄城鲁锦公司、礼之邦公司停止侵权、消除影响并赔偿人民币25万元。鄄城鲁锦公司、礼之邦公司不服，提起上诉。二审法院判决撤销原审判决；驳回被上诉人鲁锦公司的诉讼请求。 〖裁判要点〗 一审法院认为：在证据不足以证明“鲁锦”是通用名称的情况下，鄄城鲁锦公司在与鲁锦公司相同或者类似的商品上突出使用“鲁锦”的行为构成商标侵权；其在企业名称中使用字号“鲁锦”的行为构成不正当竞争；礼之邦公司销售侵权商品，并将“鲁锦”突出使用在其店堂门面上，侵犯鲁锦公司的注册商标专用权。据此判决鄄城鲁锦公司、礼之邦公司停止侵权、消除影响并赔偿人民币25万元。 二审法院认为：商品通用名称是指行业规范或社会公众约定俗成的对某一商品的通常称谓，可以是行业规范规定的称谓，也可以是公众约定俗成的简称。对于具有地域性特点的商品通用名称，判断其广泛性应以特定产区及相关公众为标准，而不应以全国为标准。对于已为相关公众知悉和接受、指代明确、约定俗成的名称，即使有不科学之处，也不影响其成为通用名称。 本案中，在“鲁锦”被鲁锦公司注册为商标之前，已是山东民间手工棉纺织品的通用名称。《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条的规定，鲁锦公司对商标中通用名称部分不享有专用权，不影响他人将“鲁锦”作为通用名称正当使用。鄄城鲁锦公司在商品上使用鲁锦公司商标中含有的商品通用名称，仅为了表明其产品采用鲁锦面料，生产技艺具备鲁锦特点，并不具有侵犯鲁锦公司“鲁锦”注册商标专用权的主观恶意，也并非作为商业标识使用，属于正当使用，不应认定为侵犯“鲁锦”注册商标专用权的行为，也不构成不正当竞争。据此，二审法院撤销原判；驳回鲁锦公司的诉讼请求。 02 描述商品原料应对具一定知名度的在先注册商标进行合理避让 ——武汉冠荣食品有限公司与江西江中食疗科技有限公司侵害商标权纠纷案 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜描述性使用｜商品原料 〖审理法院〗湖南省高级人民法院 〖案号〗（2019）湘知民终字第616号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（一审被告）：武汉冠荣食品有限公司（简称“冠荣公司”） 被上诉人（一审原告）：江西江中食疗科技有限公司（简称“江中食疗公司”） 〖案情概述〗 2014年12月14日,经国家工商行政管理总局商标局核准，江西江中制药（集团）有限责任公司注册取得两枚“猴姑”商标的专用权，后于2017年将两枚商标转让给江中食疗公司。 2018年3月20日，江中食疗公司发现，冠荣公司生产的猴菇酥性饼干礼品盒正反两面正中位置均显示“猴菇”字样，礼品盒表面的右上角用正常字体标注了“特别添加猴头菇粉”。在商品包装盒的侧面的“配料表”中列明的食品成分中包括了“猴头菇粉”。江中食疗公司认为冠荣公司侵犯其注册商标专用权，遂提起诉讼，请求判令冠荣公司停止销售侵权产品并赔偿经济损失。 一审法院判决冠荣公司应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。冠荣公司不服，提起上诉，二审法院驳回冠荣公司上诉，维持原判。 〖裁判要点〗 针对“猴姑”商标与“猴菇”字样是否构成近似，一、二审法院都认定应该以相关公众的一般注意力为准，认定其易导致混淆、构成近似。 针对“猴菇”字样是否属于商标性使用，一审法院认为：对于被控商品上的被控标识是否属于商标性使用，应当从商业标识在客观上的实际使用与主观上的使用目的两个方面来判定。 二审法院认为：除了以上两方面，还需结合冠荣公司合理使用抗辩以及涉案商标的知名度来进行认定。本案中：客观上，被控商品上“猴菇”字样的大小系版面上最大字体，标识位置显眼，文字字体与江中食疗公司商标极为接近，同时商品成分的标注，尤其是食品类商品的成分标注，通常都是标注于“配料表”内。主观上，江中食疗公司的商标已经拥有了一定的知名度，冠荣公司作为食品生产商对此应当知情。同时，即使为描述商品的性能和成分需要使用相同或者近似的文字标识进行标注，也应对已经注册在先且具一定知名度的涉案商标标识进行合理避让。 综上，冠荣公司的实际使用方式显然难以体现其使用行为在客观上的“必要性”以及主观上的“善意性”，故对冠荣公司正当使用的抗辩不予支持。 03 描述性词语注册商标后，不能禁止他人正当使用 ——中顺洁柔纸业股份有限公司与南通市濠景纸品厂侵害商标权纠纷案 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜描述性使用｜商品质量 〖审理法院〗南通市中级人民法院 〖案号〗（2015）通中知民终字第00001号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（原审原告）：中顺洁柔纸业股份有限公司（简称“洁柔公司”） 被上诉人（原审被告）：南通市濠景纸品厂（简称“濠景厂”） 〖案情概述〗 “洁柔”商标注册人系洁柔公司，核定使用商品类别为第16类：卫生纸，纸巾，纸手帕等，核准注册日为1999年2月7日。濠景厂成立于2002年，经营范围为一次性生活用纸包装，销售，并于2004年4月14日经国家商标局核准获得“濠景”商标的商标专用权。洁柔公司发现濠景厂在其卫生纸产品包装上使用“柔洁”二字，认为其行为构成了对洁柔公司的商标侵权行为，遂提起诉讼要求濠景厂停止侵权、赔偿损失、消除影响。 一审法院判决驳回洁柔公司的诉讼请求。洁柔公司不服，提起上诉。二审法院判决驳回洁柔公司的上诉，维持原判。 〖裁判要点〗 故濠景厂在其卫生纸产品包装上使用“柔洁”二字并非商标性使用，也未造成相关公众混淆或误认，不构成对洁柔公司“洁柔”商标的侵权。一审法院据此驳回洁柔公司的诉讼请求。 04 出于不正当竞争意图使用含有地名的注册商标，构成商标侵权 ——灌南县预算外资金管理局、江苏汤沟两相和酒业有限公司与陶芹侵害商标权纠纷案 〖提示〗出于攀附商标权人注册商标的商誉或知名度，以使消费者产生混淆或误认的意图使用含有地名的注册商标，超出商标正当使用范畴，构成商标侵权。 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜描述性使用｜地名 〖审理法院〗江苏省高级人民法院 〖案号〗（2006）苏民三终字第0094号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（原审原告）：江苏省灌南县预算外资金管理局（简称“预算外资金管理局”） 上诉人（原审原告）：江苏汤沟两相和酒业有限公司（简称“两相和公司”） 被上诉人（原审被告）：陶芹 〖案情概述〗 1987年，江苏省灌南县汤沟镇酒厂经国家商标局核准，注册登记“TG”加文字“汤沟”（繁体）组合图形商标，注册商品类别为第33类（酒）商品。2005年1月，预算外资金管理局授权两相和公司使用涉案“汤沟”商标。 2006年1月，预算外资金管理局和两相和公司在江苏省张家港市发现，陶芹在其经营的灌南县汤沟曲酒厂的企业名称中使用注册商标文字“汤沟”，并在其产品包装装潢上以红底金字显示“汤沟”字样，侵犯预算外资金管理局和两相和公司的商标权，故诉至法院，请求判令陶芹停止侵权并赔偿经济损失20万元。陶芹辩称其是对地名的正当使用。 〖裁判要点〗 一审法院认为：具体分析行为人是否侵犯他人商标专用权时，既要依法保护商标权利人，同时也要合理维护正当的公众利益。根据《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条规定，地名属于社会公共领域词汇，商标权利人以地名作为注册商标，其权利应当受到一定的限制，无权禁止他人在相同或类似商品上正当使用该地名来表示商品与地域因素之间的联系。 二审法院认为：对于注册商标中涉及地名的，商标权人虽然无权禁止他人在相同或类似商品上正当使用该地名来表示商品与产地之间的联系，但如有证据显示，他人使用该地名并非出于标注产地的需要，而是出于攀附商标权人注册商标的商誉或知名度，以使消费者产生混淆或误认等不正当竞争意图的，则应当认定该使用行为超出了我国商标法规定的正当使用范畴，构成商标侵权。 本案中，预算外资金管理局所有的注册商标中的“汤沟”二字虽然来自于地名“汤沟镇”，但证据证明“汤沟”作为酒类商标的知名度已明显高于其作为地名的知名度。在此情况下，之后在相同的商品上使用“汤沟”地名时应当受到严格限制，即只能限于正当表明商品产地的需要。 陶芹在其产品包装的合理位置已明确标注其厂址“江苏省灌南县汤沟镇”，足以表明商品产地的情况下，又在产品包装的中部使用较大的字体标注“汤沟”并使用和涉案注册商标中“汤沟”文字相同的繁体字，其行为并非单纯出于标注商品产地的需要。 05 标识用于描述商品制作工艺属于正当使用，不构成对注册商标的侵权 ——光明乳业股份有限公司与美食达人股份有限公司、上海易买得超市有限公司侵害商标权纠纷案 〖提示〗描述商品制作工艺的温度标识，未造成公众混淆，不构成商标性使用，属于商标法第五十九条第一款所述的商标权人无权禁止的正当使用行为。 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜描述性使用｜商品特征 〖审理法院〗上海知识产权法院 〖案号〗（2018）沪73民终289号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（原审被告）：光明乳业股份有限公司（简称“光明公司”） 被上诉人（原审原告）：美食达人股份有限公司（简称“美食达人公司”） 原审被告：上海易买得超市有限公司（简称“易买得公司”） 〖案情概述〗 美食达人公司在第43类咖啡馆、蛋糕店等上注册 “85℃”等系列商标，并享有一定知名度，其中“85度C”被我国商标局认定为驰名商标。2016年5月，美食达人公司发现，光明公司生产的光明优倍高品质鲜牛奶产品外包装及光明公司广告宣传上使用了与其注册商标相同或相似的“85℃”，认为光明公司侵犯了其注册商标专用权，遂提起诉讼，要求光明乳业和易买得超市有限公司立即停止侵权，并赔偿人民币500万元。 一审法院判决光明公司停止侵权并赔偿人民币40万元。光明公司不服，提起上诉。二审法院判决撤销原判，驳回美食达人公司一审全部诉讼请求。 〖裁判要点〗 一审法院认为：被控侵权标识具有描述性含义是构成正当使用的前提，且仅为正当使用的法定构成要件之一，法院仍需审查其具体使用方式以及通过使用方式体现出来的正当性与否。法院应当参考商业惯例等因素予以综合判定使用人是否主观善意，即主观上无恶意，且客观合理，即行为具有妥当性和必要性。 二审法院认为：本案争议本质在于对涉案注册商标的保护范围与温度标识合理使用范围。司法实践中，在处理涉及正当使用抗辩的问题时，应当在比对被控侵权标识与涉案注册商标相似程度、具体使用方式的基础上，分析被控侵权行为是否善意（有无将他人商标标识作为自己商品或服务的标识使用的恶意）和合理（是否仅是在说明或者描述自己经营的商品或服务的特点等必要范围内使用），以及使用行为是否使相关公众产生混淆和误认等因素，综合判断被控侵权行为究竟是商标侵权行为，还是属于正当使用行为，以合理界定注册商标专用权的保护范围，达到商标专用权和公共利益之间的平衡。 据此，判决撤销原审判决；驳回被上诉人一审全部诉讼请求。 06 标识揭示商品的地缘文化特质，不构成对注册商标的侵权 ——董福林与陈丽君侵害商标权纠纷案 〖提示〗标识揭示商品的历史和地缘文化特质，未造成公众混淆，构成商标法地五十九条第一款所述的正当使用行为。 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜描述性使用｜商品特征 〖审理法院〗江苏省高级人民法院 〖案号〗（2015）苏知民终字第00005号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（原审原告）：董福林 被上诉人（原审被告）：陈丽君 〖案情概述〗 2002年5月14日，经国家工商行政管理总局商标局核准，扬州市广陵区得胜桥刀剪店取得“三把刀”注册商标专用权，核定使用商品为第8类的餐具，修剪剪刀，修指甲工具等。扬州市广陵区得胜桥刀剪店系个体工商户，经营业主系董福林。董福林发现扬州市广陵区快又好五金百货批发部业主陈丽君所有的2940件修脚刀套件上标有“扬州三把刀”字样，认为其行为侵害了自己的注册商标专用权，遂提起诉讼要求陈丽君停止侵权并赔偿损失。 一审法院判决驳回董福林的全部诉讼请求。董福林不服，遂提起上诉。二审法院判决驳回董福林的上诉，维持原判。 〖裁判要点〗 据此，一审法院认为陈丽君在其商品及包装上使用“扬州三把刀”文字的行为不构成对董福林注册商标专用权的侵犯，判决驳回董福林的全部诉讼请求。 二审法院认为：通过考察扬州的历史文化可知，“扬州三把刀”有几千年的文化传承，早已成为扬州美食、沐浴、美发三个行业及其服务、技艺、文化的象征及代名词。这一称谓以及所指代的相关行业负载着悠久的历史文化和著名的工艺技术，为扬州内外公众所熟知，成为扬州人民的宝贵财富。因此，董福林在刀具上注册商标中含有的“三把刀”文字代表着扬州的美食、沐浴、美发三个行业及其文化、服务和技艺等内涵和特点，符合《商标法》第五十九条第一款关于注册商标中的文字直接表示了商品的“其他特点”的规定。 07 ——维多利亚的秘密商店品牌管理公司与上海麦司投资管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜指示性使用 〖审理法院〗上海市高级人民法院 〖案号〗（2014）沪高民三（知）终字第104号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（原审被告）上海麦司投资管理有限公司（简称“麦司公司”） 被上诉人（原审原告）维多利亚的秘密商店品牌管理公司（简称“维多利亚公司”） 〖案情概述〗 维多利亚公司系全球著名内衣品牌“VICTORIA"SSECRET”（中文名：维多利亚的秘密）的所有人，其享有分别注册在第35类服务商标和第25类商品商标上的“VICTORIA"SSECRET”、“维多利亚的秘密”四个商标的专用权。 维多利亚公司发现，麦司公司未经许可，擅自在其经营的店铺招牌、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用维多利亚公司的“VICTORIA"SSECRET”商标，通过专卖店形式销售商品，在大量的宣传和推广活动中使用“VICTORIA"SSECRET”和“维多利亚的秘密”商标，同时对外宣称其店铺为维多利亚品牌的直营店、专卖店、旗舰店，宣称其为该品牌运营总公司、中国区品牌运营商、维秘中国总部等，开展特许加盟销售活动，构成商标侵权和不正当竞争。故提起诉讼，请求判令麦司公司立即停止商标侵权和不正当竞争行为，消除影响并赔偿人民币510万元。 一审法院判决麦司公司停止侵权并赔偿人民币50万元。麦司公司不服，提起上诉，二审法院维持原判，驳回上诉。 〖裁判要点〗 08 突出使用他人商标造成公众混淆，不构成商标指示性正当使用 ——沃尔沃商标控股有限公司与浙江省瑞安市长生滤清器有限公司商标侵权纠纷案 〖提示〗在突出位置显著标明他人注册商标，隐匿自己的企业名称和商标，易使消费者产生其与他人商品之间存在特定联系的误认或联想，不构成商标指示性合理使用。 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜指示性使用 〖审理法院〗上海市浦东新区人民法院 〖案号〗（2005）浦民三（知）初字第40号一审民事判决书 〖当事人〗 原告：沃尔沃商标控股有限公司（VOLVO Trademark Ho1ding Aktiebo1ag）（简称“沃尔沃公司”） 被告：浙江省瑞安市长生滤清器有限公司（简称“长生公司”） 〖案情概述〗 瑞典的沃尔沃有限公司于1997年在我国注册了“VOLVO”文字商标，核定使用商品包括第12类汽车、汽车组件及附件等。2003年该“VOLVO”注册商标被核准转让给沃尔沃商公司。 2005年，沃尔沃公司发现长生公司向海关申报出口的滤清器上以醒目、大号的英文标有“FOR VOLVO”字样，在数行不同语言的产品名称之下，有一个小字体的单词“Replace”，且商品或外包装盒上未显著标注制造者及其客户的名称。沃尔沃公司认为其商标专用权受到侵害，遂提起诉讼，请求法院判令长生公司应知侵权并赔偿损失。长生公司抗辩称其产品上已经已经标示了客户名称和商标“OK”，标示“FOR VOLVO”是为了说明该零件适用于VOLVO汽车，故其行为不构成商标侵权。 一审法院判决长生公司停止侵权并赔偿沃尔沃公司损失。 〖裁判要点〗 由于不同品牌的汽车使用的滤清器规格可能不同，当消费者选择使用滤清器时，他必须了解其选择的滤清器是否能够适用于他的汽车，那么生产厂家必须在该滤清器上指出它可以匹配的汽车的品牌、型号等，以使消费者能够作出正确的选择，此时在该滤清器上有可能会标明汽车的品牌。但这种使用必须是使用者善意的、合理的使用，以起到说明的作用，不能因此而造成相关消费者的混淆和误认，或者使消费者对该商品与使用的商标间产生某种联想。 09 对进入流通领域的商品再次销售的行为，不侵犯商标专用权 ——法国皮尔法伯护肤化妆品股份有限公司与长沙慧吉电子商务有限公司侵害商标权纠纷案 〖提示〗销售合法进入流通领域的产品，且未对商品本身进行任何改动，属于商标正当使用，不构成对商标专用权的侵犯。 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜商标权利用尽 〖审理法院〗长沙市中级人民法院 〖案号〗（2015）长中民五初字第00280号一审民事判决书 〖当事人〗 原告：法国皮尔法伯护肤化妆品股份有限公司（简称“皮尔法伯公司”） 被告：长沙慧吉电子商务有限公司（简称“慧吉公司”） 〖案情概述〗 〖裁判要点〗 至于慧吉公司利用网络销售皮尔法伯公司商品的模式是否会造成皮尔法伯公司商标专用权的其他损害，一审法院认为，皮尔法伯公司在专柜销售的商品是成品，即不需要再特别配置即可在市场上自由流通的产品；而慧吉公司销售的亦是成品，故相关公众在专柜处与慧吉公司处购买到的商品并无实质差异。雅漾正品进入流通领域后，一般情况下，皮尔法伯公司不能禁止他人再次销售该商品，即商标权利用尽。在慧吉公司未对商品本身进行任何改动的情况下，慧吉公司利用网络对该商品进行再次销售的行为，并不会导致皮尔法伯公司本已用尽的商标权被重新激活。皮尔法伯公司虽在其官方网站及对外采访中宣称“雅漾商品仅限专柜销售”，但慧吉公司通过合法途径取得皮尔法伯公司商品并利用网络销售的行为并不受皮尔法伯公司商标权的约束。 10 未形成一定影响或超出原有范围的商标使用不成立商标在先使用抗辩 ——林明恺与成都市高新区富鸿家具经营部侵害商标权纠纷案 〖提示〗在先使用人依据商标法第五十九条第三款提出在先使用抗辩，应满足该未注册商标在先使用已具有一定影响并在原有范围内使用。 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜在先使用 〖审理法院〗最高人民法院 〖案号〗（2016）最高法民再52号再审民事判决书 〖当事人〗 再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：林明恺 被申请人（一审被告、二审上诉人）：成都市高新区富鸿家具经营部（简称“富鸿经营部”） 被申请人（一审被告）：成都富森美家居实业有限公司（简称“富森美公司”） 〖案情概述〗 林明恺于2009年9月25日向国家商标局申请“理想空间”商标注册，并于2012年5月21日取得注册商标证，核定使用于第20类家具、陈列柜等商品类别上。2015年，林明恺发现富森美公司展厅命名为“理想空间”，并在宣传手册、导购指示牌、店面装潢中出现“理想空间”名称、字样；富鸿经营部店面招牌、员工名片上印有“理想空间”字样。林明恺认为其商标专用权受到侵害，遂提起诉讼，要求富鸿经营部、富森美公司停止侵权、消除影响并赔偿人民币50万元。富鸿经营部、富森美公司抗辩称“理想空间”商标是案外人富运公司在先使用，并具有一定影响力的商标，富鸿经营部获授权后在原有范围内继续使用，属于正当使用，不构成侵权。 一审法院判决富鸿经营部、富森美公司停止侵权、消除影响并赔偿人民币5万元。富鸿经营部不服，提起上诉，二审法院判决撤销原判，驳回林明恺全部诉请。林明恺申请再审，再审法院判决驳回二审判决，维持一审判决。 〖裁判要点〗 针对本案在先使用抗辩是否成立，一审法院认为：超出核定使用范围使用涉案被控侵权商标的行为构成商标侵权。据此判令富鸿经营部和富森美公司停止侵权、消除影响并赔偿损失。 二审法院认为：应依据商标法第五十九条第三款保护在先使用人继续使用的合法民事权益。富鸿经营部获授权使用已在先使用并有一定知名度的商标，不构成商标侵权。据此判决撤销一审判决；驳回林明恺全部诉请。 再审法院认为：首先，以商标法第五十九条第三款为依据的在先使用抗辩仅应由在先使用人自行提出。其次，在先使用人提出该不侵权抗辩应同时满足：1.使用时间在先。在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请注册和使用该商标的时间。2.在相同或类似商品上在先使用。在不相同或者不类似商品或服务上的商标使用行为，不属于不侵权抗辩事由的范畴。3.在先使用相同或近似的标志。4.在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已具有一定影响。商标注册人提出商标注册申请或使用该商标之后，在先使用人继续使用该商标的证据不应作为“一定影响”的考量因素。5.在原有范围内使用。在先使用人必须在其使用该未注册商标的原有范围内使用，而原有范围应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。 再次，确定原有范围应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式。一般而言，在先仅通过实体店铺销售商品或提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，应当认定为超出了原有范围。此外，使用该商标的商品产能、经营规模等也可在个案中作为考量因素。 本案被控侵权商标在先使用尚未达具有一定影响的程度，且富鸿经营部、富森美公司无权提出在先使用抗辩，故其构成商标侵权。据此判决撤销二审判决，维持一审判决。 11 善意使用显著性较弱的三维标志作为商品容器，不构成商标侵权 ——雀巢产品有限公司与开平味事达调味品有限公司确认不侵犯注册商标专用权纠纷案 〖提示〗使用显著性较弱的三维标志作为商品容器，主观上无攀附商标恶意，客观上未造成混淆，不构成商标侵权。 〖标签〗商标侵权｜商标显著性｜正当使用｜立体商标 〖审理法院〗广东省高级人民法院 〖案号〗（2010）粤高法民三终字第418号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（原审被告）：雀巢产品有限公司（简称“雀巢公司”） 被上诉人（原审原告）：开平味事达调味品有限公司（简称“味事达公司”） 〖案情概述〗 味事达公司前身为开平县酱料厂，开平县酱料厂至迟于1983年开始使用一款棕色（或透明）方形瓶作为其生产的“潭江桥”牌味极鲜酱油产品的外包装。1996年8月，味事达公司成立，并继续在其生产的“味事达Master”味极鲜酱油产品上持续使用前述的棕色方形瓶作为该产品的外包装，后该商标于2008年被认定为驰名商标。 1995年7月27日，雀巢公司将其先前使用的一款棕色方形瓶黄色尖顶瓶盖作为立体商标申请国际注册并获得核准。其后，雀巢公司向我国提出该“棕色方形瓶黄色尖顶瓶盖”立体商标国际领土延伸申请并于2005年7月27日获得注册，核定使用商品为第30类“食用调味品”。 2008年雀巢公司发现味事达公司生产在其生产的调味品（酱油）上使用了雀巢公司已经注册的立体商标，致函要求味事达公司停止使用并销毁带有该立体商标的产品。味事达公司为维护自身权益，提起诉讼，请求法院确认其不构成商标侵权。 一审法院确认味事达公司不侵犯雀巢公司的商标专用权。雀巢公司不服，提起上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。 〖裁判要点〗 针对商标显著性程度问题，二审法院认为：商标的显著性存在一个程度问题，即强弱之分，显著性强的商标对相近似标识的排斥力较强；反之，显著性弱的商标则对相近似标识的排斥力较弱。 雀巢公司的涉案注册商标是三维标志，为“棕色方形瓶黄色尖顶瓶盖”，该三维标志属于商品的容器，再加上该标识被注册为商标之前，已在中国大陆地区被众多酱油生产企业作为包装物使用，故雀巢公司在核定使用商品“食用调味品”上使用该注册商标本身显著性较弱。 针对味事达公司是否具有主观恶意且使用包装瓶行为是否造成混淆，一、二审法院均认为：我国商标法赋予商标权人享有专用权的同时，也对商标专用权进行了限制，即商标的合理使用。味事达公司使用该款包装瓶具有其特定的历史渊源，味事达公司使用该款棕色方形包装瓶的时间早于雀巢公司在我国注册商标的时间，且使用该款包装瓶包装销售的“味事达Master”味极鲜酱油于2008年被认定为驰名商标，具有较高的知名度。故不足以认定味事达公司使用该款包装瓶具有“搭便车”、“傍名牌”、误导消费者的侵权恶意。且味事达公司使用该款棕色方形瓶时，其用途是作为液体产品的容器和外包装，并非作为商标使用，故被诉侵权物不是棕色方形瓶本身。在味事达公司清楚标注了“味事达Master”商标及其他产品信息的情况下，不会造成误认和混淆。 据此，一审法院确认味事达公司不构成商标侵权，二审法院维持原判，驳回雀巢公司上诉。 12 已注册为商标的短语可作为电影名称正当使用 ——动视出版公司与华夏电影发行有限责任公司等侵害著作权、侵害商标权、擅自使用知名商品特有名称及虚假宣传纠纷案 〖提示〗即使与电影名称相同的短语被注册为商标，或者符合知名商品特有名称的条件，商标权人也不能阻止他人将该短语作为电影名称正当使用。 〖标签〗商标侵权｜正当使用｜不正当竞争｜知名商品｜特有名称 〖审理法院〗上海知识产权法院 〖案号〗（2018）沪73民终222号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（原审原告）：动视出版公司（简称“动视公司”） 上诉人（原审被告）：华夏电影发行有限责任公司（简称“华夏公司”） 原审被告：长影集团译制片制作有限责任公司（简称“长影公司”） 原审被告：上海聚力传媒技术有限公司（简称“聚力公司”） 〖案情概述〗 动视公司于2003年开始发售《使命召唤》（《CALLOFDUTY》）游戏，并于2013年在中国注册“使命召唤”商标，分别核定使用于第9类计算机游戏软件等商品及第41类电影制作等服务项目。其还享有《现代战争网络游戏软件（CallofDutyOnline）V1.0.0.1》计算机软件及“使命召唤”美术作品的著作权。 2015年4月，华夏公司取得电影《狙击枪手》在中国境内影院的发行放映权，并委托长影公司译制影片。后影片更名为《使命召唤》，于2015年9月18日在国内上映。同年12月，聚力公司获得该影片的非独家网络授权。 动视公司认为，华夏公司将“使命召唤”商标用作电影名称，侵害其商标权；在电影海报和预告片中使用“使命召唤”艺术汉字，侵害其美术作品著作权；使用其知名系列游戏的中文名称，构成不正当竞争。 遂提起诉讼，请求判令华夏公司停止侵权、消除影响并赔偿损失200万元。 一审法院判决华夏公司停止侵权及不正当竞争行为、消除影响赔偿动视公司30万元。动视公司、华夏公司不服，提起上诉，二审法院判决驳回上诉，维持原判。 〖裁判要点〗 针对著作权侵权，一、二审法院均认为：在电影海报及预告片中使用与动视公司作品主要部分完全相同的“使命召唤”美术字，并在网络上传播的行为，侵害动视公司对其美术作品享有的信息网络传播权。 针对商业权侵权，一审法院认为：文学艺术创作鼓励自由表达。电影名称通常短小精炼，是对电影内容的高度概括和提炼。由于其高度概括性和抽象性，公众应有利用相同的名称创作不同电影作品的自由。 因此，即使与电影名称相同的短语被注册为商标，或者符合知名商品特有名称的条件，也不能阻止他人将该短语作为电影名称进行正当使用，否则将造成不合理的垄断。但文学艺术创作的自由也有边界，表达内容不能侵害他人合法权益，不正当地使用他人作品名称仍可能构成侵权。 本案动视公司在第9类商品及第41类服务上注册“使命召唤”商标，仅说明其取得了在电影载体等商品及电影制作、发行等服务上标注“使命召唤”的专有权利，并不代表其在电影名称上也获得了专有权。故华夏公司使用“使命召唤”作为电影名称不构成商标侵权。 在动视公司所主张的不正当竞争行为已被一、二审法院支持的情况下，二审法院未就华夏公司被控侵权行为是否构成商标侵权继续审理。 涉案“使命召唤”游戏在中国市场有一定影响力，且“使命召唤”一词在游戏领域已能与动视公司建立特定联系，故可以认定为知名商品的特有名称。在不契合电影内容的情况下，华夏公司将“使命召唤”作为电影名称使用，具有攀附商誉的主观恶意，且相关公众已经产生了误认，构成对动视公司的不正当竞争。据此判决华夏公司停止侵权及不正当竞争行为、消除影响并赔偿损失。 注：以上作品排序为裁判时间 参赛作品由同济大学2017级知识产权本科生林诗钰、张清扬、朴婉茜、张朔宁撰写 指导单位：上海大学法学院/知识产权学院 主办单位：上海大学法学院知识产权应用研究中心 承办单位：上海大学知识产权协会 赞助支持：百一知识产权 媒体支持：法务收藏家、《上海知识产权》 供稿｜林诗钰、张清扬、朴婉茜、张朔宁 编辑｜ZYF 【版权申明】本公众号分享文章旨在传递知识产权资讯，与大家学习交流，无任何商业性使用目的。如果涉及版权及相关权益问题，请及时与我们联系，我们会第一时间积极配合处理，谢谢！