【案例概要】被动使用商标案例裁判规则汇总（八则）_威尔曼 2019知识产权案例概要（裁判规则）撰写比赛正式拉开帷幕，第二小组的参赛作品产生啦！上海大学2018级知识产权研究生陈云凤和徐乂之两位同学，归纳总结了八个涉及“被动使用商标”的案例。 被动使用商标纠纷案 1 社会公众所知晓的商标，并不能必然认定为企业的未注册商标 ——辉瑞有限公司、辉瑞制药有限公司与广州威尔曼公司等侵犯未注册驰名商标权纠纷申请再审案 〖提示〗仅有社会公众和媒体对争议商标的宣传，而使其为大众所知晓，但企业自身并未宣传和使用的，不能将争议商标认定为企业的未注册商标。 〖标签〗商标俗称｜被动使用｜未注册商标 〖审理法院〗最高人民法院 〖案号〗(2009)民申字第313号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（原审原告）：辉瑞公司、辉瑞制药公司 被上诉人（原审被告）：广州威尔曼公司、北京新概念公司、江苏联环公司 〖案情概述〗 法院最终驳回辉瑞有限公司、辉瑞制药有限公司的再审申请。 〖裁判要点〗 最高人民法院法院认为：首先，由于辉瑞公司已于2001年1月28日将“VIAGRA”文字商标转让给辉瑞产品有限公司，在本案一审起诉时及整个诉讼过程中，辉瑞公司均不是“VIAGRA”文字商标的商标权人，因此辉瑞公司对“VIAGRA”文字商标以及其所主张的“VIAGRA”文字商标的中文翻译“伟哥”不享有任何权益。其次，尽管多家媒体在相关报道中将“伟哥”与“VIAGRA”相对应，但上述报道均系媒体所为而并非辉瑞公司和辉瑞制药公司对自己商标的宣传，且辉瑞制药公司也明确声明“万艾可”为其正式商品名，因此，不能认定媒体将“Viagra”称为“伟哥”反映了辉瑞公司和辉瑞制药公司当时将“伟哥”作为商标。最后，辉瑞公司、辉瑞制药公司所提交的媒体的报道不足以证明“伟哥”在中国有较高的知名度和声誉，也未举证证明其对“伟哥”商标进行了广告宣传，且不能提供“伟哥”商标在中国作为驰名商标受保护的记录以及其他可以证明“伟哥”驰名的证据。因此，不能认定该标识构成辉瑞公司的未注册商标，更不能认定其构成未注册驰名商标。 2 商标注册侵犯其他企业名称简称的在先权利的，依法不予注册 ——广州林叶机电科技有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会及广汽本田汽车有限公司、本田技研工业（中国）投资有限公司商标纠纷案 〖提示〗具有一定市场知名度、为相关公众所熟知并已实际具有商号作用的企业或者企业名称的简称的，可以视为企业名称，受法律保护。 〖标签〗商标抢注｜被动使用｜在先权利｜行政再审 〖审理法院〗最高人民法院 〖案号〗（2013）行提字第23号再审行政判决书 〖当事人〗 上诉人（一审原告）：广州林叶机电科技有限公司（简称“林叶公司”） 被上诉人（一审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会 〖案情概述〗 广汽本田汽车有限公司在法定期限内就被异议商标提出异议申请，商标局于2008年7月7日作出裁定被异议商标不予核准注册。林叶公司向商评委提出异议复审请求，裁定被异议商标不予核准注册。林叶公司不服，提起诉讼。 一审法院判决维持商评委的裁定。林叶公司不服，提起上诉。二审法院判决驳回林叶公司上诉，维持原判。林叶公司不服向最高院申请再审，最高院最终裁定撤销一审、二审判决。 〖裁判要点〗 一审法院认为：“广州本田汽车有限公司”与“广本”之间在相关公众中已建立了一定程度的对应关系。被异议商标由汉字“广本”及其对应拼音“GUANGBEN”构成，相关公众看到使用在相同或类似商品上的被异议商标时，容易联想到与“广州本田汽车有限公司”有关的引证商标“本田”，被异议商标与引证商标已构成近似商标。 二审法院认为：一审判决事实认定清楚，证据充分，并无不妥。 3 关联商品上注册他人在先使用商标的，构成恶意侵权 ——武汉枭龙汽车技术有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会纠纷案 〖提示〗在先使用的商标在公众当中已经取得了较大影响，被异议商标注册商品类型与在先使用商标的商品存在关联性，容易使公众产生混淆，不予注册。 〖标签〗商标抢注｜被动使用｜关联商品｜公共利益 〖审理法院〗北京市高级人民法院 〖案号〗（2016）京行终1669号二审行政判决书 〖当事人〗 上诉人（一审原告）：武汉枭龙汽车技术有限公司 被上诉人（一审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员 〖案情概述〗 2003年9月3日，我国宣布“枭龙/FC-1”战斗机首飞成功。2003年9月16日，武汉枭龙汽车公司向商标局提出被异议商标的注册申请，指定使用在“汽车、卡车”等商品上。公告期内，成都飞机工业(集团)有限责任公司提出异议。商标评审委员会经审查后裁定被异议商标不予核准注册。武汉枭龙汽车技术有限公司不服，提起诉讼。 一审法院判决驳回武汉枭龙公司的诉讼请求。武汉枭龙汽车技术有限公司不服，提起上讼，二审法院判决驳回上诉，维持原判。 〖裁判要点〗 4 他人已经使用并有一定影响的商标，包括媒体的使用和产生的影响 ——索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标纠纷案 〖标签〗抢先注册｜媒体宣传 〖审理法院〗北京市第一中级人民法院 〖案号〗（2008）一中行初字第196号一审行政判决书 〖当事人〗 上诉人（原审原告）：索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司 被上诉人（原审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会 〖案情概述〗 〖裁判要点〗 一、关于“索爱”是否为未注册驰名商标？ 《商标法》第十四条规定，认定驰名商标应当考虑相关公众对该商标的知晓程度，该商标使用的持续时间，该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，该商标作为驰名商标受保护的记录，该商标驰名的其他因素等。 在本案中，索尼爱立信（中国）公司并未依照上述法律规定提交能够充分证明在争议商标申请注册时“索爱”已经成为驰名商标的相关证据，故其关于“索爱”为未注册驰名商标的主张缺乏事实依据，法院不予支持。 二、争议商标的注册是否违反了《商标法》第三十一条的规定？ 另一方面，《商标法》第三十一条关于不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定，其立法目的在于限制违反诚实信用原则，恶意抢注他人未注册商标的行为。在本案中，索尼爱立信（中国）公司于2002年8月成立，在争议商标申请注册即2003年3月之前，已有相关媒体对索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司的“索爱”手机和其他电子产品进行宣传、报导。而且，作为业内具有较高知名度的索尼公司和爱立信公司共同成立的索尼爱立信公司以及在后成立的索尼爱立信（中国）公司，其知名度也高于其他同时间成立的一般企业。上述情况对于多年从事“电子行业”的刘建佳而言，其显然是应当知道的，换言之，索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司以及它们生产的“索爱”产品的影响已经及于刘建佳。因此，刘建佳在知道索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司拥有的“索爱”商标及其影响力的情况下，仍然在电话机等商品上注册争议商标，其行为明显具有不正当性。刘建佳关于争议商标申请注册时，索尼爱立信（中国）公司成立只有半年，其不可能具有较高知名度的主张缺乏事实和法律依据，法院不予采信。 5 英文商标的中文名被相关公众认同时，就构成商标在中国的使用标识 ——路华公司与商评委商标争议纠纷一案 〖提示〗英文商标的中文简称在中国市场的使用已经具有一定影响，并与与英文商标权利人形成了唯一的对应关系，该中文标识应认定为企业在中国的商标。 〖标签〗商标中文版｜恶意抢注 〖审理法院〗北京市第一中级人民法院 〖案号〗（2011）一中知行初字第1043号一审行政判决书 〖当事人〗 上诉人（原审原告）：路华公司 被上诉人（原审被告）：国家工商行政管理总商标评审委员会 〖案情概述〗 法院判决：1、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会的商标争议裁定；2、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会于本判决生效后就原告路华公司针对“杧虎”商标的争议申请重新作出裁定。 〖裁判要点〗 《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《商标法实施条例》第三条规定，商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。因此，被抢注的商标是指他人已经使用并有一定影响的商标，且应当由被抢注人自己在商业活动中予以了使用。 鉴于在争议商标申请日以前，在相关公众中，中文“陆虎”在中国市场的使用已经具有一定影响，第三人作为专业的汽车生产企业，理应知晓中文“陆虎”与“LAND ROVER”的对应关系以及在行业内的知名度，但其仍然将中文“陆虎”申请注册在汽车等商品上，其行为明显具有不正当性，不符合《商标法》第三十一条的规定。被告以原告的证据均非原告所为为理由，认为“在争议商标申请注册前尚无充分证据证明原告主动在中国市场宣传、使用‘陆虎’商标，并具有一定的影响”缺乏事实依据，其认定争议商标未违反《商标法》第三十一条规定的结论错误，本院不予支持。 原告提交的证据不足以证明该名称已经具备一定知名度而在相关公众中具有一定影响。在此情况下，以上事实尚不能证明“哈啤小麦王”已经成为已经使用并有一定影响的商标。 6 具有知名度的未注册商标，不必然构成未注册驰名商标 ——哈尔滨啤酒公司与商评委商标行政纠纷 〖标签〗商标简称｜未注册驰名商标 〖审理法院〗北京市第一中级人民法院 〖案号〗（2010）一中知行初字第909号一审行政判决书 〖当事人〗 上诉人（原审原告）：哈尔滨啤酒有限公司 被上诉人（原审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会 〖案情概述〗 哈啤公司不服商标局的异议裁定，于2007年10月31日向商标评审委员会提出异议复审申请，其申请的主要理由为：一、哈啤公司系国内著名的大型啤酒生产集团企业，已拥有一百多年历史，其“哈尔滨”系列啤酒在国内啤酒市场上占有较大份额并已销售海外。二、哈啤公司在1979年就已经在先注册了“哈尔滨”商标。此后，该公司将“哈尔滨啤酒”的简称“哈啤”的汉语拼音“HAPI”作为商标申请注册，获准注册了多个“HAPI”商标。其“哈尔滨”注册商标多次获得省级和国家荣誉称号。三、“哈啤”是消费者对“哈尔滨”牌啤酒的简称，属于知名商品的特有称号，该称号已经起到商标的作用，并且已经构成未注册的驰名商标。哈啤公司于2001年初推出了“小麦王”系列产品，其与该公司主商标“哈啤”同时作为商标标识使用在商品上。经过长时间的销售和信誉积累，使用上述标识的产品已经具有了一定知名度。因此，消费者在看到上述标识后，自然可以将该商标所标识的商品提供者联想为哈啤公司，该商标具备了突出的显著性。四、被异议商标“哈麦王“”与哈啤公司的“小麦王”仅一字之差，与实际使用的“哈啤小麦王”商标内容完全相同。因此，被异议商标系对“哈啤小麦王”商标的刻意模仿，具有明显的主观恶意。五、被异议商标的注册将给哈啤公司带来不良后果。 法院判决：维持被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的裁定。 〖裁判要点〗 一、本案的争议焦点二为被异议商标的申请注册是否违反《商标法》第十三条第一款的规定。 二、被异议商标的注册申请是否违反《商标法》第三十一条的规定。 《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。” 原告主张其“哈啤小麦王”商标已经构成已经使用并有一定影响的未注册商标，被异议商标系第三人恶意抢注，不符合《商标法》第三十一条的规定。 对此法院认为，首先，原告在异议复审阶段提交的证据8和在诉讼阶段向本院提交的证据13证明，原告提交的一份广告文案中出现了“哈啤小麦王”字样，但证据不足以证明该商标的实际使用情况。其次，在诉讼阶段向本院提交的证据1证明，原告的“哈啤小麦王”啤酒在2003年10月获得了“中国啤酒著名创新茶品”荣誉证书，但该证据为诉讼期间新提交的证据，且形成时间晚于被异议商标申请日，无法证明“哈啤小麦王”商标之前的使用情况。除此之外，原告向本院提交的证据显示的均是“小麦王”而非“哈啤小麦王”。因此，原告提交的证据不足以证明该名称已经具备一定知名度而在相关公众中具有一定影响。在此情况下，以上事实尚不能证明“哈啤小麦王”已经成为已经使用并有一定影响的商标。被异议商标的注册未违反《商标法》第三十一条的相关规定。 7 生产者与其产品之间以商标为媒介建立了特定联系 ——桂埔芳与广东茶叶进出口有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标纠纷案 〖提示〗某一标志能否成为商标，不在于商标权人对该标志是“主动使用”还是“被动使用”，关键是生产者与其产品之间以该标志为媒介的特定联系是否已经建立。 〖标签〗商标抢注｜被动使用｜工商裁定｜行政赔偿 〖审理法院〗最高人民法院 〖案号〗(2013)知行字第40号再审行政裁定书 〖当事人〗 上诉人（一审原告）：广东茶叶进出口有限公司 被上诉人（一审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员 〖案情概述〗 桂埔芳于2005年向国家商标局申请注册“广云贡饼”商标，并使用在茶、冰茶、茶饮料、茶叶代用品等商品上。 时至2010年7月，广东茶叶进出口公司对此提出了商标异议，商标局经审查后裁定广东茶叶公司提起的异议理由成立，对“广云贡饼”商标的注册申请不予核准。后桂埔芳又向商评委提出复议审核，商评委随即转而裁定对桂埔芳关于“广云贡饼”商标的注册申请予以核准。广东茶叶进出口有限公司对结果不服，提起诉讼。 一审法院判决撤销商评委作出的“廣雲貢餠Guang Yun Gong Bing”商标异议复审裁定书并责令其重新作出。桂埔芳不服，提出上诉，二审被驳回。桂埔芳申请再审，最高院裁定驳回桂埔芳再审请求。 〖裁判要点〗 法院认为：其一，在当下的茶叶市场中，一提到“广云贡饼”，消费者和业内人士都知道是特指广东茶叶公司生产的普洱饼茶。广东茶叶公司通过多年的商业经营活动，客观上以“广云贡饼”这一符号为媒介，在该公司与其生产的普洱饼茶之间建立起了稳固的“联系”。因此，尽管广东茶叶公司未在其普洱饼茶上实际标注“广云贡饼”，但是，基于该公司的商业经营活动，以及该公司与其普洱饼茶之间通过“广云贡饼”已实际建立起稳固“联系”的客观商业实践，可以认定“广云贡饼”属于广东茶叶公司已经使用并有一定影响的商标。 其二，桂埔芳作为在广东茶叶公司及其下属单位工作30余年的员工，理应知晓广东茶叶公司及其产品的历史，知晓广东茶叶公司生产的普洱茶饼在市场中被称为“广云贡饼”，桂埔芳在“茶、冰茶、茶饮料、茶叶代用品”商品上申请注册被异议商标构成以不正当手段抢先注册的行为。 8 不得以产生混淆的方式注册他人商标的通用名称 ——四川五纵投资顾问有限公司等与北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂商标纠纷案 〖标签〗商标抢注｜被动使用｜近似商标 〖审理法院〗北京市高级人民法院 〖案号〗(2018)京行终2096号 〖当事人〗 上诉人（一审原告）：北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 被上诉人（一审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会 〖案情概述〗 “牛二”商标（诉争商标）最初由中国蓝星（集团）股份有限公司于2009年5月26日申请，专用权期限自2010年9月7日至2020年9月6日。该商标核定使用商品第33类果酒(含酒精)；含酒精液体；含水果的酒精饮料等，后来先后转让给四川五纵投资顾问有限公司与环球佳酿酒业有限公司。 “牛二”商标在初步审定公告后，牛栏山酒厂在公告期内对“牛二”商标提出异议。针对“牛二”俩字，牛栏山酒厂认为与“牛栏山二锅头”（引证商标）构成近似，请求商标局不予核准注册。商标局经审理后，认为“牛二”商标与牛栏山酒厂引证于类似商品上在先注册的“牛栏山”商标未构成近似，裁定“牛二”商标予以核准注册。 牛栏山酒厂不服，提起上诉，一审判决撤销商评委所作裁定，并判令商评委重新作出无效宣告裁定。四川五纵公司不服一审判决，随后提起上诉。二审法院经审理后裁定驳回上诉，维持原判。 〖裁判要点〗 参赛作品由上海大学2018级知识产权研究生陈云凤、徐乂之撰写 指导单位：上海大学知识产权学院 主办单位：上海大学法学院知识产权应用研究中心 承办单位：上海大学知识产权协会 支持单位：百一知识产权 本届比赛的竞赛内容为知识产权案例概要（裁判规则）撰写，面向上海大学知识产权专业（方向）的本科生和研究生。 排版：朱淑旖 封面制作：朱淑旖 支持单位 百一知识产权（FORIDOM IP LAW FIRM）是一所创立于2004年的专业品牌与科技法律服务机构，由上海百一慧智律师事务所、上海百一领御专利代理事务所、上海百一知识产权代理有限公司组成，由多名知识产权律师、专利代理师、商标代理人、版权经纪人、技术经理人创建。 百一知识产权以专利、商标、著作权、商业秘密、技术转移转化为业务核心，以顾问式、一站式、系统化服务为主导模式，实现客户利益最大化，为企业可持续成长保驾护航。 设立至今，百一知识产权连续七年被评为全国优秀商标代理机构、连续八年被评为上海市商标诚信代理单位，2015年被评为重合同守信用单位，2016年入选英国知识产权管理杂志（MIP）中国东部专利服务排名第一梯队，同年被评为中国星级专利代理机构，且荣获全国十佳商标代理机构，国家专利和知识产权事业贡献者荣誉。 百一知识产权立足于上海，辐射长三角，服务于上海交通大学、上海同济城市规划设计研究院等科研院所，东芝公司、阿里巴巴集团等中外企业；同时和上海徐汇软件发展有限公司、上海浦东软件园股份有限公司、上海紫竹高新区（集团）有限公司、上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心形成战略合作伙伴关系，能力得到了客户的认可。