面对抢注商标，还可以主动出击_双叶社 在面对抢注商标时，很多当事人会陷入一个误区，认为既然抢注商标已经被予以核准注册，抢注人对抢注商标的使用就是合法的，我们只能通过行政程序例如无效宣告或者是撤销的方式打击对方的权利基础而无法禁止其使用。这一认知虽然在大多数情况下存在合理性，但也会局限当事人打击抢注商标的思路和手段。事实上，即便抢注商标获得了核准注册，在符合特定条件的情况下，我们仍可以通过民事诉讼的方式禁止其使用抢注商标，以达到让抢注商标处于“注而无用”的状态。 一、在先权利人可以通过提起民事诉讼禁止抢注商标的使用 【法律依据】 《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第一款规定，原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定（现行《民事诉讼法》第一百一十九条，即起诉的实质要件）的，人民法院应当受理。 【案例】“蜡笔小新”案：在后注册商标与在先著作权的冲突 在日本国株式会社双叶社与上海恩嘉经贸发展有限公司、广州市诚益眼镜有限公司、响水县世福经济发展有限公司侵犯著作权纠纷案件中，原告双叶社从“蜡笔小新”动漫人物形象著作权人处获得了该作品的出版权以及除出版权以外的著作权、著作支分权以及商品化权的授权；被告诚益公司、世福公司在第16类文具、第18类书包、第25类服装等商品上注册了蜡笔小新的图形商标，并许可恩嘉公司使用前述商标。在针对前述注册商标提起了无效宣告申请后，双叶社还以被告未经授权在产品销售、宣传及商标上非法使用其享有著作权的“蜡笔小新”美术作品（含图形与名称），侵犯其著作权为由将其诉至法院，请求法院判令被告立即停止在商标上非法使用该社作品的侵权行为。 在案件原一审二审程序中，法院均以“双叶社已经对涉案注册商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出了争议裁定申请”为由，裁定驳回双叶社的起诉。但在再审程序中，最高院经审理后最终认为，“双叶社的起诉请求不仅主张诚益公司、世福公司在注册或者持有的商标中非法使用了其享有著作权的“蜡笔小新”美术作品，还主张恩嘉公司未经许可在产品销售、宣传时非法使用其美术作品。双叶社对上述产品销售、宣传等实际使用行为提起诉讼，属于民事权益争议，在符合民事诉讼法第一百零八条规定的情况下，人民法院应当予以受理”，最终裁定指令上海市高级人民法院重审案件。 需要注意的是，由上述裁定也可以看出，在先权利人通过民事诉讼制止的通常是对抢注商标的使用行为，而非商标的注册行为，因此若抢注商标本身并未进行任何实际使用，提起民事诉讼可能很难获得支持。 【案例】“歌力思”案：在后注册商标与在先企业名称的冲突 需要注意的是，判断使用与他人在先企业名称相同或者近似的在后注册商标是否构成不正当竞争还需要考虑以下三个因素：在先企业名称（包括字号、简称等）在对方注册商标申请日之前是否已经具有一定的知名度、为相关公众所知悉；使用在后注册商标是否具有攀附在先企业名称商誉的主观恶意；在后注册商标的使用是否容易导致消费者的混淆、误认。 二、在先权利的例外：不包括普通注册商标 为避免商标行政审查权力被架空以及减轻法院的审判负担，最高院将在先注册商标从上述在先权利中予以排除。 【法律依据】 根据《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项（现行《民事诉讼法》第一百二十四条第（三）项）的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。 需要注意的是，根据上述规定，若在后注册商标未按照核准范围规范使用，由于其本质上属于未注册商标，在先注册商标权利人当然可以对未经许可使用与其相同或近似商标的行为提起侵权诉讼。 【案例】“郎”酒案 三、在先权利是注册商标驳回起诉的例外：驰名商标 【法律依据】 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条规定了在先权利是注册商标的例外，即若在后注册商标是“复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标”。 【案例】“埃索/Esso”案 在埃克森美孚公司与桂林埃索技术有限公司，桂林埃索汽车美容养护中心连锁有限公司侵害商标权纠纷案中，原告美孚公司要求法院认定其在第4类工业用油上“埃索/Esso”商标为驰名商标，并以此作为权利基础主张被告埃索技术公司在第7类“汽车用品”等商品上使用的“ASOO埃索”构成侵权，应当禁止使用；而埃索技术公司和埃索汽车美容公司认为其是在注册商标的核定使用范围内合法使用自己的商标，并未侵犯原告的商标权。 在本案中，法院在认定美孚公司在第4类注册的“埃索”、“Esso及图”商标在被告的涉案商标申请注册前已达到驰名程度后认为，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，无论埃索技术公司和埃索汽车美容公司是否已就“埃索”或“ASOO”商标在某一类商品上申请乃至获准商标注册，美孚公司均有权寻求禁止在后注册商标使用的民事救济，从而制止埃索技术公司和埃索汽车美容公司在实际经营活动中摹仿其驰名商标在不相同和不相类似的商品上作为商标使用、误导公众。结合案件事实，被诉行为足以使相关公众误以为其与美孚公司具有相当程度的联系，从而不正当地利用了美孚公司驰名商标的市场声誉，损害了美孚公司的利益。据此，法院认定埃索技术公司和埃索汽车美容公司在被诉产品和汽车服务上使用被诉“埃索”及或“ASOO”商标致使美孚公司的利益可能受到损害，从而侵犯了美孚公司注册商标专用权。 但是，以在先驰名商标为权利基础禁止在后注册商标的使用也有限制条件，即若被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持： （一） 已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的（2013年商标法修改后明确了驰名商标权利人不受5年期限的限制，因此这项限制条件在现行商标法的规定下已不适用）； （二） 被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的（该条款明确了在先商标必须在在后注册商标申请日之前已经达到驰名程度，在先权利人禁止在后抢注商标的使用才可能被法院支持）。 四、总结 总结而言，若抢注商标的使用侵犯了在先权利人享有的在先权利，在满足一定条件的情况下，在先权利人可以通过提起民事诉讼的方式禁止抢注商标的使用；在先权利通常不包括在先注册的商标，但在抢注商标申请日之前已经达到驰名程度的在先商标除外。 本文受华东政法大学王迁教授于2020年7月14日的“《民法典》中知识产权的定位和对司法实践的影响”线上讲座启发而作，感谢王迁教授的分享。 以上部分图片源自网络（侵删） 本期作者 单麟 律师