浅析外观设计专利美感要素与立体商标美学功能性之分野 原创 秦燕婷 华政东方知识产权 2019-01-07 编者按 在现代社会，产品上所承载的功能越来越多，可保护的利益也越来越丰富。在雀巢方形瓶一案中，京高院对三维标志美学功能性的立足基础提出了三点分析，认为美学功能性的设立有一重要原因是防止架空专利法。[1]而外观设计专利与立体商标关系最为复杂纠结之处，就在于外观设计专利的美感要素与立体商标的美感功能性的关系。本文通过对我国外观设计专利美感要素及立体商标美学功能性的概念内涵之探析，进而对两者的关系进行对比辨析，意图理清外观设计美感要素与立体商标美学功能性的关系，促进二者的合理良性互动。 一、问题的提出 在雀巢方形瓶案中，北京市高级人民法院对具有美学功能性的三维标志不能作为立体商标注册给出了如下三点原因：首先，保护具有美学功能性的三维标志会导致超出商标法的利益保护范围；其次，如果对具有美学功能性的三维标识进行保护会使著作权法、专利法的权利保护期限制度在相当程度落空；最后，该保护会使同业竞争者处于不合理的竞争劣势。[2]根据法院给出的第二点理由进行推断，显然法院认为立体商标设置美学功能性排除规则一定程度上是基于避免架空专利法的考量。而由于外观设计与立体商标都是由形状、图案、色彩或其结合而成的一种表达形式，[3]此处对立体商标给专利法带来的可能存在的“架空”，实际上主要针对的是外观设计。继续进行细化分析，我们可以发现外观设计专利与立体商标关系最为复杂纠结之处，就在于外观设计专利的美感要素与立体商标的美感功能性排除的关系。该问题之所以复杂，一方面是因为外观设计专利的美感要素与立体商标的美感功能性本身的概念界限就不明晰；另一方面也是由于社会实践中越来越多地出现各项知识产权在同一客体上的复合，在两者关系未理清的情况下，出现了混沌的保护困境反过来加深了问题牵涉到的因素。在意大利费列罗公司与蒙特莎公司关于金莎巧克力的纠纷中，原告意大利费列罗公司主张其包装装潢涵盖商标、外观设计、著作权等多项知识产权，但未明确指出被控侵权产品的包装装潢具体侵犯了其何种权利，要求保护的范围和权利不明。[4]该种不明确的主张就从一个侧面体现了权利人面对，如包装装潢等这类其上可能存有多项知识产权的客体，产生了如何进行权利保护的迷茫和困顿。另外，由于外观设计专利的“商标式”赋权方式，其侵权的认定与商标的混淆理论极为相似。不由得让人生疑，认为外观设计专利权不是防止他人实施发明之权，而是防止普通消费者混淆之权。[5]这一情况也使得外观设计专利与商标的“纠缠”越来越深。 二、专利法外观设计美感要素之探析 我国专利法在第二条中将外观设计定义为产品上富有美感并适于工业应用的新设计。该条文中“富有美感”这一要素一般被视为外观设计专利判断的实质性要件之一。但有学者认为不应当在外观设计的判断中引入“富有美感”这一判断标准，否则会导致外观设计的可获专利性判断因为缺乏统一的标准，而落入“美感陷阱”。[6]国家知识产权局认为尽管美感或许是一种因人而异的要素，它仍是一种法定的不可回避的要求，如果产品上存在有美感、吸引一般消费者注意的部分就可以将该部分作为重要部分看待。[7]大多学者仍然倾向于承认美感要素作为外观设计专利的判断要素之一，将美感要素与工业应用要素、新颖性和创造性一起并列为外观设计专利的实质性要件。[8] 在司法实践中主要出现过两种对“美感要素”的理解。第一种理解出现在早期的司法实践中，法院认为“美感”是一种人类对于客观实物非反感的心理感知。法院通过将外观设计的美感要素与著作权法中作品的美感水平进行对比，认为只要设计不引起一般消费者心理反感即可认为符合美感要素的要求。[9]可见在早期的司法实践中，外观设计专利的美感要素被解释为产品外观引起的非反感的一般消费者心理感知。此定义的支持者认为虽然美的判断具有一定的主观性，但由于美本身具有客观性，其客观性决定了美感也是具有客观性的，这体现于不同消费者对同一事物会产生同样的好感，以至该产品畅销世界。[10]因此美感除了具有一定主观性，更是存在一个客观的衡量标准。而该定义的反对者认为一般消费者的共同美感在认定判断中有演变为“主观臆断”的可能。[11]的确，虽然支持者认为“畅销”就可以说明“富有美感”，但到底销售需要达到何种程度，才可以认定具有不同消费者对同一事物产生同样好感，即追根究底依旧无法避免缺乏统一标准而产生的“美感陷阱”。相对于引起愉悦心理的设计，引起不适心理的设计范围可能更小，但由于两者根本上还是要依赖于人们的主观感受，如此定义下的美感要素仍然充满不确定性，故该定义不可取。而第二种理解出现在近几年的司法实践中，法院认为“富有美感”是指一般消费者对于非功能性的设计要素变化的视觉感受。2010年《专利审查指南》修订中指出“富有美感是指在判断是否属于外观设计专利权的保护客体时，关注的是产品的外观给人的视觉感受，而不是产品的功能特性或者技术效果。”[12]司法实践中法院还进一步点出该种视觉效果创新性改进的要求，是对于仅仅具有功能性而不具有美感的产品设计而言的，即美感要素是与功能要素相对的。美感要素强调的是一般消费者对于设计要素变化的额外关注，而非对消费者对于功能或者技术效果变化的额外关注。[13]持该种观点的学者认为鉴于美感的判断太过主观，不适宜用这个词来界定法律规定的外观设计的对象域，将“富有美感”理解为“装饰性”更为适当。[14] 相较于基于主观感受对美感要素进行解析，后一种定义中将装饰性的视觉效果作为“富有美感”的主要内容更为合理。“装饰性”的概念最初起源于《美国专利法》第171条第1款的规定[15]，该条款规定装饰性是外观设计专利获得保护的重要条件之一。此处的装饰性是相对于功能性而言的一个概念，而非相对于丑陋的美感概念。工业品外观设计专利的保护，既是工业经济不断发展的产品，更是人们对于工业产品不满足于其功能而对外观美感（装饰性）提出需求的体现。[16]“富有美感”这一因素起到将外观设计与发明、实用新型这些专利进行区分的重要作用。而在我国，在《专利法》第三次修改过程中，全国人大法律委员会也曾就是否要用“装饰性”代替“富有美感”进行了讨论，并且提出“富有美感”一词的理解应当落眼于产品外观给人的视觉感受，而不是该产品的功能特性或者技术效果，这是外观设计专利与发明和实用新型专利之间的本质区别。[17]这种理解实际上也体现了功能性与装饰性二分。如果产品外观并非人们关注的事项，则用垄断权来保护产品外观上的装饰性将缺乏意义。因此将“富有美感”定义为区别于产品功能效果的视觉效果较为合理。而考虑到对社会影响较差，且对该行业产品无促进作用的设计不应当受到专利法保护，我国外观设计专利的“富有美感”要求不仅应当意味着视觉效果，还应当基于外观设计向良性方向发展的考虑，将违背基本道德和公序良俗的设计排除在保护范围之外。[18]因此“富有美感”的要求应当定义为具有不违背基本道德和公序良俗的视觉效果。 三、商标法立体商标美学功能性之探析 根据我国《商标法》第十二条的规定[19]，“仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状”不能被注册为商标，这体现了三维标志注册中的实用功能性例外，但对于该条后半部分“使商品具有实质性价值的形状”如何理解却未有明文规定。在我国的司法实践中，法院通常认为“具有实质性价值”是通过相关公众的购买行为实现的，对其存在两种理解。[20]第一种理解认为三维标志形状阻碍自由竞争即为“具有实质性价值”。在之宝打火机案一审中，京一中院认为，如果一项产品使用了涉案的立体商标从而使得该商品价格明显高于同类产品，或者消费者之所以选取该特定商品就是由于其选用了三维标志所示的形状，就应当认定该三维标志“具有实质性价值”。并点明“具有实质性价值”的设置目的在于避免特定主体通过注册立体商标获取不当的竞争优势，从而与自由竞争的基本原则相违背。[21]反对该种观点的学者认为，吸引消费者的装饰性设计是无限的，很难想象存在不可替代的设计，该种定义会使得落入范围的特征过少。[22]第二种理解存在于在雀巢方形瓶案中。此案中京高院认为“具有实质性价值”指的是美学功能性，具体来说当对消费者的购买行为起决定性作用的是外观美感，即属于对商品“具有实质性价值”的形状。[23]支持该种理解的学者认为，我国规定中的“具有实质性价值”应当等同于美国功能性分类中的美学功能性，由此在我国该种商标即使获得显著性，也可由于具有美学功能性而不可注册。[24]这种观点也不乏反对之声，反对者认为美学功能性规则并无存在的意义，我国《商标法》第十二条后半段的“使商品具有实质性价值的形状”，不应当简单粗暴地等同于美国的美学功能性规则，而是应当将其理解为对于显著性的一种要求。[25] 如果将我国《商标法》第十二条后半段的“使商品具有实质性价值的形状”简单地理解为美学功能性，即通过美学吸引相关公众获得更高销量的话，显然很少有三维标志可以避开美学功能性规则，因为起初设计三维标志时作为产品整体中一部分进行考虑，大多设计者会去迎合相关公众的兴趣。但我国《商标法》第十二条规定中的“使商品具有实质性价值的形状”设置在与实用功能性排除规则的并列位置，根据符合条文内部协调的解释规则，该处的“实质性价值”还是应当理解为非实用功能性上体现的价值，即美学上的价值。令人疑惑的不是美学这一讨论领域本身，而是其中涵盖美学价值范围之边界。最早提及美学功能性的是美国侵权法重述，重述中将美学功能性描述为部分美学特征能促进美学价值产生、有助于实现产品所要达到目标的功能属性。[26]而其在司法实践中的运用则源于帕列罗诉华莱士瓷器公司(Paglierov.WallaceChinaCo.)一案，第九巡回法院在该案中认为如果一个设计是该商品成功的重要因素，就会因为美学功能性被排除出商标法的保护范围。[27]雀巢方形瓶案和美国帕列罗诉华莱士瓷器公司案中有一个相通之处，即除了考虑到美学功能性，还强调了该设计需要对该产品来说，是“重要的”或“起决定性作用的”。更明确地对该种判断进行分析，应当是在确定讨论范围为美学价值的基础上，相对于涵盖所有会增加消费者购买欲望的美学价值因素，将“美学”理解为“竞争需要”层面上的“美学”，从而限缩其涉及到的范围。只有一个三维标志的美感要素为一个生产者所专有会导致竞争需要不能被满足时，才应当阻止该三维标志获得注册。该“竞争需要”的程度判断标准应当针对不同行业进行区分，就如雀巢方形瓶一案中最高院论述中所提及，像毛绒玩具等相关公众主要依据外观进行选购的行业，对其外形的设计就应当落入排除的范畴，不能作为立体商标进行注册。相反，在清洁用品等消费者更注重内部产品本身实用性的行业，其外形设计就不应当由于具有一定的美学价值就被排除在可被注册为立体商标的范围之外。因此，“具有实质性价值”更为适当的定义应当是具有满足竞争需要的美学价值。 四、外观设计美感要素与立体商标美学功能性之分野 首先，二者在制度目的上存在分野。外观设计美感要素的设立是为了区分外观设计专利与发明、实用新型专利，鼓励不同于实用功能的一种视觉功能改进，并为外观设计划定一个底线，以促进工业产品设计的良性发展和进步。而三维标志美学功能性的设立则是在美学价值领域进行部分的注册商标排除。为了保护竞争需要，避免出现在以美学为核心竞争要素的行业中，通过立体商标注册垄断必要的竞争要素的情况。可以说两者的设立目的是完全不同的，这一设立目的的差异也影响到二者在其他方面的设置。 其次，二者在评判主体标准上存在分野。外观设计专利的美感要素不同于外观设计的新颖性等要素，它涉及到的是外观设计发展整体方向上的正确和专利内部的类型区分，是外观设计一个美感的“最低门槛”。由于外观设计是基于消费者对工业产品外形设计的需求而产生，其判断主体采取一般消费者标准，以一般消费者的眼光去判断该设计是否因其对称、比例、和谐等客观属性产生了美学的价值，而非实用功能上的价值。[28]至于其相较于之前的设计更为新颖、更有创造力则可以采取其他判断主体标准来确认该外观设计在设计领域的进步，从而确认该设计的保护必要。但是作为进入外观设计判断门槛的美感要素要求则不宜过高，采一般消费者标准较为适宜。但三维标志的美学功能性排除则不同，基于其核心竞争要素考量的需要，立体商标美学功能性的判断主体标准现在主要仍沿用商标的判断主体——相关公众的判断标准。这一判断标准对美学功能这一领域的划分判断较为有效，但对于美学价值基础上的美学功能性排除范围限缩来说，仅仅依靠相关公众较难达到切合实际的评判结果。由于相关公众虽然熟悉该产品对消费者的主要吸引点，但却不能较好地熟悉该行业的竞争空间情况，从而判断该吸引消费者的设计之垄断是否会阻碍自由竞争。故相关公众判断该设计是否具有美学价值的基础上，应当辅以行业内部人员对该行业关于该设计在竞争需要中的判断，以限缩排除的范围。故在判断主体上，二者也不尽相同。 最后，二者在涵摄范围上存在分野。由于生产者对工业产品的外形进行设计主要目的是为了吸引消费者购买产品，因此外观设计专利的美感要素应当涵盖了设计中所有可以提升消费者购买欲望的部分。而立体商标的美学功能性中所涉及的要素则不然，由于其竞争必要考量的立足点，只有当该美学要素的垄断会不适当地限制自由竞争时，该美学要素才应当被涵摄在美学功能性排除的范围内。故美学功能性中的美学因素所涉的设计小于外观设计专利中的美感要素所涉的设计。 通过对二者进行对比分析，我们可以发现三维标志美学功能性排除规则的适用完全参照外观设计专利中的美感要素显然并不合适，但是外观设计专利权的授予可以对三维标志美学功能性的美学基础判断提供参考，即被授予外观设计专利权的设计一般都符合美学功能性中具有美学价值的基础判断，可在此基础上再进行竞争需要的判断。而针对已被授予外观设计专利的产品外观是否可以申请注册立体商标的问题，则应当根据行业的不同而区分处理。像玩偶等美感设计是其核心竞争要素的产品，即使其被授予了外观设计专利，仍会由于美学功能性排除规则而无法注册商标。[29]这其实与二者的关系无涉，依旧是根据美学功能性规则进行的判断，也就是说即使是被授予了外观设计专利的产品外观，除非其外观美感是涉及到该行业产品的核心竞争力，否则，只要具有显著性，就仍应当可以受到商标法的保护，而不应当由于其已被授予外观设计专利权就不允许其选择获得基于其另一价值的对应保护。如果不允许对该种载有多种保护价值的客体受到多重保护，就会得出所载价值越多，越难以受到良好保护的荒谬结论。 五、结语 现代社会中特定产品部分承载的价值愈加多元，不能正确厘清知识产权法内部的相互关系就无法提供合理充分的法律保护。外观设计专利的美感要素应当理解为外观设计划定最低底线的装饰性区分要素，而三维标志美学功能性排除中的美学因素则应当理解为具有满足竞争需要的美学设计。二者的分野在设立目的、判断主体标准和涵摄范围上皆有体现。只有对二者的关系有清楚明晰的界定和区分，才能处理好实践中多重保护的复杂情况，保持知识产权法内部的良性互动。 （本专题由华东政法大学知识产权专业 2018级研究生秦燕婷整理、编写) 参考文献 [1]（2012）高行终字第1750号。 [2]（2012）高行终字第1750号。 [3] Uma Suthersanen.Exclusions to Design 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[27] Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d at 343 (9th Cir. 1952). [28] 宋贻珍：《外观设计“美感”的法律问题》，《求索》，2005年第11期，第101页。 [29]（2012）高行终字第1750号。