最高院最新“涉外定牌加工”判决对外贸领域影响——法院怎么判？ 每年4月，中国海关和最高人民法院都会同期发布前一年度典型知识产权案例。今年最高院发布的2019年典型案例之一——“本田技研工业株式会社（以下简称“本田公司”）与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司（二公司以下简称为”恒胜公司）侵害商标权纠纷案〔最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书，以下简称“最高院138号判决”〕”中，涉案侵权商品在申报出口时被海关扣留，之后案件又经历了一审、二审、再审共计三年半年时间。2019年9月，最高院做出境内涉外定牌加工企业构成侵权的最终判决，该判决与以往类似案件判决结果有所不同，很有可能对外贸生产企业产生深远影响。就此，北京德和衡律师事务所海关法专业律师赵晶与知识产权专业律师崔春花展开一场对话。 赵晶 海关法专业 律师 崔春花 知识产权专业 律师 海关怎么管？法院怎么判？企业怎么做？今天是中篇法院怎么判？ 崔春花：最高法院针对涉外定牌加工相关案件曾经有两份具有指导意义的案例，均未认定被委托人侵权。2014年最高院做出(2014)民提字第38号判决书（“PRETUL”商标案），判决思路为：当被诉侵权行为构成涉外定牌加工时，由于产品全部出口至境外，贴附的商标在中国不发挥识别功能，应不视为在中国的商标性使用，故不认定为商标侵权。2016年，最高院又做出(2016)最高法民再339号判决书（“东风”商标案），判决思路为：涉外定牌加工的产品全部用于出口，不进入中国市场销售，并未影响国内商标权利人注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。在国内出口商对外国权利人商标权尽到合理审查注意的前提下，涉外定牌加工一般不被认定为构成商标侵权。2014及2016年之后，各地方法院的裁判思路也大体上倾向于认同以上最高院判决的思路。 赵晶：您能具体分析下最高院138号判决的裁判思路和上述两个判决有什么不同吗？ 崔春花：最高院138号判决的裁判思路，相当具有开创性。具体包括三点： 第1点：最高院对涉外定牌加工是否构成商标使用的判定有很大的转变。该案的二审判决以及(2014)民提字第38号判决书（“PRETUL”商标案）等在先判例和司法实践中均认为在涉外定牌加工和出口中使用商标不构成商标法意义上的商标使用行为 ，但138号判决确立了关于涉外定牌加工和出口行为构成商标使用的新原则，从而使涉外定牌加工被判定为商标侵权从理论上成为可能。 赵晶：您的意思是虽然涉外定牌加工的所有产品全部出口境外，不会在中国境内直接接触到最终消费者，但最高院认为商品在境内已经接触到诸如承运人这类公众，且商品出口后还有可能回流中国，存在造成消费者误认的可能，所以最高院认为涉外定牌加工和出口行为已经构成了对商标的使用，属于侵权行为？ 第2点：最高院138号判决认为涉外定牌加工的产品被相关公众接触后如果有导致混淆的可能，就构成商标侵权，否定了涉外定牌加工是侵犯商标权的除外情形。该案的二审判决以及(2016)最高法民再339号判决书（“东风”商标案）等先判例和司法实践中均认为涉外定牌加工的产品全部用于出口，不进入中国市场销售，并未影响国内商标权利人的注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。如果国内出口商已对外国权利人商标权尽到合理审查和注意的，涉外定牌加工一般不被认定为构成商标侵权。但138号判决确立了关于涉外定牌加工和出口行为是否构成商标侵权的新原则。 在涉外定牌加工构成商标使用这一认定的前提下，最高院又进一步阐明认定是否构成商标侵权，应该以是否具有混淆可能性为标准，而非以实际造成混淆为标准来判断。因此，只要被诉商标与国内商标权人的商标构成近似且商品为类似商品，就可以判断出是否具有混淆可能性, 而不需要再考虑是否实际造成混淆的因素。结合第1点中，最高院对相关公众和使用地域的解释，即可以得出结论：即使涉外定牌加工产品全部用于出口，仍然存在被相关公众实际接触并引发混淆可能性，因此涉外定牌加工可能构成侵权。 至此，判断涉外定牌加工和出口行为是否构成商标侵权已经与判断其他情形下的商标侵权标准没有区别，即满足常规商标权侵权判断的构成要件，就可以被认定为侵权。就此最高院还特意强调，不应把涉外定牌加工方式作为侵犯商标权的除外情形直接加以排除。 赵晶：看来之前外贸企业，包括我个人认为的涉外定牌加工这种业务形式被认定为侵权可能性较低这一思维定式需要改变了。那么，提交外国商标权利人的商标权属证明以及外国权利人的商标使用授权是不是也于事无补？ 崔春花：是的。这正是我要谈到的第3点要点：境外商标注册及授权不再是不构成商标侵权的合法抗辩理由。 如前所述，以前的裁判思路中，在国内被委托人已对外国权利人商标权尽到合理审查注意义务的前提下，涉外定牌加工通常可以作为商标侵权的除外情形。因此，实践中，如果涉外定牌加工中的国内被委托人能够提交外国商标权利人的境外商标权属证明以及外国权利人的商标使用授权, 通常就会被认为已经尽了相应的注意义务，没有损害国内商标权人的实际利益，从而成为其不构成商标侵权的抗辩理由之一。本案二审法院提到恒胜公司生产涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权，也是基于以上逻辑，认为这样恒胜公司就尽到了合理注意义务，没有损害本田公司的实际利益，因而其涉外定牌加工行为不侵犯本田的商标权。但这个抗辩被最高院否定。 最高院在138号判决中明确指出 “商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓’商标使用授权’，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。” 由此可见，由于涉外定牌加工作为不侵权的例外情形已经被否定，以此作为前提的尽到合理审查义务以及境外商标注册和授权都已经不能够作为合法的抗辩理由。 赵晶：您从商标案件的角度的解释，让我更加清楚的了解了最高院138号判决确实可能会对对外贸企业造成很大影响。但我很好奇，为什么同样是最高院的判决，裁判思路会有这么大的改变呢？ 崔春花：这个问题问得好。我认为最高院裁判思路的变化与我国经济形势的发展、国际贸易形势的变化以及我国知识产权司法保护需求在逐步转变有关。自改革开放后，涉外定牌加工贸易曾是我国对外贸易的重要方式，地位举足轻重，因此在司法实践中对这种贸易形式一直给予了特殊的保护，几乎是作为一种商标侵权的例外情形被区别对待，即通常情况下不认定为侵权。如今，我国经济发展方式已从高速增长向高质量发展转变，涉外定牌加工在国际贸易中的比重也越来越低；与此同时，国内自主知识产权产品及民族品牌兴起并不断发展壮大，对知识产权的创造、运用、保护和管理变得更加重要。总体而言，对于国内外权利主体依据相同的规则进行平等的保护，避免给予某种贸易形式特殊保护是大势所趋，有利于维护我国法律制度的统一性、引导国内外主体尊重并重视我国的法律规定，进而促进平等市场主体之间的公平竞争和创造稳定的法制环境。 赵晶：明白了。那么，如果未来最高院138判决的裁判思路被全国法院贯彻，是否意味着从事定牌加工业务的企业法律风险会变大？ 崔春花：据我目前的查询，最高院138号判决后还没有新的涉外定牌加工案件裁判文书被公布，因此这份判决的裁判思路是否会被全国法院仿效尚未可知。但如果其裁判思路被推广，则涉外定牌加工案件的走向可能会有大的变化，相关企业侵权法律风险也将增大。 首先，对国内被委托人而言，当涉外定牌加工的商标与中国国内注册商标构成近似，且用于相同/类似商品上时，国内商标权利人提起诉讼的可能性会变大，且法院认定被委人加工及出口行为构成侵权的概率也会大幅提高；第二，国内被委托人的审慎义务范围将进一步扩大，不仅要审查委托方是否拥有境外商标权，还要审查其是否有中国境内商标注册或者相关权益，如果没有相应权利，则可能面临侵权风险；第三，境外委托方仅凭在外国已取得商标注册或“商标使用许可”即授权国内主体生产和出口商品，而并不享有在中国的注册商标权或者其他与定牌商标有关的在先权益（在先使用、著作权、驰名商标、商号权等权利）时，境外委托方、国内被委托人都可能面临侵权风险。 （未完待续，请期待下篇） （以上仅为作者观点，不代表发布平台意见）