【投票】个人赛作品展示（第一批）：2020知识产权案例概要（裁判规则）撰写比赛作品 【投票】个人赛作品展示（第一批）：2020知识产权案例概要（裁判规则）撰写比赛作品 法务收藏家 7月20日 编者按：“百一杯”2020知识产权案例概要（裁判规则）撰写比赛火热进行中，上大知协、法务收藏家、上海知识产权、百一知识产权将四“弹”齐发，同步发布参赛的案例概要作品。 个人参赛作品隆重登场！20位知识产权学生案例概要撰写作品呈现如下！Pick您心仪的童鞋吧！（投票截止22日24时） No.1 柏依洋 定牌加工中因网络平台销售构成商标侵权 ——福建泉州匹克体育用品有限公司诉无锡市振宇国际贸易有限公司等侵害商标权纠纷案 【提示】“PEAK SEASON”在海外会通过亚马逊进行销售，导致中国消费群体也能够通过亚马逊购买，因而形成在中国境内的商标侵权。 【标签】定牌加工 | 商标使用 | 商标侵权 【审理法院】上海知识产权法院 【案号】（2016）沪73民终37号二审民事判决书 【当事人】 上诉人（原审原告、反诉被告）：福建泉州匹克体育用品有限公司（以下简称匹克公司） 被上诉人（原审被告）：无锡市振宇国际贸易有限公司（以下简称振宇公司） 被上诉人（原审被告、反诉原告）：伊萨克莫里斯有限公司 【案情概述】 匹克公司于2007年8月通过受让方式获得“PEAK”商标，并于2009年9月在第25类“服装，鞋”等核定使用商品注册该商标。伊萨克莫里斯于2010年11月在美国专利与商标局核准注册“PEAKSEASON”商标，商标核定使用范围为国际分类第25类针织类、T恤衫、制服等产品。 2014年6月，伊萨克莫里斯向振宇公司发送订单，且订单的标签和吊牌为 “PEAKSEASON”。 2014年8月，匹克公司收到上海海关告知，查获振宇公司以一般贸易方式申报出口美国的标有“PEAKSEASON”标识针织男式T恤8000余件，商品上标有“PEAK”标识，涉嫌侵犯匹克公司在海关总署备案的知识产权。 2014年11月，匹克公司将振宇公司和伊萨克莫里斯诉至上海市浦东新区人民法院，请求法院判令两被告立即停止侵权，并赔偿经济损失20万元人民币等。此外，匹克公司还提出诉讼保全，扣押该批振宇公司的出口货物。 一审法院判定伊萨克莫里斯和振宇公司未侵犯匹克公司的注册商标专用权，驳回匹克公司的诉讼请求。此外，匹克公司需赔偿伊萨克莫里斯经济损失13万元人民币。 匹克公司不服一审判决，随后向上海知识产权法院提起上诉。 二审法院判定伊萨克莫里斯在相同商品上使用近似商标的行为构成对匹克公司涉案商标专用权的侵犯，应立即停止侵权。伊撒克莫里斯赔偿匹克公司经济损失2万余元，振宇公司为其帮助侵权行为承担连带赔偿责任。 【裁判要点】 二审法院认为，本案有别于典型的涉外定牌加工。被上诉人振宇公司接受被上诉人伊萨克莫里斯有限公司委托，生产并出口的服装上贴附的“PEAKSEASON”标识与被上诉人伊萨克莫里斯有限公司在美国注册的“PEAKSEASON”商标虽然文字相同，但两者相比较，在样式和字体大小上均有变化，且明显突出“PEAK”，从而使“PEAK”成为该标识的主要识别部分，与上诉人泉州匹克公司的注册商标构成近似，从视觉效果上易使相关公众产生混淆。其次，根据上诉人匹克公司在二审中提供的公证保全证据所呈现的消费模式，国内消费者通过“亚马逊中国”官方网站可以搜索在美国市场的商品并进行网购，“亚马逊”上传的照片可以放大从而较为清晰地看到商品标识。被上诉人伊萨克莫里斯有限公司亦确认其在美国是“亚马逊”网站的客户，可能将从中国等地加工的服装卖给“亚马逊”，由“亚马逊”进行分销。由此可见，即便出口商品不在境内销售，也难以避免通过各类电子商务网站使国内消费者得以接触到已出口至境外的商品及其标识，必然涉及是否会造成相关公众混淆和误认的问题。最后，根据上诉人匹克公司提交的证据，匹克公司的“PEAK”商标在全世界范围内的具有知名度，上诉人亦持续维护“PEAK”在国内外市场的影响力，故难以排除被上诉人伊萨克莫里斯有限公司的主观故意，因而构成商标侵权。 【个人点评】 但是该案的判决也是值得商榷的。由于国外的销售行为与定牌加工出口的行为是两个不同的行为，因此我认为两者应当分开评价。同时商标的地域性决定了某国的商标权只能控制该国的行为，国外的销售行为应由国外商标权控制，国内商标权不能控制，否则会与国外商标权产生冲突。 No.2 曹浩然 定牌加工被委公司已尽到注意义务且未造成实质损害不以商标侵权论 ——江苏常佳金峰动力机械有限公司、上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷案 【提示】除非有证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质损害，一般不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。 【标签】定牌加工 | 商标侵权 【审理法院】最高人民法院 【案号】（2016）最高法民再339号再审民事判决书 【当事人】 再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：江苏常佳金峰动力机械有限公司（以下简称“常佳公司”） 被申请人（一审原告、二审上诉人）：上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴公司”） 【案情概述】 印度尼西亚企业PTADIPERKASABUANA（简称PTADI公司）系在印度尼西亚注册成立的公司，并系印度尼西亚商标证书登记的“DONGFENG（东风）”商标所有人。该商标注册登记类别为07类货品／服务，包括各种柴油发动机和柴油发电机等。 2013年10月1日，常佳公司与PTADI公司签订一份委托书，内容为：PTADI公司以“DONGFENG（东风）”商标及标志持有人的身份，委托常佳公司依据商标证书“DONGFENG（东风）”商标及标志，生产柴油机及柴油机组件，出口至进出口商，但仅可以在印度尼西亚销售。该委托有效期至2017年1月19日。 2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件，运抵国印度尼西亚。上柴公司以常佳公司申报出口的该批柴油机配件涉嫌侵犯上柴公司的注册商标权为由，向常州海关提出扣留申请。 对此，上柴公司向江苏省常州市中级人民法院提起诉讼，认为常佳公司侵犯注册商标专用权，请求判决常佳公司立即停止对上柴公司注册商标专用权的侵害，并赔偿经济损失。 一审法院判决驳回上柴公司的全部诉讼请求。 上柴公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院（简称二审法院）提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判支持其一审全部诉讼请求。 二审法院判决常佳公司应于本判决生效之日起立即停止对上柴公司“东风”注册商标专用权的侵害。 常佳公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审，请求最高院依法判决予以撤销，并维持一审判决。 再审法院判决撤销二审判决，维持一审判决。 【裁判要点】 关于判断是否构成商标侵权这一问题时，一审法院认为：常佳公司的行为不属于商标法意义上的商标使用行为，因而不构成侵权。而二审法院则援引判例，认为常佳公司未尽到合理的注意义务而进行贴牌生产的行为，属于侵犯商标权。最高人民法院则认为：在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。 【个人点评】 本案的价值点在于，最高院通过类似于“举证责任倒置”的办法，认为如没有相反证据证明被委托方未尽到注意义务且未造成实质性损害，则不应认定被委托方侵权。这一“合理注意义务+实质性损害”的判断标准其实是一种较为缓和的处理办法，既能够针对严重的侵权行为、给被委托方设置一定的注意义务，也在当前“制造大国”的背景下缓和了国际贸易关系。综合来讲，利大于弊。 No.3 陈宇祯 涉外定牌加工中使用与注册商标近似商标的行为构成商标侵权 ——本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵犯商标权纠纷案 〖提示〗就他人已经注册的商标，未经许可在涉外定牌加工中使用该商标近似商标的行为属于商标法48条规定的商标的使用，构成商标法57条的商标侵权行为。 〖标签〗涉外定牌加工｜商标的使用｜商标侵权 〖审理法院〗最高人民法院 〖案号〗（2019）最高法民再第138号再审民事判决书 〖当事人〗 再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：本田技研工业株式会社（简称“本田株式会社”） 被申请人（一审被告、二审上诉人）：重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（简称“恒胜鑫泰公司”） 被申请人（一审被告、二审上诉人）：重庆恒胜集团有限公司（简称“恒胜集团公司”） 〖案情概述〗 一审法院判决被告侵权，并赔偿人民币30万元，被告恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司不服，提起上诉。二审法院判决撤销一审判决，驳回本田株式会社的诉讼请求。本田株式会社不服，申请再审，最高人民法院受理后判决撤销二审判决并维持一审判决。 〖裁判要点〗 一审法院认为：本案中被告在涉外定牌加工中未经授权使用原告近似商标的行为构成商标侵权。“HONDA”商标由本田株式会社享有商标专用权，被告恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在本田株式会社取得系列注册商标商标权的相同商品类别为第12类的摩托车上使用“HONDAKIT”商标并突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，构成商标法57条在相同商品上使用与其注册商标近似的商标，侵犯本田株式会社注册商标专用权，据此判决被告停止侵权并赔偿损失。 〖个人点评〗 No.4 黄怡珺 涉外定牌加工构成商标侵权 ——本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司侵害商标权纠纷案 【提示】涉外定牌加工在生产制造或加工的产品上以标注方式或其它方式使用商标的行为属于“商标的使用”，存在使相关公众接触或混淆的可能，亦存在商品回流国内使国内消费者混淆的可能，构成商标侵权。 【标签】定牌加工｜出口贸易｜商标使用｜混淆｜相关公众 【审理法院】最高人民法院 【案号】（2019）最高法民再138号再审民事判决书 【当事人】 再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：本田技研工业株式会社（以下简称本田株式会社） 被申请人（一审被告、二审上诉人）：重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（以下简称恒胜鑫泰公司）、重庆恒胜集团有限公司（以下简称恒胜集团公司） 【案情概述】 2016年4月3日，恒胜鑫泰公司与美华公司签订合同，该合同名为销售合同，实为涉外定牌加工合同。 美华公司及该公司常务董事吴德孟昂出具的《授权委托书》中载明，由美华公司委托恒胜集团公司加工生产涉案的摩托车散件，并贴附吴德孟昂作为权利人的“HONDAKIT”注册商标，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，将商标贴附在发动机盖、左右档风及头罩等处。 2016年9月13日，本田株式会社以恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司侵犯其注册商标专用权为由向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院（简称一审法院）提起诉讼，请求判决恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司立即停止侵权，并赔偿经济损失300万元。一审法院判决恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司构成侵权，应赔偿30万元人民币。 恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司不服一审判决，向云南省高级人民法院（简称二审法院）提起上诉，请求撤销一审判决。二审法院撤销了一审判决，驳回了本田株式会社的诉讼请求。 本田株式会社不服二审判决，向最高人民法院申请再审，请求撤销二审判决、维持一审判决。再审法院撤销二审判决，维持一审判决。 【裁判概要】 【个人点评】 本案的价值在于回归法律与法理本身，严格依照法律规定对“商标使用”的认定和“容易导致混淆的”一语的含义做出解读，有利于未来关于定牌加工纠纷司法统一，避免“同案不同判”，有利于营造高质量发展的知识产权法治环境，对今后类似案件的审理具有借鉴意义。 No.5 朱珂 定牌加工产品不造成相关公众混淆或误认时不侵犯商标权 ——浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷案 【提示】判断是否使用商标时只考虑“在我国领域内发挥商标的识别功能”，混淆可能性只考虑“我国的相关公众”。在委托加工产品上贴附标志的行为不属于商标使用行为，不构成侵权。 【标签】涉外定牌加工｜商标使用｜商标侵权｜相关公众 【审理法院】最高人民法院 【案号】(2014)民提字第38号再审民事判决书 【当事人】 再审申请人（一审被告、二审上诉人）：浦江亚环锁业有限公司（简称“亚环公司”） 被申请人（一审原告、二审上诉人）：莱斯防盗产品国际有限公司（简称“莱斯公司”） 【案情概述】 2011年1月30日，莱斯公司以亚环公司未经许可，擅自生产、销售带有“PRETUL”商标挂锁的行为侵害其注册商标专用权为由，诉至原审法院。请求判令亚环公司停止侵权行为并赔偿损失。 一审法院判决亚环公司立即停止对莱斯公司享有的注册商标专用权的侵害，赔偿莱斯公司经济损失5万元人民币（包括莱斯公司为制止侵权支付的合理开支），驳回莱斯公司的其他诉讼请求。 莱斯公司、亚环公司不服，均向浙江省高级人民法院提起上诉。莱斯公司请求二审法院撤销原判，依法改判支持莱斯公司的诉讼请求。亚环公司请求二审法院撤销原判，依法改判。 二审法院判决撤销浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬知初字第56号民事判决；亚环公司立即停止对莱斯公司注册商标专用权的侵害并赔偿莱斯公司经济损失8万元人民币，驳回莱斯公司的其他诉讼请求。 再审申请人亚环公司不服浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第285号民事判决，向最高人民法院申请再审。 再审法院判决撤销浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第285号民事判决；撤销浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬知初字第56号民事判决；驳回莱斯防盗产品国际有限公司的诉讼请求。 【裁判要点】 二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，认为未经商标权人许可，在同种商品上使用与其注册商标相同、近似的商标，侵犯了莱斯公司的商标专用权，应承担相应的侵权责任，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误。 【个人点评】 本案明确了我国司法实践对于涉外定牌加工的商标侵权问题的态度，即在判断涉外定牌加工是否构成商标侵权时排除考虑了域外因素，在判断是否构成商标性使用时只考虑“在我国领域内发挥商标的识别功能”，在考虑混淆可能性问题时只限于“我国的相关公众”。在委托加工产品上贴附的标志的行为不属于商标意义上的使用行为，不构成商标侵权。 商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆都不具实际意义。 No.6 周璟希 涉外定牌加工行为不是商标侵权的固定例外情形 ——本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案 〖标签〗涉外定牌加工｜商标使用｜相关公众｜容易导致混淆 〖审理法院〗中华人民共和国最高人民法院 〖案号〗（2019）最高法民再138号再审民事判决书 〖当事人〗 再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：本田技研工业株式会社（简称“株式会社”） 被申请人（一审被告、二审上诉人）：重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（简称“恒胜鑫泰公司”）、重庆恒胜集团有限公司（简称“恒胜集团公司”） 〖案情概述〗 株式会社向一审法院提起诉讼，请求判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司（简称“两被告”）立即停止侵犯其注册商标专用权，并赔偿其经济损失300万元。一审法院判决两被告停止侵权，赔偿原告经济损失30万元。两被告不服，提起上诉。二审法院判决撤销原判，驳回株式会社的诉讼请求。株式会社不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院提审本案，判决撤销二审判决，维持一审判决。 〖裁判要点〗 一审法院认为：两被告提交的证据无法确认其行为系涉外定牌加工。两被告在原告取得“HONDA”系列注册商标权的相同和类似的商品上，使用“HONDAKIT”文字及图形商标并突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，侵犯原告的注册商标专用权，依法应立即停止侵权。关于赔偿的问题，一审法院酌定由两被告连带赔偿原告经济损失30万元。 〖个人点评〗 No.7 毕丽敏 给商标专用权造成实质损害构成反向混淆 ——保定妙士乳业有限公司与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司侵害商标权纠纷案 〖提示〗破坏注册商标与核定使用的商品应有的联系，给注册商标专用权造成实质性损害，构成反向混淆，应当承担损害赔偿责任。 〖标签〗反向混淆｜商标侵权｜损害赔偿 〖审理法院〗山东省高级人民法院 〖案号〗（2016）鲁民终291号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（一审原告）：保定妙士乳业有限公司（简称“妙士公司”） 上诉人（一审被告）：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（简称“蒙牛公司”） 被上诉人（一审被告）：青岛国货有限公司（简称“国货公司”） 〖案情概述〗 2010年6月，妙士公司发现蒙牛公司在官网宣传“妙妙”乳酸饮料，并在多家超市销售了其生产的“妙妙”乳酸饮品，认为蒙牛公司的行为侵犯了其“妙妙”商标权，2010年8月对蒙牛公司提起诉讼。 〖裁判要点〗 关于侵害商标权问题，一审法院认为，尽管涉案商标二者字体、字形差异明显，但均为相同的汉字“妙妙”，易使人产生关联性认识，构成近似商标；从二者销售渠道、消费对象高度相关，相关公众一般注意力容易造成混淆的审理角度，被诉侵权的“乳酸饮料”与第32类“乳酸饮料（果制品、非奶）”构成类似商品；故蒙牛公司侵害了妙士公司商标独占使用权。 关于反向混淆侵权问题，二审法院认为，蒙牛公司通过多年来对使用被诉“妙妙”标识的被诉侵权产品的宣传推广，被诉侵权标识已经具有了极高的知名度和广泛的影响力，足以使相关公众将妙士公司使用其妙妙商标的商品误认为蒙牛公司商品，或误认为与蒙牛公司的商品具有某种关联，这种混淆会使注册商标与其核定使用的商品不能建立起应有的联系，给其注册商标专用权造成了实质性损害。所以，蒙牛公司生产、销售被诉侵权商品的行为及国货公司销售被诉侵权商品的行为均侵害了涉案商标权。 关于民事赔偿问题，二审法院认为，妙士公司未能举证证明其因被侵权所受到的实际损失，其为证明蒙牛公司的侵权获利提交了蒙牛公司的年报，其中显示2008年到2011年乳饮料的收入共计276.267亿元。再考虑到蒙牛公司多年来对使用了“妙妙”标识的被诉侵权产品在全国的宣传推广情况，可以认定蒙牛公司生产销售涉案侵权商品给其带来了巨大的利润。本院综合考虑蒙牛公司年报中的乳饮料收入情况、蒙牛公司的营销能力、生产销售时间、范围及妙士公司为制止侵权行为所支付的合理开支等因素，确定蒙牛公司赔偿妙士公司经济损失300万元。因妙士公司未主张国货公司向其赔偿损失，国货公司不必承担赔偿责任。 〖个人点评〗 本案系一起正确认定反向混淆行为、加大损害赔偿力度的典型案件。反向混淆系一种特殊的商标侵权行为，是指将权利人商品误认为侵权人商品，破坏了注册商标与其核定使用的商品应有的联系，给注册商标专用权造成了实质性损害。本案的裁判，反映了认定反向混淆的司法实践，为类似案例提供认定反向混淆的参考标准。同时通过对侵权人的上市年报等证据予以采信，全额支持了权利人的赔偿诉求，充分保护了涉案商标的商标权益，并让经济实力较差的商标权人的维权效果最大化。 No.8 高越 反向混淆妨碍商标识别功能构成侵权 ——曹晓冬与云南下关沱茶集团股份有限公司侵害商标权纠纷案 〖标签〗商标侵权｜反向混淆｜标识功能 〖审理法院〗最高人民法院 〖案号〗（2017）最高法民再273号再审民事判决书 〖当事人〗 再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：曹晓冬 被申请人（一审被告、二审上诉人）：云南下关沱茶（集团）股份有限公司（简称“下关沱茶公司”） 〖案情概述〗 2009年，原告曹晓冬取得“金戈铁马”注册商标（见图1），该商标核定在第30类茶等商品上。同年，曹晓冬许可金戈铁马公司在景迈古树茶、景迈沱茶等多款产品上使用“金戈铁马”注册商标。 图 1 系争商标 被告下关沱茶公司分别于2010年、2014年取得 “松鹤延年”注册商标和“下关沱茶”注册商标（见表1），该两项商标均核定使用在第30类茶等商品上。 表1 下关沱茶商标示意表 2014年，下关沱茶公司在生产的系列产品包装上使用“甲午金戈铁马铁饼”字样，并将“金戈铁马”四字放大，置于内、外包装的显著位置，在四字旁边还配有一匹呈现奔跑状态的马的图案。同时，还在内、外包装标注 “松鹤延年”注册商标和“下关沱茶”注册商标及公司名称（见图2）。曹晓冬认为，下关沱茶公司在其生产、销售的产品上使用了“金戈铁马”标志侵犯了其注册商标专用权，遂诉至法院。 图 2 下关沱茶产品包装 一审法院判决下关沱茶公司停止侵权并赔偿经济损失20万元。下关沱茶公司不服，提起上诉。二审法院判决撤销一审判决，驳回原告全部诉讼请求。曹晓东不服，申请再审。再审法院判决撤销二审判决，维持一审判决。 〖裁判要点〗 就被告是否侵犯了原告对涉案商标所享有的商标权，一审法院认为，被告在同一种商品上使用与原告涉案注册商标近似的标志作为商品装潢使用，误导公众，侵犯了原告注册商标专用权。 二审法院认为，被告并未侵犯商标权。两个重要理由是：（1）被告使用的标识与涉案商标在视觉方面存在区别，不构成近似。（2）被控侵权商品上使用的“下关沱茶”商标的知名度，远远高于涉案商标的知名度，被告没有必要攀附涉案商标来提高自己的知名度。 〖个人点评〗 我国目前对反向混淆情形下商标侵权认定标准尚无明文规定，司法实践中也缺乏客观统一的判断标准。本案判决表明，在商标侵权纠纷案件中，相关公众是否会混淆误认，既包括将使用被诉侵权标识的商品误认为商标权人的商品或者与商标权人有某种联系，也包括将商标权人的商品误认为被诉侵权人的商品或者误认商标权人与被诉侵权人有某种联系。 No.9 史孟 认定商标反向混淆的标准应与正向混淆相同 ——汕头市澄海区建发手袋工艺厂与迈克尔高司商贸（上海）有限公司等侵害商标权纠纷案 〖提示〗在进行反向混淆判断时，应秉承与正向混淆相同的标准，对于商标权的保护强度仍应与涉案商标的显著性、知名度成正比。 〖标签〗商标侵权｜反向混淆｜认定标准 〖审理法院〗浙江省高级人民法院 〖案号〗（2018）浙民终157号二审民事判决书 〖当事人〗 上诉人（原审原告）：汕头市澄海区建发手袋工艺厂（简称“建发厂”） 被上诉人（原审被告）：迈克尔高司商贸（上海）有限公司（简称“简称迈克尔高司上海公司”）、迈可寇斯（瑞士）国际股份有限公司（简称“迈可寇斯瑞士公司”）、浙江银泰百货有限公司（简称“银泰公司”）、北京京东世纪贸易有限公司（简称“京东公司”） 〖案情概述〗 一审法院判决建发厂主张的反向混淆不成立，驳回建发厂的诉讼请求。建发厂上诉，二审法院判决驳回上诉，维持原判。建发厂不服申请再审，最高院裁定驳回再审申请。 〖裁判要点〗 一审法院认为：在进行反向混淆判断时，标识的近似性，注册商标的显著性、知名度，相关公众的注意力程度等判断标准与正向混淆并无不同。被诉侵权标示具备了一定程度的市场知名度，不能作为混淆可能性的考量因素，加之涉案商标和被诉侵权标示具有在市场上共存的可能性，不会当然造成相关消费者的混淆或误认。综合考量商标权人、被诉侵权标识的使用人及消费者的利益，认定反向混淆不成立。 二审法院认为：对于反向混淆的认定，在被诉标识知名度高于权利商标的情况下，也应适用与正向混淆基本相同的评判规则，对于商标权的保护强度仍应与商标的显著性、知名度成正比。对于显著性弱、知名度低的商标，应将其禁用权限定于较小的范围，否则就可能导致显著越低、知名度越小的商标越容易构成反向混淆，越容易获得法律保护的后果，与商标法的立法宗旨相悖。涉案商标的固有显著性弱，亦未通过后续使用获得较强的显著性和知名度；被上诉人使用被诉标识在主观上并无利用建发厂涉案商标的商誉，造成相关消费者混淆、误认之故意，且其使用主营商标简称“MK”具有合理理由；就目前的市场现状来看，客观上既不会造成相关公众的正向混淆，也不会造成反向混淆。因此认定被诉标示与涉案商标不构成反向混淆，被诉行为不构成对建发厂涉案商标权的侵害。据此，判决驳回上诉请求，维持原判。 〖个人点评〗 反向混淆破坏了在先商标权利人的合法权益及市场公平竞争环境，应当予以制止。但在我国商标法没有对此特别规定的情况下，如何在对合法权利人进行有限制的保护值得关注。本案判决详细阐述了反向混淆的认定标准，强调了在认定反向混淆时仍应与正向混淆同样遵循商标保护力度与其显著性、知名度成正比的基本原则，不能脱离商标权的本质属性和商标侵权混淆理论的标准，否则极可能导致显著性越低、知名度越小的商标越容易被构成反向混淆。 作为目前为数不多经过最高院审理的“反向混淆”案，该案在保护合法权利人与限制未积极使用商标而仅依享有的注册商标专用权来谋取不正当利益的行为之间做出了良好的平衡。其中，一、二审法院在认定反向混淆时的分析角度，对今后“反向混淆”类似案件的处理具有很强的参考价值。 No.10 苟烨屹 企业名称之简称是他人在先权利，在商标注册时不得侵犯 ——广州林叶机电科技有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会及广汽本田汽车有限公司等商标纠纷案 〖提示〗具有一定市场知名度、为相关公众所熟知并已实际具有商号作用的企业或者企业名称的简称，是商标法中在先权利的客体。 〖标签〗企业名称简称 | 在先权利 | 近似商标 〖审理法院〗最高人民法院 〖案号〗(2013)行提字第23号 〖当事人〗 再审申请人(一审原告、二审上诉人)：广州林叶机电科技有限公司。 被申请人(一审被告、二审被上诉人)：国家工商行政管理总局商标评审委员会。 第三人：广汽本田汽车有限公司。 第三人：本田技研工业(中国)投资有限公司。 〖案情概述〗 〖裁判要点〗 本案焦点问题在于诉争被异议商标与引证商标是否构成商标法意义上的近似商标以及“广本”能否认定为广汽本田公司的企业名称简称，诉争被异议商标是否侵犯了广汽本田公司对该企业名称享有的在先权利。 首先，法院认为，被异议商标由“广本及GUANGBEN”组成，本案引证商标一、引证商标二为“本田”文字商标。依据《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款的规定，被异议商标与引证商标两者文字组成、读音、含义及其整体结构差异较大，难以认定为商标法意义上的近似商标。商标评审委员会、一审、二审法院认定被异议商标与引证商标构成近似，混淆了商标近似与企业名称简称在先权利保护的关系，对相关商标构成近似的认定错误，应当纠正。 其次，具有一定市场知名度、为相关公众所熟知并已实际具有商号作用的企业或者企业名称的简称，可以视为企业名称，受法律保护。根据查明的事实，广州本田汽车公司自1998年成立，2009年变更为现企业名称，自其成立以来一直从事“本田”系列汽车的生产及销售活动，“广本”已经与本案广汽本田公司建立了固定的对应联系，已经成为为相关公众所熟知并已实际具有商号作用的广汽本田公司企业名称的简称，属于商标法第三十一条规定的在先权利。本案被异议商标与广汽本田公司享有在先权利的企业名称简称完全相同。因此，被异议商标的注册侵犯了广汽本田公司对“广本”企业名称简称的在先权利，应当不予核准注册。商标评审委员会此前的认定错误，应予以纠正。 〖个人点评〗 本案法院的判决逻辑在于将“广本”视为企业名称，从而认定该名称为广汽本田公司的在先权利。法院对于前一部分的考虑体现的不仅仅是商标法保护商誉的目的，还体现着商法的交易安全原则。“广本”既已为相关公众熟知，也就存在交易相对人基于对该名称的信赖从而与广汽本田公司进行交易。若进行与法院观点相反的认定，则无疑使交易安全受到侵犯。企业名称是与商号权是紧密联系的，虽然商号权与商标权是性质迥然不同的两种权利（商号权属于商事人格权的范畴，而商标权属于知识产权的范畴），但本案法院通过商标法对在先权利的保护将两者结合，更好地维护了我国法律体系的逻辑性。本案判决对于类似的因企业名称简称未进行注册而引发的纠纷而言具有指导意义，并且那些将作为商事企业人格标识的商号与商标的企业也得到了“双重保护”，还更好地达到了宣传目的。本案“一石二鸟”般地维护了商事秩序与知识产权保护体系，其中精神供其他法院参考的价值。 No.11 雷国栋 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利 ——迈尔克·乔丹与福建乔丹体育股份有限公司商标侵权纠纷案 〖提示〗申请注册商标不得损害他人现有的在先权利，企业注册商标时不得侵犯他人姓名权、肖像权，利用名人效应误导消费者来宣传自身品牌。 〖标签〗商标侵权｜在先权利｜人身权利 〖审理法院〗中华人民共和国最高人民法院 〖案号〗（2018）最高法行再32号行政判决书 〖当事人〗 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：迈克尔·杰弗里·乔丹。 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。 一审第三人：乔丹体育股份有限公司。（简称：乔丹公司） 〖案情概述〗 2012年2月22日，前NBA篮球巨星乔丹向中国法院提起诉讼，控告中国乔丹体育股份有限公司侵权，未经许可使用其姓名进行品牌宣传。 再审申请人作为篮球明星，自1984年起在国内众多媒体报道中多被称为“迈克尔·乔丹”，有时也以乔丹指代。争议商标的中文部分“乔丹”为美国人姓氏，关于肖像权，再审申请人所称争议商标的图形部分的人体形象为阴影设计，是人打篮球的形象，除身体轮廓外，其中并未包含任何与再审申请人有关的个人特征。商标评审委员会做出决定，维持乔丹公司争议商标。迈克尔·乔丹对裁定结果不服提起诉讼。 一审法院判决：维持被诉裁定，原告迈克尔·乔丹不服，提起上诉。 〖裁判要点〗 关于争议商标是否侵犯他人在先姓名权，再审法院认为，迈克尔·乔丹是世界著名篮球运动员，在我国具有较高知名度，为公众所熟知，在我国的媒体报道中，也多以“乔丹”代指再审申请人，所以可以认定“乔丹”已经与再审申请人之间形成了稳定的联系，故再审申请人就“乔丹”享有姓名权。在再审申请人出具的调查报告中，向受访者提问“乔丹”，大部分受访者第一反应想到的是再审申请人，超过八成的人认为再审申请人与“乔丹体育”有关，可见争议商标 容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在代言、许可等特定联系，损害了再审申请人的在先姓名权。 关于争议商标是否侵犯他人在先肖像权，再审法院认为，肖像权所保护的肖像应该具有可识别性，有相关特征让观众识别对应的权利主体，但是争议商标中的图案仅仅是黑色人形剪影，除身体轮廓外，其中并未包含任何与再审申请人有关的个人特征。其他自然人也可以做出相同或者类似的动作，该标识不具有可识别性，不能明确指代再审申请人。因此，再审申请人不能就该标识享有肖像权。 〖个人点评〗 企业在注册商标时，或许想利用名人效应，在未经允许的情况下注册了知名人士的姓名或肖像用于企业产品的宣传，其行为上就存在了主观恶意。本案中的争议商标是一个组合商标，文字和图形共同指向运动明星“迈克尔·乔丹”，且该企业主营运动产品，非常容易使消费者产生混淆，认为该明星与企业可能存在代言、许可等联系，类似搭便车的商业行为也违反了不正当竞争法，应该严厉禁止。 其次，本案的当事人双方分别来自中国与美国，迈克尔·乔丹是美国著名运动员，乔丹公司是中国著名企业，该案的判决也彰显了中国司法的进步，没有袒护民族企业，也有利于提升中国在侵权方面的国际形象。 No.12 李梦瑶 注册商标在先使用的衍生渐变配色不视为商标侵权 ——天津市天磁净水机械有限公司、天津市天磁万国物资有限公司侵害商标权纠纷案 〖标签〗在先使用｜商标抢注｜衍生商标｜企业字号权｜商标使用历史 〖审理法院〗天津市第一中级人民法院 〖案号〗（2018）津01民终9050号二审民事裁定书 〖当事人〗 上诉人（原审原告）：天津市天磁净水机械有限公司（简称“天磁净水公司”） 被上诉人（原审被告）：天津市天磁万国物资有限公司（简称“天磁物资公司”） 〖案情概述〗 天磁净水公司认为天磁物资公司未经其许可，在同一种商品及服务上使用与其注册商标相同的标识，将涉案注册商标注册为域名，通过该域名进行企业宣传和同类商品的介绍及交易，极易导致相关公众混淆，侵犯其商标专用权，故提起诉讼，请求判令天磁物资公司停止上述侵权行为并赔偿损失。 天磁净水公司法定代表人王长根曾任职于天磁有限公司及天磁物资公司，工作时间与天磁物资公司使用“天磁”等标识的时间存在重合，王长根成立天磁净水公司时，天磁物资公司仍在使用上述标识。 一审判决驳回天磁净水公司的全部诉讼请求，天磁净水公司不服，提起上诉。 二审裁定驳回天磁净水公司提起的诉讼。 〖裁判要点〗 天磁物资公司实际使用涉案商标先于天磁净水公司取得该商标专用权，前者并无攀附后者注册商标商誉的必要，被诉侵权行为系天磁物资公司在先使用行为的正常延续。天磁净水公司明知天磁物资公司已经广泛且持续地使用了“天磁”、“TIANCI”等标识后，就同种商品申请注册的商标与天磁物资公司在先使用的未注册商标相同，构成恶意抢注。所以，天磁物资公司的行为不能认定为实施了侵害天磁净水公司涉案注册商标专用权的行为。 关于不正当竞争行为的问题。天磁物资公司具有注册、使用该域名的正当理由且不具有恶意。因此天磁净水公司关于天磁物资公司实施了不正当竞争行为的主张，一审法院不予采信。综上，判决驳回天磁净水公司的全部诉讼请求。 二审法院认为，对于商标评审委员会作出的裁定，当事人有权提起行政诉讼，如果中止侵权案件的审理，等待商标确权行政诉讼的结果，将会导致循环诉讼和程序空转，并且不利于社会关系的稳定，因此，无需等待行政诉讼的最终结果。且允许权利人在无效决定被行政裁判推翻时另行起诉，亦不影响其可以获得的司法救济。鉴于天磁净水公司在商标侵权诉讼中主张的权利被商标评审委员会宣布无效，裁定驳回天磁净水公司基于该无效权利提起的诉讼。 〖个人点评〗 No.13 林诗钰 未形成一定影响或超出原有范围的商标使用，不成立商标在先使用抗辩 ——林明恺与成都市高新区富鸿家具经营部侵害商标权纠纷案 〖提示〗在先使用人依据商标法第五十九条第三款提出在先使用抗辩应满足该未注册商标在先使用已具有一定影响并在原有范围内使用。 〖标签〗商标侵权｜在先使用｜原有范围 〖审理法院〗最高人民法院 〖案号〗（2016）最高法民再52号再审民事判决书 〖当事人〗 再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：林明恺 被申请人（一审被告、二审上诉人）：成都市高新区富鸿家具经营部（简称“富鸿经营部”） 被申请人（一审被告）：成都富森美家居实业有限公司（简称“富森美公司”） 〖案情概述〗 林明恺于2009年9月25日向国家商标局申请“理想空间”商标注册，并于2012年5月21日取得注册商标证，核定使用于第20类家具、陈列柜等商品类别上。2015年，林明恺发现富森美公司展厅命名为“理想空间”，并在宣传手册、导购指示牌、店面装潢中出现“理想空间”名称、字样；富鸿经营部店面招牌、员工名片上印有“理想空间”字样。林明恺认为其商标专用权受到侵害，遂提起诉讼，要求富鸿经营部、富森美公司停止侵权、消除影响并赔偿损失。富鸿经营部、富森美公司抗辩称“理想空间”商标是案外人富运公司在先使用，并具有一定影响力的商标，富鸿经营部获授权后在原有范围内继续使用，属于正当使用，不构成侵权。 一审法院判决富鸿经营部、富森美公司停止侵权、消除影响并赔偿人民币5万元。富鸿经营部不服，提起上诉，二审法院判决撤销原判，驳回林明恺全部诉请。林明恺申请再审，再审法院判决驳回二审判决，维持一审判决。 〖裁判要点〗 针对本案在先使用抗辩是否成立，一审法院认为：超出核定使用范围使用涉案被控侵权商标的行为构成商标侵权。据此判令富鸿经营部和富森美公司停止侵权、消除影响并赔偿损失。 二审法院认为：应依据商标法第五十九条第三款保护在先使用人继续使用的合法民事权益。富鸿经营部获授权使用已在先使用并有一定知名度的商标，不构成商标侵权。据此判决撤销一审判决；驳回林明恺全部诉请。 再审法院认为：首先，以商标法第五十九条第三款为依据的在先使用抗辩仅应由在先使用人自行提出。其次，在先使用人提出该不侵权抗辩应同时满足：1.使用时间在先。在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请注册和使用该商标的时间。2.在相同或类似商品上在先使用。在不相同或者不类似商品或服务上的商标使用行为，不属于不侵权抗辩事由的范畴。3.在先使用相同或近似的标志。4.在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已具有一定影响。商标注册人提出商标注册申请或使用该商标之后，在先使用人继续使用该商标的证据不应作为“一定影响”的考量因素。5.在原有范围内使用。在先使用人必须在其使用该未注册商标的原有范围内使用，而原有范围应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。 再次，确定原有范围应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式。一般而言，在先仅通过实体店铺销售商品或提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，应当认定为超出了原有范围。此外，使用该商标的商品产能、经营规模等也可在个案中作为考量因素。 本案被控侵权商标在先使用尚未达具有一定影响的程度，且富鸿经营部、富森美公司无权提出在先使用抗辩，故其构成商标侵权。据此判决撤销二审判决，维持一审判决。 〖个人点评〗 在相同或近似商品上使用与他人相同或近似的注册商标，属于应该禁止的商标侵权的行为。但被控侵权的标识使用人可以提出在先使用不侵权抗辩。如果使用人在商标注册前，已经在先使用该标识并产生一定影响；在商标注册后主观上无攀附商誉恶意，客观上在原有范围内继续使用，即使该使用行为可能造成相关公众的混淆，也应该被商标权人所容忍。 本案判决明晰了商标在先使用不侵权抗辩的成立需要满足的严格条件，并指明判断原有使用范围和在先使用达到一定影响的判断标准和考量因素。如在先使用未形成一定影响或者使用人超出原有范围使用注册商标，不能成立商标在先使用抗辩。 No.14 楼雅雯 非唯一对应的简称不享有在先权利 ——苏忠合与国家工商行政管理总局商标评审委员会、绍兴第二医院商标争议行政案 〖提示〗被动使用的企业名称简称若缺乏唯一对应性，则会不适当地扩大正式名称所指代的对象范围，因而不应将其视为企业名称而作为在先权利进行商标法上的保护。 〖标签〗企业名称简称｜在先权利｜被动使用｜商标注册 〖审理法院〗北京高级人民法院 〖案号〗（2013）高行终字第1734号二审行政裁决书 〖当事人〗 上诉人（一审原告）：苏忠合，绍兴市越城区二院眼镜门市部经营者。 被上诉人（一审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会。 〖案情概述〗 2011年6月1日，浙江省绍兴市第二医院向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）提出撤销争议商标注册的申请，并提供证明“二院”是其简称的证据。 一审法院判决原裁定，苏忠合不负一审判决提起上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。 〖裁判要点〗 一审法院认为：绍兴第二医院历史悠久，被当地人约定俗成地简称为“二院”，二者之间形成了相对应的关系。而苏忠合与绍兴第二医院同处一地，且其从事的服务与绍兴第二医院所从事的服务项目存在重合，易使相关公众认为苏忠合所提供的前述服务与绍兴第二医院有关，从而导致绍兴第二医院的利益受到损害，侵犯了绍兴第二医院的在先权利。因此，维持原裁定。 〖个人点评〗 在特殊情况下，企业名称的简称也可以作为企业名称予以保护。但是，由于简称省去了正式名称中某些具有限定作用的要素，可能会不适当地扩大正式名称所指代的对象范围，因此，简称能否特指该主体，取决于该简称是否为相关公众所认可，并在相关公众中建立起与该主体之间的唯一的对应关系。如果缺乏这种唯一的对应关系，企业的简称就不能视为企业名称而作为在先权利予以保护。 本案判决表明，在认定企业简称是否可以作为企业名称作为保护时，应当关注企业简称与该企业是否具有唯一对应关系。否则，会导致其他符合特定条件的主体也以企业简称为由主张享有正当权益。 No.15 牛翔 在先使用商标使用时间对在先使用事实的影响 ——北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷案 〖提示〗原则上在先使用未注册商标的先用人使用商标时间应早于商标注册人使用时间，但这并非是单一判断标准，还需要从其他方面考量先用人的善意才是最为关键的重点。 〖标签〗商标在先使用｜商标使用时间 〖审理法院〗北京知识产权法院 〖案号〗（2015）京知民终字第588号 〖当事人〗 上诉人（一审原告）：北京中创东方教育科技有限公司（下简称北京中创） 被上诉人（一审被告）：北京市海淀区启航考试培训学校（下简称北京起航） 〖案情概述〗 贵阳市云岩区启航英语培训学校（下称贵阳启航）2003年4月7日成功注册“启航学校QihangSchool”商标，2013年4月1日，贵阳启航将启航学校商标许可给原告独占使用。 北京中创认为北京启航侵犯了原告享有的启航学校商标专用权。一审法院驳回了原告的上诉请求，原告不服，提起上诉，二审法院认为一审法院事实认定清楚，适用法律无正确，维持原判。 〖裁判要点〗 一审法院认为：根据现有证据表示，被告使用“启航考研”商标并形成一定影响力早于原告注册该商标时间，故被告对该商标的使用构成商标的在先使用。故驳回原告的诉讼请求。 二审法院认为：根据现有证据，无法证明上诉人主张其使用注册商标早于被上诉人；即使有证据表明上诉人使用其商标早于被上诉人，只要被上诉人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的“申请意图”，就不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。 〖个人点评〗 在认定商标在先使用的案件中，即使先使用人使用未注册商标晚于商标申请注册人使用，但只要其早于商标申请人申请注册时间，且有合理理由相信先用人无从知悉商标申请注册人对注册商标的“申请意图”，即保护先用人善意使用，就不能因先使用人使用未注册商标晚于商标申请注册人使用而否认先用人的先用抗辩的成立。 No.16 沈祺源 商标在先使用抗辩需受商标法溯及力规制 ——沧州海亮螺丝制造有限公司与漳州市芗城东汽配件有限公司、吴新亮知识产权纠纷案 【提示】“商标在先使用”于2013年《商标法》修改后才被纳入抗辩事由。对于发生并结束在此之前的行为，该抗辩不成立且应当适用旧法。 【标签】在先使用 | 溯及力 | 法律适用 【审理法院】河北省高级人民法院 【案号】（2014）冀民三终字第44号民事判决书 【当事人】 上诉人（原审被告）：漳州市芗城东汽配件有限公司。（简称漳州汽配公司） 被上诉人（原审原告）：沧州海亮螺丝制造有限公司。（简称沧州海亮公司） 被上诉人：王海亮。 原审被告：吴新亮，男，汉族，系石家庄北方汽配城新辉汽车配件经销处业主。 【案情概述】 王海亮系“凌莹”注册商标注册人，核定使用商品第六类。注册有效期限自2011年9月28日至2021年9月27日。而 “凌莹；LY字母图形组合”系漳州汽配公司在2003年5月12日申请并于2004年12月24日被核准注册，商标专用权期限到2014年12月13日。核定使用商品第12类。2008年2月28日，商标局核准 “凌莹；LY字母图形组合”转让给柯惠忠。柯惠忠以排他许可的形式将该商标许可给漳州汽配公司。原审原告主张原审被告侵犯其商标专用权，提起诉讼。 一审法院判决被告停止侵权行为，赔偿经济损失五万元，并驳回其于诉请。漳州汽配公司不服一审判决，提起上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。 【裁判要点】 一审认为：原告“凌莹”商标，依法受法律保护。漳州汽配公司未经许可在其同类产品上使用“凌莹”商标，已构成侵权，应承担侵权责任。漳州汽配公司虽然在第12类商品上注册了“凌莹；LY字母图形组合”商标，但其不能在第6类商品上使用。漳州汽配公司辩称其使用在先，且有一定影响和知名度，但未能对其知名度提供有力证据。 二审法院认为：上诉人和被上诉人二者的商标构成近似，且用于相同商品，侵害了被上诉人注册商标专用权。对于上诉人主张“商标在线使用并有一定影响力”，证据不充分，因此法院不予认可。在法律适用上，法院根据《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十二条第一款第（一）项，未经商标权人王海亮许可，漳州汽配公司在同一种商品上，使用与王海亮的“凌莹”商标近似的“凌莹以及LY字母组合”商标，侵害了王海亮的注册商标专用权。且漳州汽配公司在被控侵权产品的打包带上直接使用了“凌莹汽配”字样，与涉案王海亮“凌莹”商标字体相同，侵害了王海亮的注册商标专用权。 【个人点评】 该案的亮点在于二审法院的法律适用和对上诉人的“商标在先使用”抗辩的否定理由之上。虽然二审法院的判决是维持原判、驳回上诉。但实际上二审法院纠正了一审法院的法律适用错误并提供了另一种思路。一审法院对于被告在先使用的抗辩的否定理由主要在于认定其并未满足“在先使用且有一定影响”。但二审法院首先认定其的确不满足在先抗辩的实质条件。其次，它根据《最高人民法院关于商标法修决改定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条规定做出的：除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定;涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。由此可以直接否定商标在先使用权。因此在本案中，即使上诉人的商标符合“在先使用并有一定影响”，但因法律适用为2001年的旧法，同样无法认定“在先使用”抗辩。该案的意义即在于：无论是当事人希望以在先使用权为抗辩，还是法院认定在先抗辩的成立与否，都应当先确定适用法律。如果根据《最高人民法院关于商标法修决改定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》应当适用2013年以前的旧法，则可以直接否定在先抗辩。只有在符合法律适用的基础上，再确认在先使用抗辩的实质要件。虽然“商标在先使用抗辩”被纳入《商标法》已超过7年。但是，这并不排除仍然存在符合上述规则的侵权行为存在。且该理由也可以很好的作为上诉、再审申请的理由。 No.17 施佳予 商标法第五十九条第三款可受保护的未注册商标保护应与《反不正当竞争法》的保护相适应 ——成都蚂蚁物流有限公司与长沙市蚂蚁搬家有限公司侵害商标权纠纷案 〖提示〗对商标法第五十九条第三款中可受保护的未注册商标的认定应与《反不正当竞争法》给予知名商品特有的名称、包装、装潢的保护相适应。 〖标签〗商标侵权｜在先使用｜未注册商标｜反不正当竞争法 〖审理法院〗长沙市中级人民法院 〖案号〗（2015）长中民五初字第00757号 〖当事人〗 原告成都蚂蚁物流有限公司。 被告长沙市蚂蚁搬家有限公司。 〖案情概述〗 一审法院判决：被告不需要承担相应侵权责任，但应该在使用“蚂蚁搬家”时附加适当标识，案件受理费由原告承担。 〖裁判要点〗 〖个人点评〗 法院在面对有关商标法第五十九条第三款商标在先使用保护的时候，由于法律未作细化，因而在判断裁量时，可以与反不正当竞争法中的注册商标保护条款相适应，对于第三款中的重要名词如原有范围的界定，可以从反不正当竞争法中找寻依据，予以解释适用。 No.18 章倩锐 确定商标在先使用的“原有范围”应主要考量地域范围和使用方式 ——林明恺与成都武侯区富运家具经营部、成都红星美凯龙世博家具生活广场有限责任公司侵害商标权纠纷案 〖提示〗在商标注册人申请或实际使用商标后，在原实体店影响范围之外增设新店或拓展互联网经营方式的，应当认定已经超出商标先用权抗辩中的“原有范围” 〖标签〗商标专用权｜近似商标｜在先使用丨知名度 〖审理法院〗最高人民法院 〖案号〗（2018）最高法民再43号 〖当事人〗 再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：林明恺 被申请人（一审被告、二审上诉人）：成都武侯区富运家具经营部（简称“富运经营部”）、成都红星美凯龙世博家具生活广场有限责任公司（简称“美凯龙公司”） 〖案情概述〗 一审法院认为富运经营部并没有在原告商标申请前使用被诉侵权商标，其被诉侵权行为侵害了林明恺的商标专用权。 二审法院认为富运经营部从富运公司处获得授权使用涉案标识，与被上诉人商标不同，无混淆误认，撤销一审判决。 再审法院认为在先使用人之外的人即富运经营部无权提出“在先使用”不侵权抗辩，即便案外人富运公司自身使用，“在先使用”也没达到一定影响。撤销二审，维持一审结果。 〖裁判要点〗 一、关于在先使用人依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩应当满足的条件 再审法院认为在先使用人不侵权抗辩成立，应当同时满足以下条件：1.使用相同或者近似商标时间在先。在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请商标注册的时间，同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标志的时间。2.在相同或者类似商品上在先使用。在先使用人必须是在与注册商标核定使用的商品或服务相同或者类似的商品和服务上使用该未注册商标，在不相同或者不类似商品或服务上的商标使用行为，不属于不侵权抗辩事由的范畴。3.在先使用相同或者近似的标志。在先使用人使用的未注册商标必须是与注册商标相同或者近似的商标标志。4.在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已经具有一定影响。商标注册人提出商标注册申请之后或者商标注册人使用该商标之后，在先使用人继续使用该商标的证据不应作为“一定影响”的考量因素。5.原有范围内使用。在先使用人必须在其使用该未注册商标的原有范围内使用该商标，而原有范围的判断，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。 二、关于原有范围的理解问题 再审法院认为商标法强调的是使用范围而非使用规模，因此，在确定原有范围时，应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式。一般而言，在先仅通过实体店铺销售商品或者提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或者拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，则应当认定为超出了原有范围。此外，使用该商标的商品产能、经营规模等也可以在个案中作为考量因素予以考量。 〖个人点评〗 在商标侵权纠纷中，在先使用侵权抗辩是一种常用多见的制度，此制度规定于《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款，实践中针对适格抗辩主体、“原有范围”等存在争议。本案判决对在先使用抗辩做出全面回应，明确了抗辩主体只能是在先使用人本身；“在先使用”及其“一定影响”均应先于权利商标申请日前，亦应先于商标注册人自身的使用；确定“原有范围”应主要考虑商标使用的地域范围和使用方式，在商标注册人申请或实际使用商标后，在原实体店铺影响范围之外增设新店或拓展互联网经营方式的，应当认定为已经超出了原有范围。此判决明确了在先使用侵权抗辩的许多“模糊地带”，从而对今后的适用具有指导与借鉴价值。 No.19 庄霄虓 商标在先使用抗辩纠纷 ——南通远程船务有限公司与上海博格西尼企业发展有限公司、上海第一八佰伴有限公司等侵害商标权纠纷案 【提示】判断商标先使用抗辩是否成立应当从先用权构成要素即是否构成相同或近似商标、商标先使用时间、先使用商标产生的影响力等方面进行分析。且商标合法继受的情形下，继受人可以继受商标先用抗辩权。 【标签】商标侵权 | 先使用抗辩 | 权利继受 【案号】（2017）沪73民终65号 【当事人】 上诉人(原审原告)：南通远程船务有限公司 被上诉人(原审被告)：上海博格西尼企业发展有限公司，上海第一八佰伴有限公司，广州市锦琳皮具有限公司 【案情概述】 远程公司于2013年3月21日经商标局核准注册了“BOGEA SENI 博格.西尼”商标。雄风公司于2001年1月14日注册“博格西尼”和“BOGEASENI”商标，后于2001年11月30日设立博格西尼服装公司，并以上述商标进行生产销售和宣传推广，博格西尼公司设立于2009年9月，使用上述商标进行生产销售和宣传推广。 远程公司对博格西尼公司提起诉讼，博格西尼公司以在先使用权进行抗辩，一审法院认为博格西尼公司与博格西尼服饰公司之间存在承继关系，博格西尼公司享有在先使用权利，不构成对远程公司持有商标的侵权。二审法院认为商标在先使用制度既是对善意的商标在先使用人利益的一种适度维护，也是对既存的商标市场秩序的一种维护。博格西尼公司长期使用争议标识并取得一定影响，维持一审判决。 【裁判要点】 博格西尼公司与博格西尼服饰公司有实际业务的继受关系，有权主张商标先使用权抗辩。博格西尼公司使用争议商标取得一定影响力，先用权抗辩成立。 【个人点评】 本案争议焦点之一在于商标的继受人是否符合商标先使用抗辩的主体。商标先使用制度旨在对已经使用并产生一定影响但未注册的商标提供一定保护，是对既存的商标市场、商标价值的保护。我认为商标继受人应当享有先使用抗辩的权利有以下两点理由：第一，如果对这类商标的继受人不给予先使用抗辩的权利，那么在原商标使用人退出市场时，该商标的市场价值包括其商誉以及商业成果都将全部清楚，这是对市场资源的浪费也是对原商标使用人的不公平；第二，先用商标的在被继受前如果是合理合法的存在于市场中，就意味着该商标不会损害其他商标权人的利益，因此该商标继续存在于市场中并不会造成他人或社会的损失。因此，应当认为商标的继受人符合商标先使用抗辩的主体。 No.20 邹晨阳 商标在先使用人的继受人有权主张商标在先使用抗辩 ——郑州市二七区一美医疗美容门诊部、上海汉涛信息咨询有限公司与上海汉涛信息咨询有限公司、邹丽剑侵害商标权纠纷案 〖提示〗商标在先使用人的继受者本质上是对在先使用人实体业务的承继，继受者主张商标在先使用通常并不损害注册商标权人的利益，应当允许主张在先使用抗辩。 〖标签〗商标侵权｜在先使用｜商标注册 〖审理法院〗上海知识产权法院 〖案号〗（2019）沪73民终20号民事判决书 〖当事人〗 上诉人原审被告：郑州市二七区一美医疗美容门诊部，简称郑州一美门诊部 被上诉人原审原告：邹丽剑 原审原告：上海汉涛信息咨询有限公司，简称汉涛公司 〖案情概述〗 邹丽剑于2009年12月14日获准注册“一美”商标，有效期至2019年12月13日止。同年12月15日，邹丽剑将上述注册商标排他许可给上海一美公司使用，许可期限至2019年12月13日止。2013年5月31日，徐艺甲方与“一美医疗美容门诊”乙方，签字人为许某，签订《收购协议》，2013年10月30日，徐艺获得医疗机构执业许可证，显示的机构名称亦与前述相同。邹丽剑在发现大众点评网上的涉嫌侵权信息后，向汉涛公司在线投诉“郑州一美整形美容”侵犯其商标权，后将郑州一美门诊部与汉涛公司诉至法院，请求郑州一美门诊部、汉涛公司立即停止商标侵权，以公告的方式消除影响，郑州一美门诊部赔偿经济损失450万元和合理开支16,000元，汉涛公司承担连带责任。一审判决郑州一美门诊部停止对三商标侵权并赔偿邹丽剑经济损失30万元及合理开支16,000元，驳回邹丽剑的其余诉讼请求。后郑州一美门诊部不服一审判决上诉，请求驳回邹丽剑一审的诉讼请求。二审判决维持原判。 〖裁判要点〗 法院认为，上诉人与孙凤霞注册的“郑州市二七区一美医疗美容门诊部”有实际的继受关系，对于上诉人能否依据孙凤霞注册的“郑州市二七区一美医疗美容门诊部”使用被控侵权标识主张商标在先使用抗辩， 法院认为，一方面，商标在先使用制度是对既存的商标市场秩序的一种维护。如果不允许商标在先使用人的继受人主张在先使用抗辩，则可能导致市场上没有主体愿意继受在先使用人的业务，基于在先商标所积累的经营成果和商誉只能任其消逝，这对商标在先使用人是极不公平的。另一方面，商标在先使用人的继受者本质上是对商标在先使用人实体业务的承继，继受者主张商标在先使用通常并不损害注册商标权人的利益，应当允许主张在先使用抗辩。本案中，故其有权主张商标在先使用抗辩。 关于被控侵权标识是否早于涉案商标申请注册之时使用，且具有一定影响，证据显示，孙凤霞注册的“郑州市二七区一美医疗美容门诊部”在广告宣传中使用被控侵权标识的时间，均晚于涉案商标的申请注册之日。而二审中提供三份早于涉案商标申请之日的证据，其中两份均系填写的行政表格，不属于商标法意义上的商标使用行为。另一组关于在病例上使用被控侵权标识的证据，尚不足以证明其已经具有一定的影响。因此，对上诉人主张商标在先使用的抗辩，本院不予支持。二审判决维持原判。 〖个人点评〗 本案的典型意义在于，针对未注册商标所有人的受让人或被许可人是否有权主张在先使用抗辩这一争议做了司法实务面的回应。本案合议庭持支持观点，认为商标先用权可以转让或许可他人使用，如果排斥商标在先使用人的继受人主张在先使用抗辩，基于在先商标所积累的经营成果和商誉只能任其消逝。同时商标在先使用人的继受本质上是对商标在先使用人实体业务的承继，继受者主张商标在先使用通常并不损害注册商标权人的利益，故应当允许继受人主张在先使用抗辩，以扣合商标先用制度的初衷。 指导单位：上海大学法学院/知识产权学院 主办单位：上海大学法学院知识产权应用研究中心 承办单位：上海大学知识产权协会 赞助支持：百一知识产权 媒体支持：法务收藏家、《上海知识产权》 编辑：朱淑旖 供图：百一知产 法务收藏家 法务收藏家，干货收藏夹！ 打造法律人的“读者文摘”。