唐艳艳律师：浅析企业名称与商标冲突 唐艳艳律师：浅析企业名称与商标冲突 法官论坛 7月23日 茫茫人海找到了您，为防失联，请您 点击上方 “法官论坛”→ 点右上角“...” → “设为星标 ★ ” 唐艳艳 汇业知识产权 文 | 唐艳艳 汇业律师事务所 摘要 商标作为企业销售产品、服务、对外开展经营活动的“名片”，是企业重要的无形资产。商标侵权类纠纷在我国数量频发，企业通常将自己的企业名称进行注册商标以维护自身合法权益，但未注册商标与企业名称，以及注册商标与企业名称分属于不同的权利人时，应该保护谁的利益？真正的权利人是谁？2013年修订的《商标法》首次明确了商标先用权制度，其立法目的在于纠正商标注册制的缺陷，规范市场的不正当竞争行为。但在司法审判实务中，存在着各种适用法律不同的情形，随着知识产权的保护力度的加大，知识产权保护环境的整体好转，真正的权利人通过展开维权行动，赔偿金额的逐步走高，知识产权的保护将会引起更多人的重视。 关键词： 企业名称；注册商标 ；不正当竞争 ；冲突。 新修改的《商标法》已于2019年11月1日起已经施行，在实际生活中，很多商标既是企业注册商标，也是企业字号，譬如杭州老板电器有限公司的“老板”商标，无锡小天鹅股份有限公司的“小天鹅”商标等；也有很多是企业名称在先，商标申请在后，譬如长虹美菱公司的“长虹”“美菱”商标等；也有一些企业名称与商标并无字面上的联系，譬如深圳和泽联创投资有限公司使用的“木卆”商标与企业无字面上的联系等各种情形。商标与企业名称相关联的法条在第五十八条体现：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众。构成不正当竞争行为的，依照《反不正当竞争法》处理。”企业名称与在先商标之间权利的冲突的情形较为复杂，《商标法》第五十八条已经明确了指导性的解决方案。虽然该法条不是新增内容，但是，对于该条款的条文理解，法律适用等方面均有待进一步探讨与研究。 一、商标与企业名称冲突的产生 之所以发生冲突，往往是因为现行企业名称登记制度和商标注册制度决定的。我国现行有关企业名称登记的工商行政管理规章和法规，所禁止的是在同一行政区划内同行业企业名称混同，而对于不同行政区域的同行业企业名称，其“字号”能否相同的问题，没有予以明文禁止。现行的企业名称登记制度和商标注册制度的登记管理机关是不同的，企业名称登记管理机关是众多的各级工商行政管理机关。而商标注册的管理机关是国家商标局。由于商标注册和字号登记的行政管辖部门不同，商标注册机构与字号登记机构对彼此注册登记的商标、字号不作交叉检索。因此便出现了与注册商标相同或近似的字号或与字号相同或近似的注册商标。 二、如何处理“企业名称中的字号使用”与注册商标的冲突？ “企业名称中的字号使用”是否指突出使用企业名称中的字号？ 关于突出使用企业名称中的字号，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2002)32号)第一条第(一)项已明确规定构成商标侵权。即，“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认”的，构成《商标法》第五十七条第(七)项关于“给他人注册商标专用权造成其他损害的行为”。而《商标法》第五十八条规制的“企业名称中的字号使用”应理解为字号在企业名称中的非突出使用，与上述司法解释规制的是两种完全不同的情形。该规定明确了这类行为的性质是不正当竞争，依照《反不正当竞争法》处理。 三、在先商标是否包括 “他人注册商标、未注册的驰名商标”？ 我国《商标法》根据是否注册将商标划分为注册商标和非注册商标，注册商标使用人具有排他性的使用权，有权禁止他人使用相同或类似相同的商标。这时，在先使用人的权益受到侵害。2013年，立法上允许商标先用人对其他已经取得注册商标的权利主体享有抗辩权：其仍可以在一定范围内继续使用该商标。 “他人注册商标、未注册的驰名商标”中的“注册商标”是否包括驰名的注册商标？《商标法》第58条是否涵盖企业名称与驰名的注册商标之间的冲突？无论从现有法律规定，还是法理分析，“他人注册商标、未注册的驰名商标”中的“注册商标”都包括驰名的注册商标。《商标法实施条例》第五十三条、《驰名商标认定和保护规定》第十三条及《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009)3号)第十条等也已明确涉及企业名称与驰名商标的冲突。 四、企业名称与驰名的注册商标之间的冲突适用《反不正当竞争法》？适用《 商标法》？还是二者同时适用？ 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第(二)项条规定，当事人可以以企业名称与其驰名商标相同或近似为由提起侵犯注册商标或不正当竞争诉讼。（法释【2008】3号）第三条 人民法院应当根据原告的诉讼请求和争议民事法律关系的性质，按照《民事案件案由规定（试行）》，确定注册商标或者企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件的案由，并适用相应的法律。根据该司法解释的规定，可以选择适用《商标法》或《反不正当竞争法》。 在司法实践中， “HONEYWELL”、“中信”案适用《商标法》，“施华洛世奇”案同时适用《商标法》及《反不正当竞争法》。在“HONEYWELL"’案中，法院认定，被告在自行翻译中文企业名称时，未遵循诚实信用的原则和公认的商业道德，具有明显过错，构成不正当竞争。由于原告的“HONEYWELL”商标在本案中被认定为驰名商标，而根据《商标法实施条例》第五十三条规定，将他人驰名商标登记为企业名称是对他人注册商标专用权的侵犯，因此被告在企业英文名称中使用“HONEYWELL”字样的行为亦侵犯了他人注册商标专用权。在被告行为有具体法律规范直接调整的情况下，不需援用《反不正当竞争法》中的诚实信用原则。 五、企业名称与商标权利冲突的解决途径 在生产经营过程中，企业经过长期的发展，企业名称已经有了一定的影响，甚至是“老字号”，但是由于企业知识产权意识的薄弱，企业名称被一些商家恶意抢注商标，也有商标申请在先，企业为了傍名牌，搭便车，使用在先商标作为企业名称，关于商标权和企业名称权利出现冲突时，主要有四种解决途径： 1.企业名称在先与后注册商标相同或类似，需要对商业标识使用顺序即在先权利追索，根据（法释【2008】3号）第一条 原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。 2．企业名称与在先已注册商标相同或类似，为企业名称的商标性使用，属于商标法调整的范围。要构成此类商标侵权，其要件为：被侵权的在先商标为已注册商标，企业字号采用与商标相同或相近似的文字，用于相同或类似商品，突出使用，容易使相关公众产生误认。 3.企业名称与在先注册商标或未注册的驰名商标相同，虽未突出使用，但足以产生混淆，属于反不正当竞争法的调整范围。要构成此类不正当竞争，其要件为：在先他人已注册商标或未注册的驰名商标，企业字号与该商标相同，其使用足以产生混淆。 4.在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干意见》中，最高人民法院特别指明了超出以上方式的处理意见，如果注册商标和企业名称的权利冲突是由历史原因造成的，而当事人不具有恶意，不能简单认定商标侵权或不正当竞争，需视案件具体情况，把历史因素和使用现状考虑在内，公平合理地解决冲突[2]。 （法释【2008】3号）第四条 被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。也确定了由权利人可以选择相应的救济途径。 六、关于赔偿金额的确定 1.如何确定侵害商标权的赔偿金额？ 在侵犯知识产权纠纷案件中，如何确定赔偿数额一直以来都是一个难题，尽管法律规定可以按照权利人的实际损失、侵权人的获利、许可使用费、法定赔偿的顺序，提出具体的赔偿计算方法。但是，司法实践中又是怎样一种景象呢？2008年，中南财经政法大学知识产权研究中心完成的《知识产权侵权损害赔偿案例实证研究报告》以1097件侵犯商标权案件为研究对象，在确定侵权损害赔偿数额时，“损失”、“获利”、“法定赔偿”这三种计算标准的采用情况分别为15件、11件和1071件，各占1.37%、1%和97.63%[3]，也就是说，“法定赔偿”是确定损害赔偿数额的主要方式。适用法定赔偿确定侵害商标权行为的赔偿数额时，可以综合考虑涉案商标的显著性、知名度、声誉，商标权人的商品单价及利润，被诉侵权商品的单价及利润，被告的类型、经营方式、经营规模、侵权情节、主观恶意等因素。 法定赔偿数额的上限由2001年《商标法》中的50万元，到2013年《商标法》的300万元，到2019年《商标法》的500万元，呈现出了“芝麻开花节节高”的走势，一方面说明了国家在知识产权保护的力度在逐步加大，一方面也说明了违法成本越来也高，也使得侵权人在实施侵权行为时考量的实施这种侵权行为有无必要，是否可以发展自己的商标？ 是否可以适用惩罚性赔偿？ 恶意实施侵害商标权或者侵犯商业秘密等行为，且情节严重的，适用惩罚性赔偿。“恶意”一般为直接故意，“情节严重”一般是指被诉行为造成了严重损害后果。根据相关法律的规定，惩罚性赔偿的适用，应当依据当事人的主张，但一般情况下当事人应当在一审法庭辩论终结前提出该主张。因此在侵害商标权赔偿中是可以主张惩罚性赔偿的。 2.如何确定不正当竞争行为的赔偿金额？ 对于反不正当竞争法规定的具体不正当竞争行为及违反原则性条款的不正当竞争行为确定赔偿数额时，经营者的实际损失、侵权人获得的利益均难以确定的，均可适用法定赔偿。对于“仿冒”行为的基本赔偿标准，侵权人实施反不正当竞争法第六条规定的行为，赔偿数额一般不低于10万元，同一案件中，侵权人实施多项“仿冒”行为，造成不同损害后果的，赔偿数额应当分别计算[4]。 七、新型侵害商标权及不正当竞争纠纷案件冒头 在上海知识产权法院典型案例（2015-2019），宝马股份公司诉周某、上海创佳服饰有限公司（下称被控侵权人）等侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本案是一起新颖和典型的“建立体系、全面模仿、立体侵权”的商标侵权及不正当竞争纠纷案件，披着合法名义的外套，实施侵权行为，侵权行为有如下特征： 1.被控侵权人通过受让商标、注册商标、注册企业等方式，建立特许经营加盟体系，显示其标识使用的“合法性”，试图掩盖侵权行为的本质和目的。 2.被控侵权人通过全面模仿权利人标识的方法，在具体经营过程中不仅涉及对权利人多个注册商标实施侵权行为，还涉及注册字号的不正当竞争行为。 3.被控侵权人通过分工合作，受让商标、注册商标、注册企业，全面模仿权利标识，通过特许经营体系实现全方位的侵权行为，侵权影响范围大，损害严重[5]。 因此上海知识产权法院判令被控侵权人立即停止对宝马公司享有的注册商标专用权的侵害，赔偿宝马公司包括合理费用在内的经济损失300万元，德马公司立即停止使用宝马公司的不正当竞争行为。 在知识产权侵权诉讼中，往往会涉及到商标与企业名称的竞合，在帮助权利人维权过程中，作为知识产权律师，需要更加专业和专注，更好的维护权利人的合法权益：在案由选择时，不仅要考虑到是仅仅涉及商标侵权诉讼，还应考虑到是否涉及不正当竞争，或者两者都可以选择？在确定赔偿金额时，不仅要考虑商标的知名度，更要考虑侵权人的恶意程度；在诉讼策略选择时，注意侵权行为的证据是否能够形成完整的证据链条，是否可以支持专利权人的诉讼主张；在选择管辖法院时，要考量所诉法院是否有管辖权，以免错选管辖法院导致诉讼成本增加。 随着知识产权保护的力度越来越大，各种傍名牌，搭便车的侵权人在权利人通过司法手段展开维权行动后，被判决赔偿、或变更企业名称、或商标被无效等，对权利人而言，可以选择更多的救济途径，更好的维护自己的合法权益，对社会而言，知识产权的保护任重而道远。 注释： [1] 孔祥俊:《商标与不正当竞争法原理与判例》，中国法制出版社2009年7月版。 [2] 张诺诺：《商标和企业名称权利冲突的处理》，载中国知识产权报 2016年1月6日。 [3] 陈志兴：《读懂法官思维知识产权司法实务与案例解析》，中国法制出版社2019 年5月版，第42页。 - END - ❖ 欢 迎 分 享 到 朋 友 圈 ❖ ↓↓↓等待您的品鉴↓↓↓ 奉法者 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