【知产天地】对商标正当使用的理解和认定（第③期） 【知产天地】对商标正当使用的理解和认定（第③期） 原创 刘雅静 湖南高院 2015-10-30 对商标正当使用的理解和认定 ——以东莞市华美食品有限公司诉湖南湘妹食品有限公司侵害商标权纠纷一案为例 案例编写人 湖南高院民三庭 刘雅静 【案情简介】 上诉人（原审原告）东莞市华美食品有限公司 被上诉人（原审被告）湖南湘妹食品有限公司 【法院裁判】 【法官评述】 本案是涉及商标正当使用认定的典型案例。在侵犯商标权纠纷案件中，正当使用已成为一种常见的抗辩理由。正确理解商标的正当使用问题，不仅涉及到商标权的合理限制，更重要的是防止侵权人利用正当使用的规定实施侵权行为。在我国，正当使用抗辩的法律依据主要是《商标法实施条例》（2002年制定）第四十九条，但该条规定比较原则，没有具体的解释，法官只能依据该条款在具体案件中明确认定标准。在本案二审中，法官对正当使用应当具备的构成要件进行了详细分析，明确了正当使用至少应当是合理、善意、描述性地使用。 一、正当使用的构成要件 （一）合理地使用。即，使用只是为了说明或者描述自己的商品。任何权利的行使都有其界限，虽然正当使用是对商标权的一种限制，但正当使用也应限定在一个合理范围内，不得以此为由扩大对商标权的对抗。判定使用行为是否合理，不仅仅在于标识本身的描述性，更强调使用方式的妥当性和必要性。这也是为什么同样一个标识，有些使用方式是正当的，有些使用方式就不是正当的。比如，本案中，一二审法院都认定“福贵年年”是一个祝福词汇。但二审法院从正当的使用方式考量，认为若使用者仅仅是为了表达中秋祝福，完全可以以正常的商业惯例予以标注，从而构成正当使用。但湘妹公司却在其生产、销售月饼的包装装潢显著位置突出标明 “福贵年年”字样，该标识明显大于其自身商标及其他标注，并且所采用的字体与华美公司的注册商标相近，排列方式也与华美公司的注册商标基本相同。该种使用方式已非商业惯例做法，也非合理和必要。 （二）善意地使用。由于主观因素无法直接获知，往往需要通过外化的其他证据予以证明。一方面，可以从使用目的上进行分析。若使用他人注册商标并不是出于描述产品特征的需要，而是具有攀附注册商标的商誉或者知名度，以使消费者产生混淆或误认等不正当竞争意图的，则应认定为主观上存在恶意。另一方面，还可以从使用方式来推定分析。若行为人主观上出于善意，则通常不会突出、多次使用，刻意强调他人商标的显著性，也不会使用他人多枚商标，借撞车之名行搭便车之实。此外，注册商标本身的显著性和知名度也是一个重要的考量因素。本案中，湘妹公司作为一家大型食品企业，在生产月饼之前，应对市场上同类产品的相关信息包括注册商标等有基本的了解。然而，其不仅在包装装潢上突出使用华美公司注册商标“福贵年年”；还在包装装潢的多个位置反复、多次进行标注，增加消费者对该标识的印象；且结合其他两个案件，其在同种商品月饼上使用华美公司三个注册商标“福贵年年”、“礼月传情”、“感恩月”，主观上难谓善意。 二、正当使用与混淆的关系 由于我国立法对正当使用的构成要件没有明确规定，在适用正当使用时，有人认为还应该考虑混淆可能。正当使用与混淆可能是否能够共存，争议较大。即使在商标正当使用理论较发达的美国，对这个问题也存在截然不同的观点。直到2004年美国最高法院利用KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression I, Inc.一案作出了最终的解释，是否构成混淆不应成为正当使用的要件。其理由主要从法律语义和立法目的两方面进行解释。语义方面的理由是兰哈姆法第1115节（b）4关于正当使用构成要件的规定并没有包含混淆可能。立法目的方面的理由是，商标权人无权阻却他人在“第一含义”上描述性地使用他人商标。若使用人能够证明不存在混淆可能，则商标侵权就不成立，其无须舍易求难，再证明正当使用之抗辩的其他要件，该抗辩就失去存在的必要，上述立法目的也无法实现。这与我国《商标法实施条例》（2002年制定）第四十九条的规定及其立法精神是一致的。该条例第四十九条并未要求构成正当使用需要有“不得误导公众”的条件，其立法目的同样在于限制商标权人对描述性词汇的独占，平衡权利人和他人的利益。故本案在对正当使用进行界定时，同样未将“不构成混淆”作为其构成要件。