原创：如何应对商标抢注？ 原创：如何应对商标抢注？ 原创 柴龙新律师 商律视界 3月20日 在商业经营中，商标是区分自身商品、服务与其他从业者商品、服务的标签，而商标一旦取得了市场知名度、影响力，甚至成为了驰名商标，更会成为商家的重要资产。商标专用权的取得在包括我国在内的许多国家采用的都是注册取得原则，也就是说谁先注册，谁就能取得特定商标的专用权，这就为商标的抢注提供了空间。商标的抢注是指，市场经营者将他人已经在使用但是还未注册的标识抢先在国家的商标许可部门注册，从而抢在商标实际使用人之前获得注册商标专用权。 商标抢注往往会严重影响企业的商业经营，商家辛苦经营出来的商品服务信誉会变为为别人做嫁衣。比较典型的商标抢注案例，如微软商标被国内商家抢注在卫生巾上、FACEBOOK被商家抢注在罐头上；而国外商家抢注我国知名品牌的例子也是不胜枚举，比如我国的知名老字号同仁堂、狗不理都曾在日本被抢注。 因商标抢注而产生的纠纷，不论在我国还是在国外都屡见不鲜，而且往往要经过协商、行政审查、诉讼等诸多程序、耗费长达数年甚至十几年的时间。比如日本无印良品MUJI在中国遭遇无印良品商标行政和侵权诉讼争议持续15年。 所以商标被抢注会严重影响商家的经营，本期的文章中我们会探讨商标被抢注之后的救济途径以及企业如何做好商标管理工作防止商标被抢注。 P1 商标抢注的常见情形 商标被抢注的情形多表现为商标被与实际使用人有业务往来的人抢注，比如被实际使用人的代理代表人抢注，或者已在一个国家注册的商标被他国商家在他国抢先注册。 代理代表人抢注商标 商标被代理代表人抢注的典型案例是“江小白”商标案。2018年11月，北京市高级人民法院终审裁定，江小白公司持有的一项“江小白”商标无效。这一案件的背景是这样的，2012年，江津酒厂下属的重庆市江津区糖酒有限责任公司（甲方），与新蓝图公司（乙方）签订《定制产品销售合同》，约定由甲方对乙方定制产品采取独家专销；乙方负责产品概念的创意、产品的包装设计、广告宣传的策划和实施等，甲方给予全力配合等。但是，双方没有就知识产权的归属签订任何协议。在没有签订任何协议的情况下，根据现行的商标法，包括民法的基本原理，均认为是委托作品的如果没有约定的情况下，受托者创作的行为所获得的利益应该归属于委托人。在这种情况下，法院认为构成一个代理、代表人的抢注行为，因此这个商标应该被宣告无效。 为了维护未注册商标的利益,我国《商标法》第十五条规定，禁止代理、代表人非法抢注被代理人、被代表人商标的规则。因此，只要认定代理、代表关系成立，那么这个被抢注的商标就可以被宣告无效。 代理代表关系不仅仅局限于商标代理关系、独家代理等，还可以扩展到一般代理，甚至通过其他手段知晓，或者应当知晓某商标的存在，而抢注的行为也应该被撤销。 国际品牌遭商标抢注 一是部分尚未进入中国市场的国际知名品牌，在中国遭商标抢注。进入中国市场后，只能采用诉讼或谈判的方式亡羊补牢。比如，日本无印良品MUJI在中国遭遇无印良品商标行政和侵权诉讼争议持续15年，日本无印良品两次败诉。 二是一些国外企业进入中国市场，忽视或错误估计商标保护的必要性。比如苏富比拍卖行在中国遭“苏富比”中文商标抢注商标侵权诉讼耗时近5年，最终以苏富比拍卖行获胜告终。苏富比是全球顶级的拍卖行。苏富比进入中国时，中国还没有服务商标制度，所以他只注册了商品商标。但后来有了服务商标制度之后，没有注册中文商标，这就给侵害人以可乘之机。当时的解决办法只能是先打未注册驰名商标，也就是说虽然没有在中国获得注册，但是根据2001年商标法的第13条第一款规定，在拍卖36类服务上已经使用并且具备极高的知名度和影响力。 三是国内的商标被国外或者其他地区抢注的。首先了解所在国家的相关法律政策，企业应尽快查清楚自己的商标被抢注的实际情况，并尽早考虑在抢注国依据相关法律规定准备对抢注商标提出异议。当然，依据国际惯例及绝大多数国家的规定，异议应当是在该抢注商标取得公告以后才能正式提交。即使没能在异议期内提出异议，这些企业也可在该商标被注册后，向注册机构或当地的法院申请救济，再通过法律程序最终判定该商标注册是否有效。 P2 商标被抢注的解决之道 商标被抢注后，商家维权的途径包括了法律途径和商业途径。法律途径主要指向商标局申请宣告抢注的商标无效，如果商标局驳回了申请，可以向商标评审委员会申请复审，直至向法院提起行政诉讼。商业途径包括了与抢注人签订协议受让商标、与抢注人共同开发商标、收购抢注人公司的股权等。通过商业途径加以解决，往往会花费商标实际使用人大量的资金，是一种无奈之选。所以我们将重点从两个方面介绍如何通过法律途径维权。 事前预防 一是提前进行商标申请、完整注册中文+外文商标，及时处理商标抢注。企业在进行商标布局的时候，需要进行本地化的改良。商标图样，不管是中文的、英文的还是图形的，都要进行本地化考量，这样才能覆盖到所有需要保护的地方。 二是防御性注册，对于商标，企业要有一个护城河的概念，但也不是把45个类别都注册了。这是不现实的，也没有必要。企业商标注册要有战略组合，最核心商标、主要使用商标、次要商标、可能将来使用的商标之间的平衡。 首先是最核心的商标，公司最重要的产品名称、在哪些类别或者服务上，这是最核心的，中文、英文、图形等都要考虑。其次是最主要使用的是哪些商标，是不是有一系列的产品线，哪些是主打产品，哪些是比较有潜力的产品，哪些是夕阳产品，哪些是马上要去做的产品。最后是次要商标，指除主要产品之外，次要的产品，或者将来要上市的产品。 海尔集团在海尔产品刚刚打开市场的后就在商标局把一系列产品都注册了海尔商标，是很值得企业学习的。 三是应当加强商标检测。企业应当密切关注国家工商总局颁布的《商标公告》，如发现相同或者相近的商标，及时向商标局提出异议；同时也可以委托商标代理组织进行市场追踪监测，及时反馈侵权信息，就已经注册的商标向商标评审委员会提出争议（注册之日起5年内）。 事后解决途径 1、首先要看抢注商标的对象是谁，在没有签订任何协议的情况下，根据现行的商标法，包括民法的基本原理，均认为是委托作品的如果没有约定的情况下，受托者创作的行为所获得的利益应该归属于委托人。在这种情况下，法院认为构成一个代理、代表人的抢注行为，因此这个商标应该被宣告无效。 为了维护未注册商标的利益,我国《商标法》第十五条规定，禁止代理、代表人非法抢注被代理人、被代表人商标的规则。因此，只要认定代理、代表关系成立，那么这个被抢注的商标就可以被宣告无效。并且代理代表关系不仅仅局限于商标代理关系、独家代理等，还可以扩展到一般代理，甚至通过其他手段知晓，或者应当知晓某商标的存在，而抢注的行为也应该被撤销。 2、不能用先注册的商标去打后注册的商标。要先把对方的注册商标宣告无效之后，再对他之后的侵权行为采取民事侵权诉讼。 2016年12月1日，阿里巴巴公司针对诉争商标向商标评审委员会提出无效宣告请求，认为诉争商标与其所有的具有极高知名度的引证商标构成使用在相同或类似服务上的近似商标，莱芜智通公司具有刻意攀附阿里巴巴公司“支付宝”商标的嫌疑，依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十条、第四十四条第一款的规定，申请宣告诉争商标无效。 法院认为，就商品服务类似问题，在审查判断相关商品或者服务是否类似时，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性；服务的目的、内容、方式、对象等是否相同或者具有较大的关联性；商品和服务之间是否具有较大的关联性，是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。本案中，诉争商标指定使用的“分期付款的贷款”服务与引证商标核定使用的金融分析、金融贷款等服务同属于3602类似群，均为金融事务类服务，在服务的目的、内容、方式、对象等方面都具有较大的关联性，构成相同或类似服务。各方当事人对诉争商标指定使用的除“分期付款的贷款”以外的服务与引证商标核定使用的服务构成类似服务没有异议，本院经审查后对此予以确认。故诉争商标指定使用的服务与引证商标核定使用的服务构成相同或类似服务。 3、在对方商标有效的情况下，可以主张我们的在先权利。 4、我方在先使用的的商标构成了驰名商标。驰名商标获得的保护会比一般的普通注册商标强很多，《商标法》第四十五条规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。 认定驰名商标有以下两种渠道：首先是行政渠道，认定时要考虑以下认定因素： （1）相关公众对该商标的知晓程度； （2）该商标使用的持续时间，如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的，应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的，应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料； （3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，如近三年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料； （4）该商标作为驰名商标受保护的记录； （5）该商标驰名的其他因素，如使用该商标的主要商品在近三年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料； 其次可以选择司法渠道。要走司法途径获得驰名商标的认定，必须满足以下认定条件： （1）案件是以违反商标法的第13条规定为由，提起的侵犯商标权诉讼； （2）案件是以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼； （3）原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼，被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的的案件； （4）商标指示的商品或者服务应在我国境内流通； （5）商标纠纷案件中的注册商标被他人用于不相同或者不相类似的商品可能造成淡化； （6）当事人能够提供证据证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名，例如：使用该商标的商品的市场份额、销售区域等；该商标的持续使用时间；该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；该商标享有的市场声誉以及证明该商标已属驰名的其他事实。 司法渠道认定驰名商标的优点是快捷高效，缺点是费用较高，难度不断增加，公信力较低，而采用行政渠道认定的话，认定周期长、审核部门多，这就需要企业自己去衡量其中的利弊，选择合适的方式进行认定。 P3 初创企业如何进行商标管理 1 注意商标标识和创意在申请前的保密 在企业申请注册商标标识前，必须注意对商标标识及相关创意采取保密措施，以避免商标被他人抢注。一旦商标遭到抢注，企业若想夺回就必须要面临一场旷日持久的“战斗”，无论是金钱还是时间方面都需要极大的投入与消耗。首先，对于没有切实证据能够证明代理人、代表人或关联关系第三人恶意抢注证据的初创型企业而言，想夺回相关标识，必须证明该标识已经使用，并且在相关领域已经具备一定的知名度，而知名度的证明标准非常高，对于初创企业来讲几乎无法达到要求；其次，初创型企业往往由于缺乏专门管理人员，容易导致相关证据留存不当或灭失，即便存在关联关系人抢注条款可供使用，因为举证责任等问题，成功概率也不大。 因此，企业在申请注册前，须尽量避免通过出版物、网络、销售、商务谈判等任何方式公开使用商标标识，在委托创作、合作创作过程中也应采取保密措施避免创意的泄露；退一步讲，当与第三人间的合作导致相关标识和创意透露不可避免时，也应该事先做好保密约定，并留存相关证据。 2 商标设计与注册前的检索 企业在着手商标设计与注册前，必须对同类产品或类似产品已注册或正在审查的商标进行全面检索，避免因重复、雷同、相似或者读音相似而不能注册。通过对检索结果的分析，使申请人对其所要注册的商标获得一个初步判断，从而做到心中有数避免盲目申请。 3 保证核心类别同时注重相关类别 在确保目的商标所使用或意图真实使用的商品或服务类别未被他人注册后，企业首当其冲的便是对这些类别的申请注册，以保证商标能够在核心商品或服务类别上使用。同时，也要注重在相关类别上的注册，即在类似或有关联性的商品或服务类别上进行注册，譬如：核心产品的上下游产品、产品相关的服务领域、服务类别的主售产品、与产品通常搭售或共同使用的产品等。一方面，在相关类别上的注册能够扩大商标权人原有的排他权，以保护核心商标不受侵犯，避免别有用心者攀附商誉、混淆市场；另一方面，为企业日后在其他相关领域的拓展奠定基础。 4 商标标识最好分开注册，文字商标优先 商标法规定：任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可作为商标申请注册。 在企业申请注册商标时，须将文字、图形、声音商标等予以分开注册，从而有效化解注册风险提高核准率，获得最大的保护范围，因为对于组合商标在审查时任何一部分不满足要求，全部商标均会被驳回。由于文字商标易于呼叫、易于记忆的特点，在各类商标中，文字商标的可识别性最强，因此企业应当优先注册文字商标。在已经申请文字商标的基础上，通过图形商标、声音商标的注册，使企业商标体系更加充实、完善。 5 注意商标标识设计的著作权归属 很多人误以为，企业内部职员所设计的商标，或企业与设计人签订了委托合同，那么他们所设计商标的版权便自然归属本企业。这是一个很大的误区。事实上，商标标识的著作权归属须以明确而有效的合同条款来约定。因此，企业必须事先与商标设计人明确该标识的著作权归属，否则，在商标做大做强之后极易产生经营隐患。另一方面，要注意保留创作底稿，委托创作合同，并通过版权登记、时间戳、或者电子邮件、邮局发信函等方式固定创作内容和创作时间，以明确著作权的成立时间、作者、权利人和作品内容。 6 进行事后检测 企业成功注册获得商标权之后必须加强事后监测，定期定时查阅《商标公告》，一旦发现有其他企业在相同或类似商品上申请注册与本企业注册商标相同或类似的情况，要及时向商标局提出异议，防止本企业商标权遭到侵犯。另一方面，通过商标监测，能及时有效的获得商标续展与权利状态信息，防止商标因过期未续展而被注销，或者未经商标权人同意冒名转让或许可行为的发生。 7 建立使用证据档案 商标使用证据档案是企业在经营过程中使用商标所形成的档案，包括商标宣传资料、广告资料以及销售资料等。及时建立商标使用证据档案。一方面，无论是商标驳回、异议、无效还是撤三程序中，都需要提供商标使用证据，在商标权遭遇侵犯时更能为维权提供强有力的证据支持，从而有力打击侵权行为。另一方面，商标使用证据档案有助于企业对知名商标的培育。虽然初创企业商标知名度不大，但仍应积极培育商标知名度，留存商标宣传和使用的痕迹和证明，并在适当时机申请著名商标、驰名商标的认定，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。 诚信 | 包容 | 开放 | 共享 专业 | 坚持 | 奋斗 | 分享 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