【案例评析】平行进口中的商标侵权抗辩 原创 雷东 冯俊伟 北京中知律师事务所 4月20日 中知律师事务所 | 雷东 冯俊伟 【案情简介】 2013年5月31日，库斯亭泽公司与大西洋C贸易咨询有限公司（以下简称“大西洋C公司”）签订商标使用许可合同，约定：大西洋C公司是库斯亭泽公司所生产产品在中国大陆区域内的唯一经销商；该合同的唯一目的旨在打击潜在的第三方平行进口许可产品到中国的侵权行为；库斯亭泽公司授予大西洋C公司涉案商标独占的、不能转移的许可使用权，有效期至2019年12月31日。2013年12月17日，国家工商行政管理总局商标局就涉案商标的使用许可发出商标使用许可合同备案通知书。 大西洋C公司认为四海致祥公司的销售行为侵犯涉案商标专用权，给大西洋C公司造成了巨大经济损失，遂诉至法院请求判令四海致祥公司立即停止侵犯其商标专用权的行为，停止销售侵害其商标专用权的啤酒产品，并赔偿其经济损失及合理支出人民币300万元。 【律师意见】 【判决结果】 因此，四海致祥公司的销售行为不构成对涉案商标专用权的侵犯，大西洋C公司的诉讼请求缺乏法律依据。故，判决驳回了大西洋C公司的诉讼请求。 【案例评析】 因此，笔者认为，要解决本案争议的核心焦点问题可以从以下三个方面进行把握： （一）四海致祥公司的销售行为，是否适用商标权权利穷竭原则 商标权权利穷竭原则，也称商标权权利用尽原则，一般是指附有某商标的产品经商标权人同意投入市场后，商标权人无权禁止他人转销该商品。该原则旨在有效化解依附在某商品上的商标权与商品本身的物权之间的权利冲突，保障商品在市场上的自由流通，维护社会经济的正常运行。 众所周知，商标只有依附在特定商品或者服务之上才能发挥其功能，而该特定商品作为一个普通的有体物，购买者通过合法途径取得之后便对它享有物权法上的所有权，有权利对之做出任何占有、使用、收益及处分等行为。但是，就商标法而言，销售带有商标标识的产品未取得商标权人的许可，即被认定为商标侵权。因此，当购买者再次出售商品时，依附在该商品上的商标权与商品本身的物权即会发生权利冲突。为了有效化解这一冲突，“对商标权人的权利进行限制并保证特定产品受让人利益，保护与某一商标权转移相关的个人利益与社会公共利益”1，达到二者利益间的平衡，商标权穷竭原则应运而生。这样，商标权人的正当利益既得到了维护，又不至于使其利益扩张到干扰购买者所有权权利的行使。目前，英国、法国、德国等国的《商标法》已对该原则作出了明确规定，我国商标法理论与实践中亦广泛采用。 （二）四海致祥公司的销售行为，是否会导致消费者的混淆 （三）四海致祥公司的商标平行进口行为，是否应当为我国法律所禁止 对平行进口问题的规制，应当以我国法律的规定为依据，但遗憾的是，我国现行法律法规中并未对平行进口作出明确规定。司法实践中，由于案件情况各不相同，法院对这一问题的看法也大相径庭。在“MICHELIN”案²中，长沙中院认为，尽管原告承认被控侵权产品是由其日本工厂生产，产品上标注的“MICHELIN”系列商标也是在日本标注，但该产品未经原告许可和质量认证即在中国境内销售，由于这种产品在我国境内的销售已属违法，且可能存在性能和安全隐患，破坏了原告商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用，对原告注册商标专用权已造成实际损害，被告的销售行为，属于侵犯原告注册商标专用权的行为。但就本案而言，由于上面两点的分析，再加上四海致祥公司从荷兰进口的库斯亭泽公司生产的涉案品牌啤酒的品质没有发生任何变化，涉案商标的各项功能以及商标权人的商誉没有遭受任何破坏，因此，四海致祥公司将欧洲市场上合法流通的涉案品牌啤酒进口到我国进行销售，并未构成商标侵权，其平行进口的行为，未违反我国《商标法》及其他法律的规定，不应当予以禁止。 综上所述，笔者认为两审法院对本案的判决是正确的，其适用法律准确，论理充分，有力地维护了四海致祥公司和广大消费者的合法权利，保障了商品在市场上的正常流通。 【结语】 本案作为商标平行进口领域内众多典型案例之一，法院作出的驳回大西洋C公司诉讼请求的判决，不仅有力地维护了四海致祥公司和广大消费者的合法权利，还对我国处理平行进口问题的司法实践产生了重要指导意义。 首先，例如此案，法院认定被告平行进口行为未违反我国《商标法》及相关法律法规、不构成商标侵权的重要依据是，被控侵权商品的生产商与涉案商标的权利人为同一人，否则属于我国《商标法》第五十七条第（一）项所规定的情形，应当被认定为商标侵权行为。因此，在社会实践中，商标权人是否为同一人，是认定商标平行进口中侵权成立与否的重要标准。 其次，在应对平行进口纠纷中，被告可以使用商标权穷竭原则进行抗辩，但被告必须证明其所销售的商品是合法进口并经商标权人同意的商品。在商标权穷竭原则下，商标权人的利益已在商品的首次销售环节中获取，在商标所承载的商誉不被破坏的情况下，购买者可以将合法进口的商品再次转售，商标权人无权禁止。反之，若平行进口人转售的商品有损于商标权利人的商誉，则不适用商标权穷竭原则。 最后，混淆可能性标准，也是平行进口中判断商标侵权与否的重要标准。平行进口人从国外市场上合法进口而来的商品，在国内进行转售的行为，只要不会导致消费者的混淆、误认，就不应当被认定为商标侵权行为。 注释1：马强、王燕：“论知识产权穷竭原则的正当性基础”，《知识产权》，2011年第1期，第91页。 注释2：长沙市中级人民法院（2009）长中民三初字第0073号民事判决书 联系人：侯先生