商标权出资方式的案例思考 一、基本案情 甲公司拥有一件在无锡地区享有盛誉的注册商标，但因公司资金不足而难以扩大规模。乙公司是一家投资公司，看上了甲公司的商标，遂提出与甲公司进行合作，希望借其商标名气迅速发展。两公司一拍即合，计划由甲公司出、乙公司出资成立新公司进行发展。但在办理相应手续的过程中，甲、乙公司对商标权入股方式产生了争议。甲公司想以注册商标的独占许可使用权入股，乙公司则要求甲公司以商标权出资。 二、两种出资方式的主要区别 双方争议的焦点是甲公司的出资方式是转让商标权还是商标独占使用许可，这两种出资方式存在很大区别： (一)前者转让的是商标所有权，后者转让的是商标使用权 转让商标权出资是由甲将商标所有权转让给新公司，甲不再享有商标权。商标独占使用许可出资就是甲公司在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可新公司使用，甲公司依约定不得使用该注册商标，甲公司按照合同约定不享有商标的使用权，但仍然享有其他权利。 (二)缴纳出资的程序不同 两种出资方式均需要甲、乙公司达成合意后成立新公司，并将甲公司的商标权或独占使用许可验资计入注册资本中，区别在于缴纳出资的程序上。以商标权出资需要甲公司向商标局申请将商标权转让给新公司，经商标局核准后，自公告之日起商标权归属新公司，甲公司完成出资。以商标独占使用许可办理出资时，甲公司与新公司签订商标独占使用许可协议，并将协议向商标局备案，完成出资。可见，商标使用权的转让本质上是一种合同行为，转让的不是财产而是价值。 (三)出资双方风险负担不同 以商标权出资时，甲公司必须将商标权转让给新公司，如果合作失败，甲公司很可能无法取回对其至关重要的商标权。以商标独占使用许可出资时，即使合作失败，甲公司仍然拥有商标权，使用许可时间一到，甲公司能够重获使用权，因此甲公司承担的风险会小的多，而此时乙公司承担很大风险，因为甲公司仅承担合同义务，万一合作出现问题，甲公司随时可以退出，合作成立的新公司如果没有了甲公司的商标权势必难以为继，乙公司的资金投资将面临很大风险。因此，以商标权出资时甲公司承担的风险较大，以商标独占使用许可出资时乙公司承担的风险较大，这是甲、乙公司产生分歧的根源所在。 三、商标独占使用许可出资的可行性 以商标权出资在立法和实务中都没有问题，但能否以商标独占使用许可出资尚存争议。笔者认为，商标独占使用许可出资在目前来讲有三个方面的问题难以解决： (一)商标独占使用许可在“评估”和“转让”上存在问题 我国《公司法》 规定可以用“ 实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资”，对于非货币财产是否可以用作出资的判断标准是能否“评估”和“ 转让”。在商标独占使用许可的“评估”上，使用许可的价值源自商标权本身，商标权可以评估，商标独占使用许可的价值应该也可以评估。但是根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条，商标独占使用许可应当有“ 约定的期限”，而商标独占使用许可的价值必定跟许可期限的长短密切相关，这就给验资评估带来一系列问题：一是商标独占使用许可在公司设立时无法进行正确评估作价，因为商标独占使用许可期限可能与公司的存续时间并不一致，即使在出资时限定许可期限与公司存续时间一致，在实际经营过程中也可能发生合同先失效或者公司先解散等不确定因素，造成商标独占使用许可在公司设立时的估价与实际的价值相去甚远;二是商标权人的出资额和企业的注册资本可能每天都在减少。如果商标权的价值保持不变，那么商标使用许可的价值会随着时间的推移一直减少，直至许可到期后为零，因此，除非商标权的价值一直在增加，并且增加的速度大于因时间流逝而减少的速度，否则商标权人的出资额和公司的注册资本均会一直处于稳定减少的状况，这不符合公司资本维持原则，也给如何分配股东收益带来难题。 商标独占使用许可“转让”的问题则源于不同法律部门对“权利转让”的定义混乱。 《公司注册资本登记管理规定》 第十二条规定“ 以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续”，从《公司法》 及其配套规定看，用于出资的非货币财产应当进行财产权的转让。在我国《合同法》、《公司法》等民商法立法和法学理论上，财产权的转让不仅可以指所有权的转让，还包括占有权、使用权、收益权、处分权等各项权能的单独转让。但是在《商标法》等知识产权法中，权利“转让”特指所有权转让，使用权变动表述为“使用许可”。从知识产权法的立法表述看，《公司法》规定的知识产权出资只能是知识产权所有权，不能以使用权出资，因为只有所有权才谈得上“转让”，使用权只能说是“使用许可”。 (二)以商标独占使用许可出资不利于公司的稳定运营和保护债权人利益 目前我国商标独占使用许可出资在注册登记和资本监管上缺乏具体规范，注册资本稳定性得不到保障，公司和债权人的风险很大。以本案为例，具体表现有：1、甲公司在商标上对新公司只承担合同责任，如果新公司出现经营问题，甲公司可能随时退出，而甲公司的商标是新公司设立的基础，失去了商标，新公司将陷入困境;2、商标独占使用许可的价值比商标所有权更不稳定，不仅受商标所有权本身价值的影响，还受使用授权期限、商标权人的经营状况等因素影响，市场经济瞬息万变，即使经常对商标独占使用许可的价值进行评估，也不可能保证商标独占使用许可的出资价值，这对公司资产的维持非常不利;3、公司解散时，商标独占使用许可难以变卖用于清偿债务。商标独占使用许可变卖难度比商标所有权大得多，尤其是公司解散时许可剩余期限如果所剩无几就会出现没有人愿意购买的局面，此外，商标使用许可再转让必须经商标权人同意，如果商标权人一直不同意， 商标使用许可的价值将无法兑现。 (三)以商标独占使用许可出资不利于商标的发展和保护 合作成立的新公司由于没有商标所有权，只会考虑短期收益，不会考虑长远收益，不会投入太多财力去进行商标宣传和保护，而甲公司由于在一定期限内无法使用商标，也不会非常积极地宣传和保护商标，显然这对商标本身的成长非常不利。在现实生活中也有类似教训，1997年广药集团将“王老吉”商标授权给加多宝，加多宝用十几年时间花费大量人力财力苦心经营“王老吉”商标，将其从一个区域品牌发展成价值千亿的全国品牌，然而2012年广药集团收回了“王老吉”商标使用权，加多宝十几年的苦心经营成了为他人作嫁衣，不得不转而包装自己的“加多宝”商标。有加多宝的前车之鉴， 如果甲公司仅以商标独占使用许可出资， 必将影响乙公司进行投资的积极性。 四、结语