最高院最新“涉外定牌加工”判决对外贸领域的影响（下篇） 每年4月，中国海关和最高人民法院都会同期发布前一年度典型知识产权案例。今年最高院发布的2019年典型案例之一——“本田技研工业株式会社（以下简称“本田公司”）与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司（二公司以下简称为”恒胜公司）侵害商标权纠纷案〔最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书，以下简称“最高院138号判决”〕”中，涉案侵权商品在申报出口时被海关扣留，之后案件又经历了一审、二审、再审共计三年半年时间。2019年9月，最高院做出境内涉外定牌加工企业构成侵权的最终判决，该判决与以往类似案件判决结果有所不同，很有可能对外贸生产企业产生深远影响。就此，北京德和衡律师事务所海关法专业律师赵晶与知识产权专业律师崔春花展开一场对话。 赵晶：崔律师给涉外定牌加工相关企业提出的警示非常重要，那么我们假设最高院138号判决的裁判思路将在未来被推广，作为资深的知识产权律师，您对企业有什么建议吗？ 崔春花：对境外委托方而言，不仅需要防范自身侵权风险，还要避免因被委托人侵权而引发的其他风险。不同情况和时点下，应注意的事项有所不同。 授权前：中国商标注册以注册制为原则，且按注册样式和类别/商品进行保护，因此境外委托方如果在授权前并没有中国的注册商标，则应尽早、且在尽可能宽的范围内在中国进行商标注册申请并申请海关备案；商标注册申请期较长，如果授权方希望尽早在产品上使用，则应在实施授权之前，先行查询是否有在先权利障碍（是否已有他人在相同/近似商品上先行注册了相同/近似商标），如果没有，则可以考虑在注册成功前即使用；如果有，则应考虑先进行障碍清除，在获得商标权以后再进行使用。如果境外授权方在授权前已经获得核心商品商标注册，那么则应注意维护商标权的有效性，方式包括但不限于及时续展、应对可能的撤销、无效等。 授权时：与被授权方签署合作协议时，应就商标权归属、防止恶意抢注等做出清晰的约定。 授权后：应密切注意和监督被授权方使用注册商标的规范性，防止其不当使用造成的侵权风险；及时变更海关备案，添加被授权方信息，以保证相关产品出口通关顺利；如果货物出口时被海关扣留，则联合被委托人及时与海关取得联络，提出不侵权的主张、意见和证据，在必要时考虑起诉或在第三方起诉时及时应诉。 赵晶：崔律师日常接触很多境外客户，您的建议应该对境外委托方非常有价值。在涉外定牌加工业务中，境内的被委托加工企业通常只收取委托方少量加工费，但其又是产品生产者和出口商，也是侵权法律风险的直接承受人，可以说，他们承担的风险和收益是不匹配的。在这种情况下，被委托方应特别关注可能的侵权风险，所以您也给加工企业提供一些建议吧！ 崔春花：您说得非常对，加工企业应将预防侵权风险作为非常重要的工作。 合作关系确立前：应严格审核境外委托方商标权利情况，如果在中国有注册商标，且商品保护范围已覆盖其授权加工的类别及商品，商标也在有效期限内，且无明显纠纷以及侵权风险，则可考虑签署合作协议；如果境外委托方尚无中国注册商标，则应查询是否有其他在先权利障碍，并要求委托方通过注册或者其他程序（如转让）尽快获得商标权，在未完成上述程序前，不建议开展合作。 获得授权时：境外委托方在中国已有注册商标的，加工企业应在签署授权协议时，谨慎审查授权内容，如商标、商品、权利人等是否与其注册商标涵盖的范围一致、授权期限是否在商标有效期内；可以考虑在协议中约定保证条款，要求境外委托人对维护注册商标权利的有效性及授权的有效性承担保证义务，还可以约定委托方应承担因商标授权瑕疵和第三方商标侵权指控带来的损失等内容。 在境外委托方尚无中国注册商标，也未查询到明显侵权风险，同时确有合作必要的情况下，建议在协议中增加境外委托方的保证义务，要求境外委托方在一定期限内申请并获得中国境内商标注册，并在取得注册后完善后续授权程序、维护其注册商标权利的有效性、授权的有效性，同时约定由委托方承担因商标授权瑕疵和第三方商标侵权指控带来的损失等内容。 获得授权后：应督促和确认境外委托方尽快完成商标许可备案和海关备案手续；加工企业需要严格规范使用授权商标，如果货物出口时被海关被扣留，则联合境外委托方及时与海关沟通，在必要时积极起诉或应诉。 赵晶：非常感谢崔律师，咱们今天的讨论已经很深入了，也给我很多启示。未来如果外贸企业有知识产权方面的问题，一定再向您请教。 崔春花：外贸领域的知识产权保护非常重要，需要外贸领域和知识产权领域律师合作为客户提供服务，也很感谢您提供的有价值的信息。 （完） （以上仅为作者观点，不代表发布平台意见）