浅析驰名商标条款在商标授权确权行政案件中的适用_注册 ——从“格兰富”商标认驰案看驰名商标条款在商标授权确权行政案件中的适用 作者|赵玲 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 （本文5208字，阅读约需10分钟） （扫描上方二维码，获取赵玲律师的中国知识产权律师名片） 格兰富/GRUNDFOS是来自丹麦的世界知名泵类产品品牌。格兰富1995年进入中国市场以来，在中国投资设立了格兰富水泵（上海）有限公司、格兰富水泵（苏州）有限公司等多家公司，在中国泵类商品市场名列前茅。“格兰富”中文商标自2009年起连续三次被认定为上海市著名商标。随着品牌知名度的不断提升，市场上仿冒格兰富的产品也越来越多，格兰富公司亦从未停止对知识产权保护的努力。2018年9月、10月，北京知识产权法院分别在4件针对浙江某公司在第9类、第11类及第35类商品和服务上注册的“ZGGRUNDFOS”和“格兰富”商标的无效宣告请求行政案件[1]，以及1件针对常州某公司在第2类商品上申请注册的“格兰富GELANFU”商标提出的无效宣告请求行政案件[2]中认定“GRUNDFOS”和“格兰富”为使用在泵商品上的驰名商标，适用《商标法》第十三条第三款宣告诉争商标注册无效，撤销商评委的行政裁定。近日，北京市高级人民法院又在针对安徽一家企业于第40类服务上注册的“格兰富”商标提出的无效宣告请求行政案件[3]中认定“GRUNDFOS”和“格兰富”商标为使用在泵类商品上的驰名商标，诉争商标依据《商标法》第十三条第三款的规定应当予以无效宣告。 案情介绍 这6件判决分别涉及了3个不同的市场主体在不同类别的商品和服务上申请注册的6枚与格兰富公司的“GRUNDFOS”和“格兰富”相同或者近似的商标标志，包括格兰富电气有限公司在第9类、第11类及第35类商品和服务上申请注册了“ZGGRUNDFOS”、“格兰富”4件商标；常州市亚明涂料有限公司在第2类商品上申请注册的“格兰富GELANFU”商标；以及安徽格兰富机械设备有限公司在第40类服务上申请注册的“格兰富”商标。格兰富电气有限公司和安徽格兰富机械设备有限公司的企业名称虽然包含“格兰富”字样，但是与格兰富公司均无任何关系。 格兰富公司对该6件商标提起商标无效宣告请求，依据《商标法》第十三条第三款的规定，请求宣告上述商标的注册无效。格兰富公司主张诉争商标系对其在先注册和使用在泵类商品上的“GRUNDFOS”和“格兰富”英文、中文商标的复制、摹仿和翻译，诉争商标的注册和使用会误导公众，致使格兰富公司的利益可能受到损害。商评委裁定认为，在案证据不足以证明其在诉争商标注册申请日之时已成为商标法第十四条所指的驰名商标。且引证商标据以知名的水泵类商品在商品内容、消费对象、销售渠道等方面与诉争商标核定使用的商品和服务具有一定区别，关联性不强；双方商标共存于市场，不易导致消费者产生混淆、误认，从而损害格兰富公司的利益。商评委裁定维持诉争商标的注册有效。 格兰富公司不服商评委裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。格兰富公司诉讼阶段向法院提交了行业排名及所获奖项；生产销售证据，包括审计报告、利税证明、销售合同和发票等；媒体报告、广告宣传证据；2008年7月至2014年1月格兰富公司参与制定水泵类产品行业技术规程及标准证据；工商执法、法院侵权判决及域名争议裁定等保护记录；商评委、商标局认定引证商标知名度、在先商号权及在先著作权的裁定。 北京知识产权法院在其中5件商标无效宣告请求行政案中，判决认定，格兰富公司在商标评审程序和诉讼中提交的证据可以证明“GRUNDFOS”和“格兰富”英文、中文商标在泵类商品上，在诉争商标注册申请日之前已达到了驰名程度。诉争商标与引证商标“GRUNDFOS”和“格兰富”构成近似商标。鉴于格兰富公司使用引证商标的泵类商品较早进入中国市场，占有较高的市场份额，并进行了持续的宣传，在相关公众中的认知程度很高，现第三人相关类别的商品和服务上注册诉争商标显然是为了不正当利用格兰富公司引证商标的市场声誉，兜售自己的商品，其行为损害了格兰富公司的利益，故诉争商标的注册违反了商标法第十三条第三款的规定。引证商标获得在第9类、第11类、第35类及第2类商品和服务上的跨类保护。 北京市高级人民法院近日在针对安徽格兰富机械设备有限公司申请注册的“格兰富”商标无效宣告请求行政案件二审判决中再次认定引证商标“GRUNDFOS”和“格兰富”为使用在泵类商品上的驰名商标，诉争商标使用在第40类的金属铸造等服务上易误导公众，导致混淆误认，同时减弱引证商标与格兰富公司之间的紧密联系，损害格兰富公司的合法权益。“GRUNDFOS”和“格兰富”进而获得在第40类服务上的跨类保护。 短 评 《商标法》第十三条规定了对驰名商标的保护[5]。第十三条第二款规定的是对未注册驰名商标在相同或者类似商品上的保护，第三款则规定了对已注册驰名商标在不相同及不类似商品上的保护。在商标授权确权行政案件中，驰名商标条款的适用包括三个构成要件：一是主张保护的商标达到驰名的法律状态；二是诉争商标构成对驰名商标的复制、摹仿或者翻译；三是容易导致混淆或者误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害。实践中主要涉及驰名认定、损害可能性及保护范围的确定三个方面。 （一） 驰名认定 驰名商标的认定包括认定的必要性及证据采信两个方面。司法机关对驰名商标认定所采取的按需认定、被动认定、个案认定的原则已经成为普遍接受的基本原则。关于驰名商标按需认定，最高人民法院在再审申请人巨化集团公司与商标评审委员会、第三人胡金云商标异议复审行政纠纷案[6]中，对此问题予以释明，认为“在案件审理过程中，固然要对异议申请人请求予以保护的引证商标所具有的知名度予以考量，但并不意味着必须将其作为适用商标法第13条第2款的前提条件，即首先对引证商标是否构成驰名商标的问题进行审查和认定。……在商标授权确权行政案件的审理过程中，亦应遵循驰名商标按需认定原则。换言之，如果被异议商标并没有构成对引证商标的复制、摹仿或者翻译，或者被异议商标获准注册的结果并不会导致误导公众并可能损害引证商标权利人利益的结果，即无需对引证商标是否构成驰名的问题作出审查和认定。” 上诉6件格兰富认驰案中，诉争商标标志或与英文引证商标构成近似，或与中文引证商标构成相同或者近似，因此构成对两枚引证商标“GRUNDFOS”和“格兰富”的复制、摹仿和翻译。诉争商标所指定使用的商品和服务项目，与引证商标所注册和使用的第7类的泵类商品在区分表中不属于相同或者类似商品，不属于商标法第三十条所规定情形，因此有必要依据商标法第十三条第三款的规定予以审查。 关于证据采信，本案的难点在于引证商标所使用的商品并非普通消费者所能接触到的日常用品，而是更偏向于工业及商业用途的专业产品，对驰名证据要求更高。格兰富公司在商标评审及诉讼阶段提交了较为全面并具有说服力的证据，包括2003年至2015年的年度审计报告，行业排名及获奖证明，广告及宣传证据，著名商标证书，以及商标维权判决和裁定等证据。代理人将近3000页的证据材料进行了有效的归纳整理。所有证据内在联系并相互印证，有力地证明了引证商标在诉争商标注册申请日前，通过广泛和持续地使用和宣传，已经为相关公众所熟知，达到了驰名的程度。 （二） 损害可能性 涉案第三人格兰富电气有限公司经营泵类产品，而安徽格兰富机械设备有限公司投资设立安徽泵业公司生产经营泵类商品。作为同类产品的经营者，第三人在相关类别的商品和服务项目上申请注册诉争商标，显然是为了利用格兰富公司的引证商标在相关公众的知名度和市场声誉，推销自己的产品，误导公众，同时减弱驰名商标与格兰富公司之间的紧密联系，致使格兰富公司的利益受到损害。 （三）保护范围的确定 对已注册驰名商标的跨类保护并不意味着全类保护，而是给予其与驰名程度相适应的保护范围。如何确定已注册驰名商标跨类保护的范围，通常从下列几个方面进行考虑：（1）商品的关联程度；（2）相关公众的重合程度和注意程度；（3）请求保护的驰名商标自身的显著性和知名度；（4）商标标志的近似程度；（5）指定使用商品的情况等因素。[9]例如，在再审申请人YKK株式会社与商标评审委员会、第三人瑞安市力博机车部件有限公司商标异议复审行政纠纷案[10]中，最高人民法院认为，拉链可以用于车辆内装饰品，两者属于上下游产品关系。YKK属于臆造词，本身显著性较强，在YKK商标于拉链商品上已经具有很高知名度的情况下，基于车辆内装饰品与拉链具有上下游产品关系，故可以认定两者具有较强的商品关联性。在再审申请人诺和诺德公司与商标评审委员会、第三人沈阳市其乐大帝商贸有限公司商标异议复审行政纠纷案[11]中，最高人民法院认为，被异议商标指定使用在第25类服装商品上，与引证商标核定使用的第5类人用药品差距较远。但是，被异议商标与引证商标相比较，视觉上基本无差别。“诺和诺德”系臆造词，显著性较强。其乐大帝公司将使用被异议商标的产品，以具有预防糖尿病足功效进行宣传，并在糖尿病学术会议现场、医院等场所进行展示、销售，被异议商标实际使用的商品与引证商标核定使用的商品在销售渠道、消费群体等方面关联程度较高。相关公众在上述商品上看到被异议商标时，容易认为相关商品由诺和诺德公司提供或与其存在特定关联，从而损害诺和诺德公司的合法利益。 格兰富商标获得驰名认定保护的6件个案中，诉争商标指定适用的商品和服务与格兰富商标核定使用的泵类商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面均具有一定的关联性。申请注册的主体在实践中也从事与泵类产品相关的生产和经营活动。“GRUNDFOS”和“格兰富”为臆造词，显著性较强。综合上述考虑，法院给予两商标在第2类、第9类、第11类、第35类及第40类商品和服务上的跨类保护。 虽然驰名认定以被动保护、个案认定为原则，经过司法审查的驰名认定判例可以作为驰名商标保护的在先记录，在今后的案件中引用，为驰名商标权利人的商标维权提供了有利的支持。这一判决对于格兰富更好的保护其品牌声誉和合法权益并提升其品牌价值有着重要的意义。 我国的驰名商标保护制度从无到有，后又因过度强化驰名商标的表彰功能从而导致被异化的情况。2011年12月在《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中，明确提出要规范驰名商标的认定和保护，切实加强驰名商标保护。对驰名商标的司法保护是对驰名商标权利人的合法利益最有力度的保护。合理地确定与驰名程度相适应的保护范围，有利于推进建设商标注册和使用的诚信环境，积极为品牌保护提供司法保障，促进企业创兴活力，优化营商环境。[12] 注释： [1]参见北京知识产权法院（2017）京73行初9376、9379、9380、9381号行政判决书。 [2]参见北京知识产权法院（2018）京73行初1775号行政判决书。 [3]参见北京市高级人民法院（2018）京行终5625号行政判决书。 [5]《商标法》第十三条规定：“第十三条 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。” [6]参见最高人民法院（2015）知行字第112号行政裁定书。 [7]2001年商标法的规定，与2013年商标法第十三条第二款规定相同。 [8]2001年商标法的规定，与2013年商标法第十三条第三款规定相同。 [9]《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条规定，当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：（一）引证商标的显著性和知名程度；（二）商标标志是否足够近似；（三）指定使用的商品情况；（四）相关公众的重合程度及注意程度；（五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。 [10]参见最高人民法院（2016）最高法行再67号行政判决书。 [11]参见最高人民法院（2018）最高法行再87号行政判决书。