回归商标权利保护的法律本源——从工商总局叫停各地著名商标认定再思考企业商标战略 原创 夏锋 伍晓毅 上海知识产权 2017-09-09 2017年6月，国家工商行政管理总局局长张茅在全国工商会议上明确将叫停地方著名商标、知名商标评选，并强调：“（类似评选）实际上是一种不正当竞争行为，与驰名商标保护制度的宗旨相违背，面临着政府越位的巨大风险”1。中国市场管理行政最高负责人的前述表态实际为长时间以来公众熟知，地方政府热衷操持的“著名商标评选”划上了休止符，但该项以完善“市场经济体制”，促进“公平有序竞争”为宏旨的禁令甫经宣布，坊间并不乏疑问声音，如政府主持的品牌遴选缺位，于宏观而言服务型政府如何践行“品牌战略”大政，微观视之企业如何自行实现品牌加冕？总之，该事件为继续厘清包括“驰名商标”、“品牌建设”、“公平竞争”等在内的市场和法律概念提供了反刍和思索的引线，而本文试图以此为发端，扼要梳理“著名商标认定”、“驰名商标认定”行政及司法立规和实践的历史沿革，分析评价其法理属性和内涵，并在市场化经济、与国际接轨等语境下提出品牌建设战略的方案和建议。 “著名商标”、“驰名商标”认定制度的误读和乱象 上世纪80年代，我国引入驰名商标制度时，市场经济尚不健全，对驰名商标的认知尚属模糊。当时主要由省级工商机关主持的“著名商标评定”适逢中国由计划经济转向市场经济的发端，现代法律意义下的“商标”、“驰名商标”属新概念，各界尚无清晰理解，其时现象之一为域外品牌纷至沓来眼花缭乱，形成对国产品牌的“围剿”之势，而提携培育本土优质品牌，无论从鼓励民族企业创优，还是提供正确消费观念的指引，于当时之管理者无不具有现实和急迫的意义。 然以“法无授权不可为”的法治原则度量，著名商标评定存在授权正当性的先天不足，亦难祛公权力干预市场的失位，而在中国日渐接轨全球，市场话语权渐成主导的背景之下，评定的规制缺位、管理越位致其公正性和价值不断受到诟病，甚至出现三鹿奶粉，西安地铁电缆事件等虚假评定劣质商品为著名而以政府公信力严重受损为恶果的极端案例。其于实体程序之弊无外乎如下，一、公平公正难以保证，弄虚作假乃至权力寻租难以杜绝；二，评定静态，无法真实反映动态发展的商品声誉和品质；三，评定性质上属政府为企业背书，一旦问题出现，势必损害政府公信力；四，评定让个别品牌获得竞争优势，对其他品牌则构成不公平竞争。 上述“著名商标评定”的积弊固然系中国市场发展初级阶段局限的客观体现，但也是顶层设计长期集体误识在实践中的投射。回溯中国早期关于商标商誉认定行政规章的制定及实践，“驰名商标”这一法律概念引入之时似已背离其法律意义上本源，而几被异化为一种“评选”和“荣誉称号”。最早如1996年《驰名商标认定和管理暂行规定（修订）》规定，“经国家商标局认定的驰名商标，认定时间未超过三年的，不需要重新提出认定申请。”该条款实际赋予了驰名商标的时效性，与国际上广泛认可的个案认定原则相悖，也是社会误读其为“荣誉称号”的一种成因。而取代上述《暂行规定》效力的2003年《驰名商标认定和保护规定》规定：“驰名商标，是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”，可见该规定仅表述了商标的事实状态，而未揭示其作为商标保护制度存在的特质。该《规定》又加重了驰名商标相对人举证责任，在其对驰名主张及证据提出异议的前提下，强加提供反驳证据义务，这事实上削弱了相对人答辩权利，与通说 “待证事实分类说”项下消极事实举证的原则不符，并赋予驰名商标“一次认定，终生有效”实际上的效力和等同于荣誉称号的价值。在前述行政规章诸种误读误导之下，地方工商行政管理机关热衷“著名商标”认定，主动以行政权力介入市场竞争亦不足为怪；而在促进经济发展，实施品牌建设战略的旗帜之下，地方政府也跟风而上，纷纷将“驰名商标”、“著名商标”认定作为政绩参考，成功则奖励百万元之巨在大多数省市亦成通例；具备敏锐市场嗅觉的企业自然会循迹这个品牌增值的快速通道，并将认定结果作为广告素材或直接使用于商品或服务之上。上述因素的合力导致在长时间内“著名商标”认定，行政管理案件、商标确权乃至司法程序内“驰名商标”认定案件热潮泛滥，其中不乏虚假案件，即使以“荣誉称号”的标准来论，在此时驰名商标认定已然丧失了必要的客观真实。近至2015年，全国人大代表娃哈哈集团董事长宗庆后两会提案，要求对驰名商标进行“主动认定、主动保护”以提振民族品牌亦可视为社会广泛公众对“驰名商标”概念误读异化的典型。 司法程序下的“驰名商标认定”亦曾一度混乱失序。2001年《商标法》体系下，司法权介入驰名认定始于司法解释对域名纠纷案件司法认定权的授权2，并于2002年10月扩展到所有商标民事案件3。与上述行政认驰热潮相呼应，司法权的介入相当大范围内引发了法院“驰名商标”批量认定、虚假案件的乱象。该种事态直至2009年最高法司法解释的出台才得以有效遏制4。 认清“驰名商标”认定的法律属性 上述司法行政驰名商标认定的种种乱象证明，对驰名商标的理解认识亟待深化，而回溯其历史成因，探究其本源成为必要。 1884年生效的《保护工业产权巴黎公约》第一次以国际条约的形式明确对驰名商标予以特殊保护。1995年世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》，进一步将对驰名商标的保护扩大到非类似商品。中国1985年加入《保护工业产权巴黎公约》，2001年加入世贸组织，开始负有保护驰名商标的义务。从其源流可知，驰名商标属法律概念，其认定是为在相同或者类似商品上保护驰名的未注册商标和将驰名的注册商标的保护范围扩大到不相同或者不类似商品或者服务上建构正当理由；亦即，商标驰名是获得特殊保护的前提，这是认定驰名商标的全部意义。国际上对驰名商标的保护，实行“个案认定、被动保护”的原则，实践中形成的通识是驰名商标认定和保护的目的以避免混淆为发端而以保护消费者利益为其实质，同时驰名商标权利人的合法权益也属于商标法律规制下应保护之法益。 随着中国市场化改革的深入，“驰名商标认定”的实践亦逐步得到正本清源和拨乱反正。2009年最高人民法院司法解释重申了“驰名商标认定”国际认可通用的“个案认定，按需认定，个案有效”的原则，并极具针对性地规定：“商标驰名的认定，仅作为案件事实和判决理由，不写入判决主文；以调解方式审结的，在调解书中对商标驰名的事实不予认定。”而修订后的《商标法》前述“按需认定”原则得到进一步深化，并作出了驰名商标“禁用商业宣传”的规定。就商标确权领域内“驰名商标认定”，近年来对认定必要性的尺度把握得越来越紧，例如，可跨类别认定5“类似商品”的情形下，一般不认定为“驰名”。另据笔者的最新信息，商标局已有意在裁文中进一步淡化“认定”的结局性。当然，矫枉何须过正，司法和行政机关在根据法律和事实确实需要给予驰名商标保护时还是应当该出手时就出手。 回归商标保护的法律本源 在行政和司法逐渐将驰名商标的内涵回归到法律保护的本源，将驰名商标的认定同轨国际惯例的前提下，企业如何实施“商标战略”，又成为值得思考的命题。 企业商标战略是企业利用商标制度和商标信息，积累商标信誉，谋求市场竞争优势的总体性谋划。本文暂不探究如何从商业角度培育和发展品牌，但从法律角度，一个企业应该有一项完备的商标战略和制度，覆盖商标的设计、检索、申请、使用以及保护等各个环节。 首先，企业应尽可能选取或创造具有较高内在显著性的商标，而不是蹭时下热点词语，或甚至模仿、抄袭现有商标。例如，诸如“苹果”、“鳄鱼”此类具有字典词意又常见的词语显著性就不高，如要在某个产品或服务上获得驰名商标认定的证据要求就会非常高，即使获得驰名商标认定，其保护所能跨越的类别也可能非常有局限性；反之，像“Nike(耐克)”、“Honeywell(霍尼韦尔)”这样至少在中文里没有直接含义的商标显著性就比较高，在知名度满足条件的情况下，获得法律上的驰名商标保护可能性就更高。 第二，不应仅限于主品牌的文字商标，而应尽量建立综合性的、全方位的商标保护布局。比如一个产品或包装上具有独特识别功能的logo、装潢性的图案、系列名、型号、简称、甚至宣传口号，都可以考虑注册成商标予以保护，这样即使主商标不同，其它附属商标也可能用来打击山寨侵权。此外，中英文商标的注册、使用和保护要兼顾；有些外资企业可能只注重使用、宣传外文品牌，包括行驰名商标的认定，但相对忽略了其所对应的中文品牌，使得许多侵权子有机可乘。 第三，使用新商标前必须进行检索并提交注册申请，一方面可消除侵权风险，另一方面也防止他人抢注。这一要求对现有商标进入新的产品和服务领域或进入别的国家和地区也适用，因为相同的商标在不同的类别或区域有可能已经被他人注册。另外，对一些重要商标适当考虑在不同类别进行防御性注册。 第四，使用要合规。比如实际使用的商标应当与核准注册的商标式样一致；®标志只能用在注册商标上，否则构成以未注册商标冒充注册商标，处罚可能高达违法经营额的10%；另外，不能在广告宣传中提及驰名商标也是法律强制规定；还有就是应对某些不常用商标可能的因三年不使用被撤销的风险。 最后是商标保护。这涉及两个方面，一方面是对他人恶意抢注商标的监控和防范，另一方面是打击侵权的维权行动，二者通常交织在一起，因为侵权人常常会同时抢注商标。抢注和侵权在中国无疑极具挑战性，所以要充分利用各种法律手段进行预防和打击，包括行政、民事和刑事，以及通过产业联盟、政府游说等方式推进建立更好的维权环境。 驰名商标认定当然是商标保护重要的一环，因为在商标纠纷案件中通过行政或司法中的个案认定是提供保护的基础。“驰名商标的去荣誉化”趋势并未对该制度保护功能形成削弱，权利人在确权和民事侵权案件中有的放矢地适用《商标法》构建的驰名商标保护制度，具有使商标免于“混淆、联想、淡化、贬低”风险，维系商标区别性、显著性的重要价值。因此在策略上首先要明确，申请驰名认定是基于法律目的，比如跨类保护，打击“傍名牌”等等，而非商业荣誉，所以要选取那些真正需要驰名认定保护且达到足够知名度的商标去尝试。国家工商总局于近日刚刚发布的《企业名称禁限用规则》中的第二十七条规定，“企业不得使用工商总局曾经给予驰名商标保护的规范汉字作同行业企业名称的字号，但已经取得该驰名商标持有人授权的除外”。这就是建立驰名商标保护记录具有重大法律意义的证明之一，因为一旦被工商总局认定驰名商标，地方工商局将会主动阻止他人将相同的文字注册为同行业内的企业名称，其保护效果不言而喻。其次，商标驰名所需要满足的各项事实要件，如销售额、财报、广告投入及覆盖、销售地域、行业荣誉等均需要有预见性和针对性地进行证据的收集和管理，以能及时和充分地发挥证明作用。再次，在成功认定驰名商标后，应该在实际保护案例中充分运用其法律价值。驰名商标在法律上属个案认定，对其法律价值的全方位利用反过来会帮助驰名商标状态的维持和将来的再次认定。需注意，驰名商标认定是对应具体的商品或服务，企业在实施商标保护战略中，有条件时可考虑就不同产品或服务再次认定驰名商标，从而获得更全面的保护。 综上，笔者对国家工商总局叫停地方著名商标、知名商标认定持积极欢迎的态度，也建议企业从回归法律本源的角度重新思考、定位其商标保护战略。当然，企业的商标战略还应与企业的其他知识产权管理战略，例如专利、著作权、软件、商业秘密，以及品牌市场营销战略等形成有机结合，这样才能真正赋予优质品牌的表与里，保障企业的竞争优势。 1.《法制日报》6月30日 2.2001年最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释【2001】24号 3.最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题若干问题的解释》）法释【2002】32号 4.最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律问题若干问题的解释》）法释【2009】3号 5.冯晓青《企业知识产权管理》，中国政法大学出版社 作者：夏 锋 霍尼韦尔（中国）有限公司 伍晓毅 北京炜衡律师事务所 点击“阅读原文” 免费订阅《上海知识产权》纸质刊物 编辑｜王琛 【版权申明】本公众号分享文章旨在传递知识产权资讯，与大家学习交流，无任何商业性使用目的。如果涉及版权及相关权益问题，请及时与我们联系，我们会第一时间积极配合处理，谢谢！ 阅读原文 阅读原文