能用“老干妈味”来标注产品口味吗？不能！驰名商标的淡化了解一下_行为 老干妈”商标侵权及不正当竞争纠纷案，是北京市高级人民法院发布的2017年中国法院50件典型知识产权案例之一，这个案子在明确驰名商标被淡化的侵权行为的裁判规则方面，为后来人选择正确行为模式提供了指引!本文作者作为此案的承办法官，对此案案情及涉及的商标法相关法理进行了深入分析，一起来看看。 案情简介 原告贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司(简称贵阳老干妈公司)拥有“老干妈”文字注册商标，且“老干妈”已经为国内外广大消费者所知悉。被告贵州永红食品有限公司(简称贵州永红公司)制造、销售的牛肉棒产品包装的正面上部标有其自有的“牛头牌及图”商标，中部则印有“老干妈味”字样。 贵州老干妈公司认为贵州永红公司未经其同意，擅自在涉案产品上使用涉案商标“老干妈”，北京欧尚超市有限公司(简称北京欧尚公司)销售使用涉案商标“老干妈”的涉案产品，属于恶意侵犯驰名商标专用权的行为。故诉至法院，请求判令被告立即停止侵犯贵阳老干妈公司驰名商标专用权的行为，并赔偿经济损失300万元。 调查与处理 北京知识产权法院于2016年8月22日作出(2015)京知民初字第1944号民事判决： 一、贵州永红公司立即停止在其生产、销售的牛肉棒商品上使用“老干妈味”字样，北京欧尚公司停止销售上述印有“老干妈味”字样的牛肉棒; 二、贵州永红公司赔偿贵阳老干妈公司经济损失及合理支出共计四十二万六千五百元; 三、驳回贵阳老干妈公司的其他诉讼请求。 宣判后，贵州永红公司向北京市高级人民法院提起上诉。 北京市高级人民法院于2017年4月24日以同样的事实作出(2017)京民终28号民事二审判决，驳回上诉、维持原判。 法律分析 北京知识产权法院认定“老干妈”商标为驰名商标，可以享有跨类保护，因此原告有权制约他人在牛肉棒类产品上使用其商标的行为，但判断是否成立商标侵权的前提是需被告客观上存在商标使用行为。 那么，相对于普通商标，驰名商标侵权认定中的特殊性又是什么呢？ 一、驰名商标专用权于禁用权边界的特殊性 我国《商标法》规定了商标权人积极使用商标的权利和排除他人侵犯商标权的权利，及商标权人的专用权和禁用权，赋予权利人禁用权意在于维护其专用权，而权利人所享有的专用权与禁用权均体现了对商标功能的维护与发挥。 为维护这种品牌宣传效果，让商标在消费者心目中的形象不受到干扰和破坏，就成了权利人最为重要的利益诉求，此时，驰名商标权利人需要的禁用权边界就大于其专用权的边界。 二、商标使用分为“识别性商标使用”和“广告性商标使用” 正如上述分析，驰名商标的禁用权边界远大于其专用权。事实上，对只具有识别功能的商标，传统混淆理论确实没有问题，但对具备显著广告效应的驰名商标而言，无混淆，仍可能侵害权利人的利益。这正是传统商标混淆理论的局限所在。 具体到本案，被告用驰名商标来描述自己的产品，虽不属于识别性商标使用，但却属于广告性商标使用，仍然符合判定商标侵权的前提条件。 三、“描述性使用”并不是与“商标使用”并列的一个概念，而是作为“商标使用”中的一种合理使用情形。 并不是任何对商标的使用行为都构成侵害商标权，商标合理使用就是对商标专用权的一种限制。商标法上的合理使用主要包括两种情形：描述性使用与指示性使用。 具体到本案，涉案产品上虽然印有的是“老干妈味”字样，涉案产品也确实添加了“老干妈”牌豆豉，但不同于“原味”、“麻辣”、“黑胡椒味”等口味，“老干妈”在现实生活中并非任何一种口味，也不是任何一种原料，而是原告所拥有的驰名商标。 因此，不能将“老干妈”视为一个描述性词汇运用在涉案产品之上。同时，指示性使用必须是为说明或传达真实信息所必需，本案被告可以直接采取标注“麻辣味”、“豆豉味”等字样来说明涉案牛肉棒的口味，而非替代性地借用涉案驰名商标。 因此，被诉侵权行为易引起消费者将涉案产品与原告贵阳老干妈公司之间搭建不恰当的联系，将“老干妈”商标所享有的优良商誉投射到涉案产品之上，故不属于合理使用的范畴。 四、驰名商标中的混淆式侵权与淡化式侵权 本案中，被告贵州永红公司将涉案驰名商标作为自己牛肉棒产品的系列名称，用涉案驰名商标来描述自己的产品，会使消费者误以为涉案产品与商标权人贵阳老干妈公司具有某种联系，被告贵州永红公司将“老干妈味”作为一种口味，有可能导致涉案驰名商标的显著性、识别性减弱，甚至会导致其通用名称化。 基于以上分析，为了避免涉案驰名商标“老干妈”最后淡化为一种通用的口味描述性词汇，有必要在本案中对该驰名商标作出反淡化保护，根据《商标法》第十三条、《驰名商标司法解释》第九条第二款规定，被告贵州永红公司的生产、销售行为，侵犯了原告贵阳老干妈公司所拥有的涉案商标专用权和禁用权。 【中细软温馨提示】