运动类品牌商标侵权的新形态及应对策略——以斯凯杰公司诉斯哌纹奇商标侵权和不正当竞争纠纷为视角 运动类品牌商标侵权的新形态及应对策略——以斯凯杰公司诉斯哌纹奇商标侵权和不正当竞争纠纷为视角 原创 张汝全 鲁锦澄 中华商标杂志 2018-05-08 欢迎关注「中华商标杂志」，和我们一起分享专业知识 商标侵权，并不是一个新鲜的话题。商标法第五十七条规定了商标侵权的多种形式，其中较为常见的是第一项规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”纯假冒行为和第二项规定的“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”山寨行为。这些传统类型的侵权行为的共同特点是侵权成本低，侵权人没有经过缜密的谋划，只是对他人已注册商标的照抄或者经过简单变形的山寨行为，较容易被商标权人发现、制止。 近期，我们注意到在多个知名运动类品牌与侵权人的商标侵权诉讼中，出现了新的商标侵权形态。这些案件中的侵权人都经过缜密的策划，从近似商标的注册，不规范使用其注册商标，全方位抄袭权利人的商标、专利、版权、装潢等权利，到虚假宣传自身品牌企图包装成为国外知名品牌或与权利人存在某种关联等行为，侵权人已经将侵权行为上升到了新的高度。 笔者将以斯凯杰美国公司（下称斯凯杰公司）诉斯哌纹奇体育用品有限公司（斯哌纹奇公 司）及泉州博海鞋业有限公司侵犯注册商标专用权以及不正当竞争一案为基础，结合安德阿镆有限公司（安德阿镆公司）诉福建省廷飞龙体育用品有限公司（飞龙公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷案和纽巴伦（中国）有限公司诉广州新百伦领跑鞋业有限公司、北京市上品商业发展有限责任公司侵害商标权及不正当竞争案，对这种新形态的商标侵权予以探讨，并结合实际经验给出应对策略。 一、 斯凯杰公司诉斯哌纹奇公司及泉州博海鞋业有限公司侵犯注册商标专用权以及不正当竞争案背景 斯凯杰公司旗下的“SKECHERS”、“斯凯奇”以及“S”系列鞋类品牌在中国享有较高知名度，深受中国消费者的青睐。斯凯杰公司在中国注册了多个“S”系列的注册商标。侵权人斯哌纹奇公司利用了斯凯杰公司产品的知名度，故意不规范使用其注册商标“”，并抄袭斯凯杰公司知名商品特有的装潢，导致消费者误以为其斯哌纹奇品牌与斯凯杰公司存在一定的联系，混淆消费者的视线，损害消费者和斯凯杰公司的合法权益。 斯凯杰公司为捍卫自身合法权益，保护消费者的利益，向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼，并在一审的不利判决作出后[1]，提起上诉。最终，福建省高级人民法院做出的二审判决支持斯凯杰公司提出的主要诉讼请求，认定斯哌纹奇公司侵权恶意明显，商标侵权行为与不正当竞争行为成立，须停止侵权并赔偿斯凯杰公司人民币300万元。[2] 二、 运动类品牌商标侵权新形态的特点 值得我们注意的是，近期包括斯凯奇案在内的多个案件，不同程度地揭示了近期运动类品牌商标侵权的新形态。这类案件存在以下相同的特点： 首先，此类案件的原被告双方生产、销售的均是运动类产品，主要涉及的产品类型为鞋类产品，这类产品价值不高，消费者在购买商品时不会施加太多的注意力。 其次，涉案商标的突出部分主要为单一图形或字母，容易被消费者所记忆和选择。 最后，侵权人的恶意不仅表现在单一侵权标识的使用，还实施了其他攀附被侵权人商誉的行为，如对原告商品包装、装潢、经营模式的全面抄袭，以及在宣传中暗示其与被侵权人存在关联等不正当竞争行为。 下面以斯凯杰公司诉斯哌纹奇公司一案为主，结合近期其他同类案件，针对运动类品牌商标侵权的新形态的特点进行逐一分析。 （一） 与知名品牌在先注册商标近似的商标的 申请与注册 除上述案件外，我们还在安德阿镆有限公司诉福建省廷飞龙体育用品有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案和纽巴伦（中国）有限公司诉广州新百伦领跑鞋业有限公司、北京市上品商业发展有限责任公司侵害商标权及不正当竞争案中发现了侵权人的类似的做法。在安德阿镆诉廷飞龙公司一案中[3]，廷飞龙公司通过自己申请注册、从他人处受让或从他人处获得许可等方式获得了“ ”，“”及“”商标的相关权利。这些商标都是对安德阿镆公司在先注册的“”和“”系列商标的模仿，意图为自己日后的刻意混淆性使用的行为提供法律基础。在纽巴伦诉新百伦领跑一案中[4]，我们也发现新百伦领跑公司通过其关联公司注册了“”商标，意图与纽巴伦公司在先注册的“”商标造成混淆。 虽然这些侵权人试图通过对近似商标的注册为自己的侵权行为披上“合法的外衣”，但在实际使用这些“注册商标”时，却进行有意的改动，其侵权的恶意显露无疑。 （二） 对注册商标的不规范使用 商标法第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”对于注册商标的使用，应当严格按照已注册商标的完整形态依法予以使用。商标法第四十九条规定：“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。”可以看出，商标法中对于注册商标的不规范使用的笔墨不多，处理方式也主要是由地方工商行政管理部门责令限期改正，严重的才由商标局撤销其注册商标。 值得关注的是，在《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款中规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的， 人民法院应当受理。”从以上司法解释可以看出，在案件涉及后注册的商标与在先注册商标是否近似的问题时，一般要求通过商标行政程序予以处理。但当不规范使用注册商标的行为，导致实际使用商标的行为已经不能认为是对注册商标的使用，而是对全新标识的使用，并且该标识可能与他人在先注册的商标构成近似，造成混淆的情况下，法院应当受理此类案件，并对不规范使用的标识是否构成商标侵权依法进行审理。我们发现，实践中存在大量类似的情形。虽然侵权人打着使用注册商标的旗号，但当我们将关注点聚焦于侵权人商标的实际使用形态时，往往会发现侵权人采取各种手段将其注册商标以“改变显著特征、拆分、组合”的方式进行使用，本质上已经构成了对一个新的、未注册的标识的使用。而这一“新的标识”与其他权利人在先已注册的商标高度近似，从而达到侵权人混淆消费者视线，搭上知名品牌的“便车”，提高自身产品的销售，获取非法利益的目的。 由以上案件可以看出，虽然侵权人经过一系列的准备，为自己的侵权行为包裹了一层“合法的外衣”，但法院在审理的过程中，将目光聚焦在侵权人实际使用的标识，并结合侵权人的一系列行为的意图，综合判断其行为是否构成商标侵权。 （三）对知名品牌的专利、版权、知名商品包装、装潢、经营模式等全面抄袭并通过虚假宣传行为攀附知名品牌商誉 与此同时，斯哌纹奇作为一个国产品牌，还通过虚假宣传，将自己包装成一个于1945年始创于英国曼彻斯特的国外知名品牌，其目的就是为了与斯凯杰公司的知名品牌进行攀附，误导消费者，进而获取不正当利益。 三、应对运动类品牌商标侵权的新形态的策略 （一）揭开“合法的外衣” ，聚焦商标实际使用形式 首先，对于可能造成消费者混淆的近似商标，权利人应当加强对此类商标申请的监控，力争在申请阶段通过行政程序阻止此类商标的注册，避免日后可能造成的大规模侵权行为。我们认为，若上文提及的三个案件的侵权人据以抗辩的注册商标在申请阶段就被在先权利人通过商标异议等程序阻止注册，其后续的侵权行为就可能不会发生，至少会较为收敛。 其次，一旦发现侵权人通过不正当使用注册商标的形式侵犯了权利人的商标权，一定要及时采取行动，制止侵权行为。在维权过程中，一定要聚焦侵权人实际使用商标的形式，通过大量的证据，戳穿侵权人使用注册商标的谎言，撕开侵权人预先创设的“合法的外衣”，直达其侵权行为之本质，对侵权人予以当头痛击，依法维护消费者和权利人的合法权利。 （二） 多角度、多权利、全方位维权 如上文所述，新的侵权形态不仅包括对注册商标的不规范使用，还包含了对知名品牌全方位的抄袭。鉴于此种情况，权利人在维权时不仅要抓住侵权人对商标的实际使用的形态，更要结合自身的多种在先权利，包括但不限于专利、版权、知名商品的包装、装潢等，对侵权人发起多角度、多权利、全方位的维权行动，让多个权利相互支撑，充分揭示侵权人的恶意，从而达到制止侵权行为的目的。 （三） 不懈努力，坚定维权 随着我国知识产权立法、司法、执法环境的不断完善，对知识产权依法保护的程度也上升到了一个新的高度。在这样的大背景下，在巨大不正当利益的驱使下，侵权人的侵权行为也在不断变化，并且在近一个时期上升到了一个新的高度。面对侵权人历时多年，缜密布置的一系列侵权行动，权利人在维权初期难免遇到极大的困难。但权利人应当坚信，只要不懈努力，坚定维权，必将能够制止侵权人的一切侵权行为，依法维护消费者和权利人的合法权益。 注释 ： 1] 详见：福建省泉州市中级人民法院（2016）闽05民初383号《民事判决书》。 [2] 详见：福建省高级人民法院（2017）闽民终511号《民事判决书》。 [3] 详见：本案一审判决书（2016）闽民初78号《民事判决书》，目前本案二审正在最高人民法院进行审理。 [4] 详见：（2016）京73民终916号《民事判决书》。 [5] 详见：（2016）京73民终916号《民事判决书》。 作者单位：铸成律师事务所 ★ 立足商标 · 服务企业 · 面向社会 ★ ★企业实施商标战略的权威指南★企业实施商标战略的权威指南 订阅 ↓↓↓