【法官论坛】对他人商标进行说明性使用的认定 【法官论坛】对他人商标进行说明性使用的认定 蔡 伟 最高人民法院司法案例研究院 2018-09-12 更多精彩，请点击上方蓝字关注我们！ 案情回放 福建省泉州市中级人民法院经审理认为，被告在其店面单独使用原告商标及字号标识，实质仍是指向店面的经营者是原告，或者与原告存在商标或字号许可使用等关联关系。而被告仅是涉案商标正牌商品的销售者，其与原告不存在许可关系，故被告在店面店招上单独使用“JOMOO九牧”标识的行为显然已经超过了说明或者描述自己经营商品的必要范围，不属于善意和合理的使用。相关公众施以一般注意义务，通常情况下均会得出涉案店铺系由原告经营或者经原告授权经营的认知，属于给他人的注册商标专用权造成其他损害的侵权行为。故判决被告承担相应的法律责任。二审中，双方在法院主持下达成和解。 不同观点 被告在店铺内销售原告九牧厨卫公司的正牌产品情况下，在店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标，在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为，是属于正当的说明性使用，还是构成恶意攀附他人商誉的商标侵权行为？ 第一种观点认为，被告的行为属于正当的说明性使用，不构成商标侵权。理由是：被告系合法注册的洁具产品的销售商，其在店铺内所销售的产品就是原告公司所生产的，并非侵害原告公司商标的侵权商品。所以其在店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标，在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为只是为了正常销售的需要，从而用这种方式客观描述自己店铺内所售商品是原告公司生产的正牌商品。这种使用方式应当属于对原告商标的正当的说明性使用。被告店铺虽非原告的授权专卖店，其在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为虽有不妥，但考虑到其主观上并没有傍品牌、搭便车的恶意，客观上也不会造成消费者的混淆误认，所以不应认定构成商标侵权。 第二种观点认为，对商标进行正当的说明性使用的行为方式应当有一定的限度，即经营者必须是以直接使用叙述性文字的方式，来说明经营的商品种类及提供服务的范围。而本案中被告虽然销售原告的产品，但其并非经原告授权的专卖店，其在门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标，在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为并非以叙述性文字的方式客观介绍其经营的商品种类，已经明显超出说明性使用的合理范畴。这种使用方式会使被告不正当地获得竞争优势，而且向消费者传递的信息本身也与事实不符，主观上有攀附原告商誉的恶意，客观上会造成消费者的混淆误认，应当认定被告的这种使用行为构成商标侵权。 法官回应 销售正牌商品不等于可以对商标进行任意使用。 1.说明性使用的法律性质及类型 从目前审判实践来看，商标说明性合理使用主要涉及两种类型：一种是为了说明商品或服务的特点或用途而使用他人商标，尤其表现为对商品零部件或配件用途的说明、服务对象的说明等，如手机电池厂商可以在其生产的电池上注明“本款电池可以匹配华为手机”，这种使用就属于对他人商标合理的说明性使用；另一种则针对商标权利用尽而言，经商标权人许可或以其他合法方式投放市场的商品，他人购买后可以加以转卖，也可以在广告中宣传推销该商品进而对商标进行使用。比如销售五粮液公司产品的销售商，只有使用五粮液商标才能合理地向消费者传达所销售的产品的信息。销售商如果在对外宣传时使用“本店销售正宗五粮液白酒”的描述方式，应当也属于对他人商标正当的说明性使用。 2.构成说明性使用的判断因素 经营者可以对他人商标进行说明性使用，但在使用方式上必须有一定的限度和边界，即经营者使用须基于诚信善意，且是以直接使用叙述性文字的方式，说明经营的商品种类及提供服务的范围。如果经营者的行为明显是为了暗示和误导消费者，如经营者在企业名称、店铺名称以及店招中以单独或者突出标注的形式使用他人注册商标，会让相关公众误认其与经销品牌具有投资、授权等紧密联系，实质是利用经销品牌的知名度和美誉度吸引更多的关注和商机。由于这种使用方式和行为不但会使经营者不正当地获得竞争优势，而且向消费者传递的信息本身就是虚假的，因此不属于说明性正当使用，有可能构成商标侵权。关于店招门头的商标使用问题，国家工商行政管理总局在1996年下发的《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店企业名称及营业招牌的通知》第二条规定：商品销售网点和提供某种服务的站点，在需要说明本店经营商品或提供服务的业务范围时，可使用“本店修理XX产品”“本店销售XX商品”等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中的商标部分。从审判实践来看，认定被告的行为是否属于正当使用，主要应围绕使用意图、使用方式和使用效果等三方面进行综合判断。至于注册商标的显著性和知名度以及注册商标的历史因素等在有的案件中也可以作为考虑因素。 本案中，被告并非原告的品牌授权商，根据查明的事实，其店铺中还销售其他品牌的卫浴产品，其在店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标，在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样，实质是指向店铺的经营者是商标权人或与商标权人存在许可使用等关联关系，会使相关公众对两者关系产生误认，从而为被告谋取不正当竞争优势，损害原告的相关权益，因此法院判决其构成商标侵权。（作者单位：福建省高级人民法院） 往期精彩回顾 【案例研究】执行异议之诉中配偶“排除执行” 之不动产权益的度在哪？ 【案例研究】社会保险纠纷裁审受理范围之比较：差异、困局与破解 【法官论坛】保证责任是否随保证人死亡而消灭 关于挪用尚未注册成立的公司资金是否构成挪用资金罪的实务分析——兼评最高检2000年批复的法律效力 【法官论坛】交通事故中驾驶员在特定情形下能否被认定为“第三者” 本期责编：焦冲 注：文章不代表平台观点 点击 "阅读原文" 查看更多 阅读原文 将他人商标登记为企业字号的责任认定 ——分析BaiRuiRun兴(北京)科技开发