关于涉外定牌加工商标侵权的法律问题的思考 烟潭 艾笃 4月25日 归纳总结 改革开放以来，以涉外定牌加工为主的加工贸易一直占据我国对外贸易相当大比重，而与之相关的商标权纠纷持续不断。长久以来，司法实践和学界产生了“侵权”和“不侵权”两种典型观点，最高院意图通过指导案例来确定认定标准，也未有成效。本文通过研究部分案例，认为侵权纠纷的分歧主要是认定生产加工的产品上贴附商标是否属于商标使用的行为，以及商标侵权判定标准中是否包含混淆可能性的要件，并对该两个问题进行深入思考，最终从一个独特的角度提出解决定牌加工商标侵权纠纷的建议。 本文总计4821字，建议阅读15分钟。 01 一、定牌加工及其纠纷 定牌加工，亦称“贴牌加工”，定牌加工经营模式下，合同一方接受另一方的委托，按照要求进行产品的生产加工并获取报酬。本文所述的涉外定牌加工，是指境内生产商或制造商接受境外商标所有权人或使用权人的委托，按照委托人要求生产商品并贴附其商标，在加工完成后将产品全部交付给境外权利人的贸易方式。 改革开放以来，以涉外定牌加工为主的加工贸易一直占据我国对外贸易相当大比重。除深圳富士康公司等大型跨国定牌加工企业外，更有数量巨大的从事涉外定牌加工贸易的中小企业甚至微型企业。法律问题的产生也就不可避免，主要集中在合同和知识产权等领域，而在知识产权领域，则以商标侵权纠纷为主。本来，涉外定牌加工贴附境外委托人指定商标，商品直接出口，并不会与我国注册商标专用权人直接发生冲突。根据《知识产权海关保护条例》有关“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”的规定，海关对进出口货物实施知识产权进行监管。正是因我国海关实施出口知识产权备案措施，使得涉外定牌加工商标侵权问题呈现相当程度的复杂性。 长久以来，面对数量众多的案件，各级、各地区的法院对于该问题的态度莫衷一是，未能发展出一套司法系统普遍接受的解决模式，甚至做出相同认定的法院，其理由也都千差万别。同时，理论界产生了“侵权论”、“不侵权论”以及“折中说”等，实质上却在深层次上反映了我国商标法的缺陷或疏漏，同时学界至今未能统一商标侵权理论。2015 年 11 月 26 日，最高人民法院对“PRETUL”涉外定牌加工案做出了再审判决。最高院裁定提审 PRETUL 案，则向外界传达着以其“一锤定音”的判决来定纷止争的信号。在判决结果中，最高院认定涉外定牌加工不构成商标侵权。针对判决理由，有学者认为，最高法院在判断涉外定牌加工是否构成商标侵权时域外适用因素被忽略；另一方面可以看出最高院仅通过对“商标使用”的解释就认定涉外定牌加工不构成商标侵权是一种“一刀切”的做法，除此之外，最高院还弱化了此案中涉及到的恶意抢注间题。虽然新商标法对相关条文的修改为该类商标侵权纠纷案件的解决设定了适用规则，而且最高院尝试通过典型案例确立标准，但争议仍在。 酒发雄谈，剑增奇气，诗吐惊人语。 02 二、 涉外定牌加工中的“商标使用” 何事匹马尘埃，东西南北，十载犹羁旅？ 03 三、 “混淆原则”在商标侵权中的适用 虽然笔者主张涉外定牌加工过程中的贴附商标的行为属于“使用商标”，但是，这一使用商标的行为，并不必然导致侵权结果，是否构成侵权取决于是否产生了相应的损害结果。然而，正如上述的认定为侵权的判决所表述的那样，即使定牌加工商品全部出口国外根本不在国内销售，也可能因为商标使用行为的存在而得到侵权成立的结论。这就涉及到混淆原则在我国的法律地位和现实适用的问题。 提及商标侵权判定中的混淆原则，便无法回避 TRIPS 协议的相关规定。TRIPS 协议第 16 条第 1 款规定：“注册商标的所有人享有商标使用的排他性权利，禁止任何未经许可的第三方在商业过程中将与其注册商标相同或近似的标志使用在相同或类似商品或服务上，以免造成混淆的可能。如果将相同标志用于相同的商品或服务上，则应推定为存在混淆的可能。”可见，在“双相同”的情形下，TRIPS 协议并没有简单地赋予商标权以绝对保护，也没有区分须造成何种类型的混淆，而是采用了混淆可能性的“推定”模式。 上述问题在新修订的商标法有所修改，但是新商标法虽明确引入了混淆原则，却对在相同商品、服务上使用相同商标作了区分对待，即此种情况下不考虑混淆与否便可判定为侵权。8最高人民法院知识产权庭庭长孔祥俊在其文章中指出，混淆可能性虽是商标侵权认定的核心要件，但在相同商品上使用相同商标，即“双相同”的情形中己经出现了不再要求混淆可能性即可认定侵权的态度，这是加强商标权保护的一个重要趋势。可见，“推定混淆”的模式似乎受到了明确法律规则的否定。第五十七条前两项对于两种不同商标使用情况下侵权认定标准的规定可以说是截然不同，如果按照一般的法律解释方式，那么必然得出的一个结论是，商标法在“双相同”侵权认定立场上明确摒弃了混淆原则，此时的商标使用构成了“绝对侵权”。TRIPS 协议也没有成为新商标法修改的借鉴与参照。 如此，新商标法关于侵权规定的不合理之处在实践中逐渐显现。在定牌加工中这种贸易形式中，既有在相同商品上使用相同商标的情形，也存在相同或类似商品上使用相同或近似商标的情形。根据商标法判定是否侵权时，若是在相同商品上使用相同商标，这种情况下不必考虑混淆可能性即可直接认定构成侵权；若是在在相同或类似商品上使用相同或近似商标，则须有混淆可能性的存在。在认可贴牌加工过程中是“使用商标”的前提下，现实的贴牌加工并出口的过程中，这两种情形下的商标使用在行为性质和表现形式上是完全一致的，根本不存在任何区别，但是却出现了两者侵权认定标准，因此，新商标法关于“双相同”侵权标准的规定不合理。笔者建议，采取 TRIPS 协议的有关表述，对《商标法》第五十七条规定的两种类型施以相同的侵权认定标准。 四、可能的解决方案 行文至此，笔者认为除了上述修改新《商标法》的侵权认定标准，将相同或近似的标志使用在相同或类似商品或服务上的类型公平对待，才能够彻底解决对于定牌加工商标权纠纷的“最后一程”。法律的修改能够治本，但是解不了近渴。笔者认为，中国作为世界工厂，定牌加工的行为十分常见，这种中外贸易模式对于我国经济增长、企业发展、社会就业等方面具有不可忽视的重要意义，而司法实践及学界关于上述定牌加工的商标侵权问题的分歧皆源于诉讼案件。如果能够降低诉讼的发生率，对《知识产权海关保护条例》中有关“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”的规定进行修改，降低海关过度执法的程度，减少此类诉讼的提起，则能够保护该种贸易模式，降低司法成本。9有学者提出应参照国外立法例和国际条约的规定，对《知识产权海关保护条例》进行相应的修改，采纳 TRIPS 协议第 52 条的规定，权利人申请对出口货物执行终止放行措施时，须证明该出口货物侵犯了权利人在进口国所拥有的知识产权；区分进口货物与出口货物的知识产权管制，将出口货物的管制放宽。10笔者提出上述解决方案，也有鉴于台湾地区的先例。 台湾经济发展初期也是靠大量代工起家，当时称之为“回销行为”。台湾地区“司法行政院”于 1983 年、1993 年两次专门论证，“回销行为”是否侵犯台湾地区注册商标专用权，其结论都是不侵权，并认为“这是一种贸易形态，不应受到商标法相关规定的约束。为了有利于本地区企业接单，回销行为不应该视为商标法中的使用行为。”可见，台湾地区认定加工行为不侵权的裁判标准，就是从促进加工贸易发展出发，明确表明“不应受到商标法相关规定的约束”。这种基于公共利益考量的司法政策选择，可以较好地避免在对外定牌加工特殊领域商标法适用难以逻辑自洽的困境。 涉外定牌加工中商标侵权纠纷中分歧主要生产加工的产品上贴附商标是否属于商标使用的行为这一事实认定问题，以及商标侵权判定标准中是否包含混淆可能性的要件这一法律适用问题。这些分歧的原因在于商品的生产和商标的贴附发生在商标权有效法域之内，而带有商标的商品的销售发生在商标权有效法域之外。不同的人对同一商业行为在不同商业阶段的具体表现形式及其后果的法律评价、将其作为法律定性的考量因素的重要性作用甚或是否存在决定性影响这两个问题的解释上出现了不确定性和分歧。在商标法的修改仍不能解决此类问题的情形下，需要从公共利益的角度考虑，尝试在国际加工贸易业态与商标权保护和司法政策之间寻求平衡，在综合考量我国经济社会发展阶段性特征和知识产权保护公共政策属性基础上，谨慎选择能够体现商标法适用与司法保护政策妥当融合的裁判标准。 图片 / 网络（侵删） 排版 / 烟潭 艾笃 一起记录成长的点滴