简析以不正当手段抢注商标的认定丨大成·实践指南_注册 以不正当手段抢注商标一直是扰乱商标注册市场秩序的毒瘤，不仅会给真正的商标权利人造成经济损失，对权利人的商誉造成负面影响，甚至会破坏权利人的整个商业布局，拖曳其市场拓展的步伐。从商标法的立法目的来看，以不正当手段抢注商标更是对“加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展”这一《商标法》立法目的的根本违背。而对于怎样认定“不正当手段”从而给予在先商标持有人应有的权利保护，一直都没有一个绝对的标准，本文试图从相关的法律和行政文件以及司法实践中的裁判规则出发，对如何认定以不正当手段抢注商标进行梳理。 不正当手段抢注商标的认定依据 1.《商标审查及审理标准》中的认定标准 虽然2013年《商标法》做了修改，但是对于不正当手段抢注商标的规定并没有变化，《商标法》第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，与2001年《商标法》第三十一条保持一致。《商标法》第四十四条第一款规定“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”，与2001年《商标法》第四十一条也保持一致，这两条中都没有对不正当手段的具体认定标准做出进一步规定。 2017年国家工商行政管理总局商标局、国家工商行政管理总局商标评审委员会更新了《商标审查及审理标准》（以下简称“审理标准”），对应上述两个法条中提及的“不正当手段”分别作了新的解读。 对于第一种情形，即“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，有以下四个适用要件： （1）他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响； （2）系争商标与他人商标相同或者近似； （3）系争商标所指定的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似； （4）系争商标申请人采取了不正当手段。 与2005年版的审理标准区别在于第（4）个要件从“恶意”改成了“不正当”的表述，但是判定系争商标的申请是否采取“不正当”手段考虑的因素与此前判定“恶意”考虑的因素是相同的，都是以下几点： （1）系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系； （2）系争商标申请人与在先使用人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围； （3）系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标； （4）系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系； （5）系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的，利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫在先使用人与其进行贸易合作，向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为； （6）他人商标具有较强独创性； （7）其他情形。 对于第二种以不正当手段抢注商标的情形，即“其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标”，新的标准解释的是“以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者其他不正当方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册”，并列举了几种情形对该种不正当手段抢注商标加以说明： （1）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的； （2）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的； （3）系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的； （4）其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。 值得注意的是，近几年间“明显缺乏真实使用意图”的认定标准被商评委频繁的引用。如果系争商标获准注册后，申请人既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅具有出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为的，可以判定其明显缺乏真实使用意图。 跟2005版标准相比，新的标准列举了几种典型的不正当手段抢注商标的情形，也将原先的“对在先使用商标的保护范围原则上限于与该商标所使用商品/服务相同或者类似的商品/服务上”这样的限制删除了。由此可以看出，在2017年版的标准里已经将《商标法》中的两处“不正当手段”做出了一些区分。此处的不正当手段抢注商标主要指向的是大量囤积商标或者出于不正当竞争目的的商标注册行为。 2.相关司法解释中的认定标准 2010年发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《商标授权确权意见》）第十九条规定：人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。 2017年发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《商标授权确权规定》）中对“不正当手段”也做出了一些解释。其中第二十三条规定：在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。 其中第二十四条规定：以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。 可见，司法解释中对于以不正当手段抢注商标的认定标准总体仍然较为宽泛，但也有亮眼之处，即创造了以不正当手段抢先注册的构成推定，在一定程度上缓解了在先商标持有人的举证压力。 不正当手段抢注商标的司法认定 本文选取了三个典型案例来介绍司法实践中法院对不正当手段抢注商标的认定。 1.（2017）最高法行申3104号：岳晋君与国家工商行政管理总局商标评审委员会、商标行政管理商标争议行政纠纷案 岳晋君不服判决，向最高院申请再审。再审法院认为：首先，众源公司使用其未注册“PPStream”商标的时间早于争议商标的申请日。其次，岳晋君将“PPS私人助理”注册在“替他人创建和维护网站”服务上，与众源公司将“PPStream”使用在网络视频播放软件的软件名称/网站名称/域名/软件产品商标/视频服务及其他互联网服务商标/软件服务上，二者构成类似服务；争议商标与众源公司在先使用的“PPStream”商标主要识别部分均为“PPS”，二者在类似服务上使用，容易导致相关公众的混淆与误认，二者构成近似商标。再次，众源公司一审期间提交的证据足以证明众源公司在争议商标申请日前使用了“PPStream”商标，且在部分场合将其简称为“PPS”。在争议商标申请日之前，PPStream作为中国知名网络视频播放软件的软件名称/网站名称/域名/软件产品商标/视频服务及其他互联网服务商标/软件服务商标被广泛使用、宣传和报道，在中国享有较高知名度，因此，可以认定“PPStream”商标是众源公司在先使用并有一定影响的商标。最后，争议商标申请日前，众源公司在先使用的“PPStream”商标已经具有一定影响，岳晋君在类似服务上注册争议商标，属于明知或者应知众源公司存在在先使用“PPStream”商标的情形，岳晋君未举证证明其没有利用众源公司在先使用“PPStream”商标商誉的恶意。 因此，最高院根据前述《商标授权确权规定》第二十三条，认定岳晋君注册“PPS私人助理”商标可以推定其构成“以不正当手段抢先注册”争议商标。 2.（2015）高行（知）终字第659号：国家工商行政管理总局商标评审委员会与安国市金泰副食品有限责任公司商标争议行政纠纷案 然而事情到此并未结束，金泰公司不服商评委裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，一中院认为，2001年《商标法》第四十一条第一款的规定应适用于注册商标案件，本案中被异议商标尚未核准注册，商标评审委员会在裁定中适用该条款明显缺乏根据。上述条款中所述“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”系指注册人在取得系争商标注册的这一过程中采取了欺骗手段或者其他不正当手段，与该注册人的其他商标注册行为不具有必然联系。因此又撤销了商评委的裁定，判令商评委重新作出裁定。 稻花香公司与商评委都不服一中院判决，又上诉至北京高院，北京高院创造性地提出了以下观点：根据2001年《商标法》第四十一条第一款的规定，已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。该项规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。根据该项规定的文义，其只能适用于已注册商标的撤销程序，而不适用于商标申请审查及核准程序。但是，对于在商标申请审查及核准程序中发现的以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的行为，若不予制止，等到商标注册程序完成后再启动撤销程序予以规制，显然不利于及时制止前述不正当注册行为。因此，前述立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标局、商标评审委员会及法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中，若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为。当然，此种情形只应适用于无其他法律规定可用于规制前述不正当商标注册行为的情形。因此北京高院认为商标评审委员会应当参照而不是直接适用2001年《商标法》第四十一条第一款的规定，制止本案被异议商标的注册，其法律适用方法确有不妥，但是，其裁定结论是正确的，因此维持了商评委被异议商标不予核准注册的裁定。 3.（2015）京知行初字第6058号：开平市尚蓝体育用品有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议行政纠纷案 小结 根据上述相关法律、司法解释及标准文件，结合司法案例来看，权利人主张他人以不正当手段抢注商标时主要分两种情况： 第一种是抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，此时可以考虑适用的是《商标法》第三十二条及《商标授权确权规定》第二十三条。权利人需要准备的主要证据有：引证商标的在先使用证明；争议商标与引证商标所使用的商品类型或服务类型相同或者类似的证明；引证商标具有一定影响的证明；以及注册手段不正当的证明。其中第一项证据准备相对容易，第二项证据通常需要从产品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同进行举证，第四项证据根据《商标授权确权规定》第二十三条规定的推定规则也相对轻松，而第三项证据举证是最为复杂的，司法实践中可参考驰名商标认定时的举证要求进行举证，例如证明相关公众对该商标知晓程度，证明该商标持续使用时间，证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，证明该商标受保护记录，证明该商标的主要商品的高产量、高销售量等。本文的案例1中，法院对于“PPStream”具有一定影响认定的依据是该商标被广泛使用、宣传和报道，在中国享有较高知名度。因此权利人在搜集证据时可将重点放在商标使用范围、时间、场合、相关广告的投放情况、获奖情况、商标所使用产品的销售量等等，这也提示权利人对于商标的使用及管理要及时留痕，定期对于商标推广素材进行统计存档，才能更全面地保护好自己的商标。 第二种是以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者其他不正当方式谋取不正当利益的抢注行为，主要表现为商标囤积行为、混淆行为。此时权利人维权的依据是《商标法》第四十四条、《商标授权确权意见》第十九条以及《商标授权确权规定》第二十四条。对于囤积行为，权利人需要准备的证据主要有争议商标申请人其他商标注册情况、争议商标申请人的业务范围，或者是争议商标申请人积极向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为的证据。对于混淆行为，权利人需要准备的证据则主要就是引证商标，并说明引证商标与争议商标之间的相似性，如果能够提供申请人在推广中故意混淆的宣传资料或者宣传方式已导致消费者产生混淆的结果证据则更为有利。 总之，个案情况各有不同，对于以不正当手段抢注商标的认定需要根据具体的案情，结合相应证据做出判断。在《商标审查及审理标准》更新以及《商标授权确权规定》出台之后，对于不正当手段抢注商标的认定标准要比以前更明晰，对于在先商标持有人的举证责任也有所减轻，更有利于建立公平、公证的商标保护体制。当然，对于不正当手段抢注商标行为的打击仍然还要靠司法、行政等各界人员的共同努力，同时需要在先商标持有人自身商标保护意识的提高。 程 强 专业领域：知识产权、公司与并购，破产重整与清算 、争议解决 王力君 上海大成 律师助理