商标共存协议处分效力的认定 商标共存协议处分效力的认定 原创 范庆悦 中华商标杂志 6月24日 欢迎关注「中华商标杂志」，和我们一起分享专业知识 商标共存是指不同市场经营主体的近似商标在一定条件下可以在类似商品或服务上共存的情形。商标共存包含多种类型，商标共存协议下的商标共存便是其中一种常见类型。有学者将商标共存协议定义为：虽然使用近似商标，“但在并不必然导致相关者混淆之虞”[1]的前提下，双方可通过协议“为和平共存问题做出相应的规则”[2]。 一、商标共存协议是一种民事合同，需区分合同效力和处分效力 商标共存协议是由民事主体就双方商标共存问题所达成的协议，具有债法和商标法上的双重性质。 商标共存协议是依据双方当事人的意思表示成立的债权契约。作为一种民事合同，商标共存协议必然受合同法和民法总则的规制。商标共存协议成立后，若不具有合同法及民法总则所规定的合同无效事由，其在债法意义上便是有效的。 而合同除了形成债的关系之外，往往还涉及对某种绝对权的处分。而绝对权变动要生效，除了合同有效外，还要满足交付、登记等形式要件。我国权利体系在构建上沿袭德国的物债二分模式，德国法在严格区分债权、物权的基础上还建立了精细的物权行为理论。最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定：“当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持。”可见，我国在司法实践中对于合同本身的效力与基于合同的物权变动效力也进行了区分。 《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第42条第4款规定：“转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权”。《商标法》第43条第3款规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”这两条规定意味着商标转让、许可合同的有效不等同于商标权转让、许可行为的有效。 而商标共存协议在性质上接近许可使用合同， 因此，笔者认为，商标共存协议在债法意义上的有效并不代表商标权益处分行为的有效。商标共存协议的效力应当区分商标共存协议的合同效力与商标共存协议的处分效力。 商标共存协议的合同效力受民法总则和合同法规制，而在商标授权确权实务中涉及到的商标共存协议的效力认定，通常指的是商标共存协议处分效 力的认定。 二、我国有关商标共存协议处分效力的立法现状 我国《商标法》及相关司法解释未就商标共存协议的处分效力作出明确的规定，但对于商标权转让、许可使用等权利处分行为的规定具有一定的参考价值。 《商标法》第42条规定：“转让注册商标的， 转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。” 《商标法》第43条规定：“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。” 三、商标共存协议处分效力认定的司法实践 商标共存协议的处分效力涉及商标权利人、消费者、公共利益三方的协调，导致了其认定的复杂性。而由于立法缺少明确规定，导致了司法实践的混乱。在司法实践中，关于商标共存协议的处分效力认定，一般存在以下三种立场。 1 （一）坚持混淆原则，完全排除商标共存协议 在（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司诉原商标评审委员会一案中，一审北京市第一中级人民法院与二审北京市高级人民法院均在认定双方商标构成近似的基础上，否认了商标共存协议的效力。 北京市第一中级人民法院认为“引证商标权利人是否出具了书面同意申请商标与引证商标共存的声明不能成为申请商标可以注册的合法理由”[3]。 北京市高级人民法院认为原告与第三人“‘不致混淆’的共识和共存协议与消费者是否能够区分无关”[4]。 2 （二）突破混淆原则，强调商标权的私权属性 在最高人民法院看来，只要商标共存协议未损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益， 其效力就应予以认可。这意味着，在此立场下，当事人处分意志完全代替了混淆原则在商标共存认定中的地位，且仅对商标共存协议的合同效力进行了认定，认为商标共存协议在债法意义上的有效等同于商标权益处分行为的有效。 3 （三）坚持混淆原则，将商标共存协议作为混淆认定的重要依据 在德克斯户外用品有限公司诉原商标评审委员会一案中，二审北京市高级人民法院将商标共存协议作为混淆认定的依据且给予了较高地位。北京 市高级人民法院认为“在申请商标标志与引证商标 标志近似程度较高，但引证商标所有人出具《同意 书》同意申请商标注册的情况下，该《同意书》应 当作为适用《商标法》第二十八条审查判断申请商 标可否获准注册时应予考量之因素”[7]。其原因在 于“《同意书》是由与自身具有直接利益关系的在 先商标权人出具，其对是否可能产生混淆的判断更 加符合市场实际。因此，若无其他明显因素表明存 在混淆的可能性，《同意书》通常是排除混淆可能 性的有力证据”[8]，并且“商标权是一种民事财产 权利。根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利 益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分”[9]。同时，北京市高级人民法院还提出了“只有在有充 分证据证明在先商标权人签署的《同意书》侵害了 消费者利益的情况下，在先商标权人对其权利的处 分才应当予以否定”[10]。笔者认为，此处的“消费 者利益”应当包含“公共利益”，该案中，北京市 高级人民法院并未就“消费者利益”与“公共利 益”进行区分。 在台湾神隆股份有限公司诉原商标评审委员 会一案中，二审北京市高级人民法院对商标共存 协议损害公共利益时是否予以支持进行了较为详 细的阐述。在该案中，北京市高级人民法院亦认 为商标共存协议可以作为涉案商标可否获准注册 的考量因素。但值得注意的是，北京市高级人民 法院进一步强调了“《商标共存协议》不得损害 公共利益，也不得垄断公有资源”[11]。北京市高 级人民法院认定，“由于申请商标使用公有资源 的分子结构图形，所指定的商品为第5类原料药等 商品。如核准申请商标注册，会损害公共利益， 不当垄断公有资源”[12]。该案显示了公共利益与 消费者利益并非等同。 上述三种立场，反映了商标共存协议处分效力 认定的三种规则。前两种较为简单，因为混淆认定和 商标共存协议被视为完全独立毫无关系，因此只需要 单独认定混淆或直接承认协议即可。第三种则相对复 杂，是在商标共存协议的基础上认定混淆，即考虑商 标共存协议如约履行后对混淆可能性的影响。 四、关于商标共存协议处分效力的理论观点 同司法实践中的三种立场一样，关于商标共存 协议的处分效力，理论界也存在三种不同的观点。 1 （一）完全否定商标共存协议的处分效力 这种观点认为，保护消费者利益是商标法立法目的之一，商标是否混淆不会随当事人的约定任意 改变，商标共存协议只能说明在先商标权利人对申 请商标的注册没有异议，而不能消除近似商标导致 的混淆，在相关公众对商标共存协议的内容并不知 晓的情况下，商标共存协议不能作为两商标不构成 近似的依据。 在台湾神隆股份有限公司诉原商标评审委员会一案中，二审北京市高级人民法院对商标共存协议损害公共利益时是否予以支持进行了较为详细的阐述。在该案中，北京市高级人民法院亦认为商标共存协议可以作为涉案商标可否获准注册的考量因素。但值得注意的是，北京市高级人民法院进一步强调了“《商标共存协议》不得损害公共利益，也不得垄断公有资源”[11]。北京市高级人民法院认定，“由于申请商标使用公有资源的分子结构图形，所指定的商品为第5类原料药等商品。如核准申请商标注册，会损害公共利益， 不当垄断公有资源”[12]。该案显示了公共利益与消费者利益并非等同。 笔者认为，商标法本质上是一种私权，商标共 存协议是当事人意思自治和处分权的体现，对消费 者利益的保护并不必然需要完全否定商标共存协议 的处分效力。 一般来讲，商标共存协议的双方有可能为了避 免彼此的实际混淆，而根据其丰富的市场经验、判断 来制定严密的措施，划分彼此权限，这一般出现在双 方都具一定知名度，实力对等的前提下，也是商标共 存协议的典型样态[16]。此种情况下，商标共存协议的 当事人在主观上认为通过商标共存协议制定的相关措 施，双方商标共存不会导致相关公众混淆。而双方作 为对市场和消费者最为熟悉的经营主体，又是直接相 关的利益方，其在协议中体现出的不会导致混淆的判 断，通常来讲是具有重要说服力的。 若在先商标权利人与在后商标申请人出于对市 场实际的客观判断认为不致发生混淆，或采取有效 措施积极避免混淆的发生，消费者利益仍然能够得 到妥善的保护。完全否定商标共存协议的效力，一 方面是对商标权私权属性的侵犯，另一方面也会使 得有可能妥善共存的商标无法获准注册，造成商标 资源的浪费。 2 （二）突破混淆原则，赋予商标共存协议推 定效力 此种观点从商标权的私权属性出发，充分尊重 当事人的意思自治和处分权，只要商标共存协议不 违反法律法规的强制性规定，是当事人真实的意思 表示，且没有损害国家利益、社会公共利益和第三 人合法权益，就应当认可商标共存协议的效力。 笔者认为，此种观点虽然对商标权的私权属性 予以充分尊重，但未考虑消费者的利益。虽然一般 情况下，商标共存协议是双方是为了避免实际混淆 3 （三）坚持混淆原则，将商标共存协议作为 混淆认定的重要依据 这种观点认为，不能完全否定商标共存协议的 效力，亦不能突破混淆原则，而应当将商标共存协 议作为判断是否导致混淆的重要依据，笔者亦认同 这种观点。 笔者认为，坚持混淆原则，是我国在商标法 领域约束私权，注重保障消费者利益和经济秩序的 价值立场的体现；而将商标共存协议作为混淆认定 的重要依据予以充分考虑，是商标权私权属性的体 现和对当事人意思自治及处分权尊重。这种观点， 既体现了商标的基本价值，也能够更好的平衡各方 利益。如果通过双方通过签订和履行商标共存协议 能够有效避免混淆的发生，则应对商标共存协议的 效力予以认可；如果双方并未采取有效措施避免混 淆，或即使双方积极采取了相关措施亦不能避免混 淆的发生，也不能因为签订了商标共存协议便允许 在后商标获准注册。 五、完善商标共存协议处分效力认定的建议 如果说，国家利益、社会公共利益和第三人合 法权益是商标共存协议合同效力的底线，那么是否导致混淆就是商标共存协议处分效力的底线。如果在相同或 类似商品或服务上申请注册的两商标标识相同或几乎相同，采取任何措施都不可能避免混淆的发生；或者商标共存协议因违反相关规定导致其在合同法意义上便是无效的，则没有认定商标共存协议处分效力的必要性。只有在商标共存协议在合同法意义上是有效的，且两商标虽然近似，但通过采取相关措施可以有效的避免混淆发生的情况下，才需要对商标共存协议的处分效力作出认定。 为更好的发挥商标共存协议对混淆判断的作 用，笔者提出以下几点建议： 1 （一）完善商标共存协议处分效力的认定规范 当商标共存协议内容“关涉重大公共利益”领域（如医药卫生等与人身权益相关的领域，非一般民法认知即可判定的），此时需要更为严格的混淆审查[17]，此时，商标共存协议内容在混淆判断中的效力下降或者不能作为混淆判断的依据。经综合各相关因素进行判定后，如果认为没有导致混淆的可能性，商标共存协议合同效力及处分效力均有效，商标可以共存；如果认为有导致混淆的可能性，则一般可认为协议内容有损公共利益，合同自始无效，当事人的商标权处分无效，商标不能共存。 当商标共存协议内容并未涉及重大公共利益领域时，其合同效力有效，具有合同法上的效力。此时需要对商标共存协议的内容进行更为细致的审查，首要目的是明确双方当事人是否有互相区分的目的，且协议实际履行后是否会导致消费者混淆。 如果商标共存协议内容显示出双方彼此区分的 意图并为避免混淆作出了积极的努力，则商标共存 协议应作为混淆判断的重要依据，如果没有更为有 力的相反证据，则应信赖双方“不会导致混淆”的判断，认定商标共存协议的处分效力有效，商标可以共存。 如果根据商标共存协议内容仍认为有较大的混淆可能性，则当事人商标共存协议的处分效力无效，商标不能共存。但此时商标共存协议仍有债法上的效力，无过错方可以通过合同法寻求救济，并且商标共存协议可作为当事人善意的证据，成立商标侵权损害赔偿的抗辩事由。 20 （二）完善商标共存协议的内容审查规范 商标共存协议之所以能够作为混淆认定的依 据，是出于对商标权利人处分权利的尊重以及对双 方“共存不会导致混淆”判断的信赖。而只有在协 议双方基于其对市场、消费者的认知，综合考虑市 场布局，认为双方商标共存在客观上不会导致消费 者混淆，并为区别彼此商标、避免混淆做出了大量 努力时，商标共存协议才不会损害消费者利益及公 共利益，才能实现商标权利人、消费者、公共利益 三方利益的平衡，才符合商标法保护消费者和生 产、经营者利益，维护经济秩序，促进社会主义市 场经济发展的立法目的。 因此，有效的商标共存协议签订双方应当是 善意的；商标共存协议中对市场的判断应当是客观 的、符合市场规律的；商标共存协议应当是采取了 避免混淆的积极措施的。在审查商标共存协议时，应当审查其主张共存的理由是否合理、是否出于善 意；是否对市场格局作出了明确且合理的划分，是 否约定了避免混淆的合理措施等。 3 （三）建立商标共存协议的备案公示制度 结论 商标共存协议的效力应当区分合同效力与处分效力，对于商标共存协议的处分效力，立法上无明确规定，在理论界及司法实践中均存在三种不同的立场：完全否定商标共存协议的效力；突破混淆原则，充分尊重当事人的意思自治；坚持混淆原则，将商标共存协议应当作为混淆可能性的判断的重要依据。笔者认为，商标共存协议应当作为混淆可能性的判断的重要依据，并提出了完善商标共存协议处分效力的认定规范、完善商标共存协议的内容审查规范、建立商标共存协议的备案制度的建议。 注 释: [1][日]田村善之：《田村善之论知识产权》，李扬等译，中国人民大学出版社，2013年版，第141页。 [2]同注[1]。 [3]北京市高级人民法院（2010）高行终字第1492号判决书。 [4]同注[3]。 [5]最高人民法院（2017）最高法行再15号判决书。 [6]同注[5]。 [7]北京市高级人民法院（2012）高行终字第1043号判决书。 [8]同注[7]。 [9]同注[7]。 [10]同注[7]。 [11]北京市高级人民法院（2013）高行终字第281号判决书。 [12] 同注[11]。 [13]北京知识产权法院（2015）京知行初字第4950号判决书。 [14] 同注[13]。 [15] 同注[13]。 [16]梅术文、王超政：《商标共存理论探析》，载《重庆理工大学学报》，2010年第3期。 [17]黄武双、刘维：《商标共存原理与判例》，法律出版社2013年版，第 62 页。 作者单位：超凡知识产权服务股份有限公司 2020年《中华商标》杂志正火热征订中， 欢迎广大读者踊跃订阅↓↓↓ ★ 立足商标 · 服务企业 · 面向社会 ★ ★企业实施商标战略的权威指南★企业实施商标战略的权威指南 订阅 ↓↓↓ 法官以案说法：注册商标跨类使用的责任认定 “没有。” 368(2020)、江西人最终 “r