借电商平台、行商标挟持 无显著性商标恶意投诉现状与治理 研究报告 （全文） 借电商平台、行商标挟持 无显著性商标恶意投诉现状与治理 研究报告 （全文） 原创 新思·论坛 同济知识产权与竞争法中心 2017-04-02 来自专辑 张韬略老师的知识产权观 供稿者： 中国青年政治学院互联网法治研究中心 刘晓春 同济大学法学院知识产权与竞争法中心 张韬略 浙江工业大学法学院知识产权研究中心 朱英红 但是，制度设计的初衷在实践中会面临挑战。调研显示，有为数不少缺乏固有显著性的标识获得了商标注册，而这些商标权人取得这些通用词、描述词的排他性权利后，通过电商平台对相关行业的众多商家展开商标侵权投诉，这就将此类无显著性商标对竞争的妨碍作用集中放大。利用电商平台投诉制度而行“商标挟持”之实，成为滥用知识产权“通知--删除”机制的典型情形之一。以下就从无显著性商标平台投诉行为的现状、现有制度运行实践、治理方案建议等角度，对这一“商标挟持”行为进行剖析和探讨。 一、电商平台上无显著性商标投诉现状及其危害 1.电商平台投诉机制相比法院程序更容易为投机者所利用 不具有显著性的商标注册成功之后，尽管在显著性上存在实质性瑕疵，但是形式上已经获得了商标注册专用权。如果瑕疵比较明显，那么一般来说商标注册人可以推定为明知该瑕疵存在，而具有主观上的恶意。在这种情况下，通过到法院提起商标侵权之诉的途径保护商标专用权，对此类商标注册人就不是很理想的选择。 理由在于，一方面，诉讼程序通常要经过较长期间才能产生结果，此间极可能引发被告启动商标的无效宣告程序，该类商标被无效宣告的可能性很大，商标注册人对这点通常具有充分的认知。另一方面，即使不涉及无效宣告程序，法院也很可能因为商标存在明显的显著性瑕疵，而认定被告的使用构成商标合理使用，从而认定不构成侵权。 由此可见，现有的商标法制度不仅在商标注册条件上确立了准入门槛，即使在准入门槛被突破的情况下，也有可能通过司法程序矫正注册时的瑕疵，防止无显著性商标的滥用行为。但是，在司法程序之外，无显著性商标的注册人发现了一条有效的捷径，即通过电商平台的知识产权投诉机制，利用“通知—删除”机制的特殊效果，展开对商家的阻击，获取不正当利益。 2. 无显著性注册商标恶意投诉的典型案例 以目前国内规模最大的电商平台淘宝网（包括天猫）为例。经过调研可以发现，将各个行业的通用词、描述词注册为商标，进而针对几乎全行业展开商标侵权投诉，并以此为据要挟商家出钱“私了”的行为，不再是个别现象，而是被投机者群体作为一种产业链运作从而牟取暴利。上述行为严重扰乱了电商平台商家的正当商业行为和竞争秩序。以下就几个典型案例进行介绍。 表现形式： 另外，“破洞”商标所有人拥有众多非显著性商标比如：清晰、乞丐、信封、机车、邮差等。目前，此人还在持续向商标局申请各类通用名称作为商标，形成固定的行为模式。 软玻璃其实是行业内对PVC台布的通用描述，但是该权利人在拿到软玻璃的商标权后对该行业进行大规模投诉。以“软玻璃”为标题关键字的商品在淘系共有数十万件。据查询，该商标现在已经被商评委无效。 3. 无显著性商标恶意投诉的危害 无显著性商标恶意投诉的危害，集中体现在通用词、描述词被不当垄断之后可能导致的“商标挟持”现象。由于注册该类商标的成本较低，而可以排除的范围又远远大于一般标识，常常可以凭一个标识撬动整个行业所有商家的利益，因此存在着巨大的制度投机空间。 调研表明，无显著性商标注册人的目的通常出自以下两种情形，一是借此打击同业竞争者以获得垄断、独占全行业的非法利益；二是以此为业，通过“敲诈”被投诉商家进行牟利。尤其是第二种，一旦形成了行之有效的行为模式，就会迅速发展成一种大规模的商业模式，在暴利的驱动下，从商标注册到挟持性投诉，形成规模化、产业化的操作，不仅给电商平台的投诉机制带来大量恶意投诉，使其不堪其扰，更会对正常的商标申请和注册程序造成冲击，增加制度运行不必要的成本，导致审查质量出现偏差的可能性增大，陷入恶性循环。 例如，前文提到的“破洞”商标的注册人，就形成了专门以此为业的产业链条。调查显示，恶意注册的无显著性商标绝大多数都是2014年、2015年、2016年注册，而且，已经出现了个别恶意注册人，将商品页面信息中所有描述性语言全部抢注为商标进而发起大量投诉的现象，且这一现象出现了加速蔓延的趋势。 由于这些恶意投诉首先瞄准的是那些成交量高、信誉好的商品和商家，只要商品被删除，商家单日的直接损失便非常大，即使后续申诉成功商品恢复上架，但由于在删除期间该商品没有成交记录，导致该商品和商家的信誉下降，商家的间接损失也十分可观。 因此，在面临商标注册人的“挟持”和“敲诈”时，商家尽管感到委屈和不公平，但是权衡利弊，往往愿意缴纳多达上万元的“保护费”以求息事宁人，这就不合理地增加了商家的经营成本，如无规则约束，就会导致“丛林规则”横行，投机者牟取暴利，严重影响产业的健康、良性发展。 二、现有制度运行实践及其不足 1.商标显著性的相关规定 显著性作为商标注册的最基本要件，已是各国形成的共识。我国《商标法》亦是明确规定了“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”（第九条）；下列不具有显著性的商标不得注册：“（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。”（第十一条）因此，除非通过使用获得显著性，否则通用词、描述词这些不具有固有显著性的商标，不应当给予注册。 针对已经注册的商标，其中含有的不具有固有显著性的部分，也不应当具有绝对的排他效力。《商标法》第五十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。” 上述条文原意是针对那些通过使用获得“第二含义”的商标，要求其效力不得影响他人在其“第一含义”层次上的正当使用，从而防止产生排除竞争的效果。这也体现了法律对于商标区分功能的保护不能建立在对通用词、描述词的绝对垄断之上。 2. 无显著性商标注册的纠错途径 针对获得注册的无显著性商标，最主要的途径可以通过启动无效宣告程序，请求商标评审委员会宣告其无效。商标局也可以基于这一绝对理由，主动宣告商标无效。这规定在《商标法》第四十四条第一款中：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。” 目前，针对被用来恶意投诉的无显著性商标，已经有组织或者个人对其中的部分商标提出无效宣告，有的经过较长时间的程序已经成功取得无效的结果，有的则还在进行当中。而从统计情况来看，由商标局主动宣告无效的例子极少。 此外，对于相关主体来说，还有一个介入程序的方式就是商标初步审定公告之后的异议程序，但是，在电商的情境下，所涉主体通常都是小型企业或者个人商家，不具备针对大量商标公告进行系统化、持续性监控的知识和能力，因此极少有经营者会在异议程序提出异议申请。 3. 现有实践存在的不足 如前所述，商标法制度设计的初衷，是要通过商标局的实质审查，加上异议制度，将无显著性商标阻挡在注册大门之外。但是，实践中大量出现申请人绕过“门禁”获得注册的情况。较低的注册成本、极大的获利空间以及异议、无效等纠错制度的高额成本，共同导致了扭曲制度初衷的现实情况，最终产生商标法保护经营自由、维系良性竞争的价值目标出现落空的危险。 （1）商标显著性审查严格程度有提高空间 现有实践中首当其冲的问题，即是商标审查过程中出现把关不严的情况，使得相当一部分通用词、描述词成为了显著性审查的漏网之鱼。一般来说，如因被申请商标是否与在先权利相冲突等相对理由出现纠纷，可以主要交由异议程序解决。但是，对于包括显著性在内的绝对理由，则应当由审查员积极主动进行把关，因此绝对理由不仅仅涉及到特定个人，而且很可能涉及到行业的整体利益和社会的整体秩序，对竞争的影响也更为明显。若把关不严从而导致无显著性商标获得初步审定，那么后续即使通过异议或者无效宣告程序得以纠正，也会导致大量行政和社会资源的浪费，并极有可能已经给行业和商家带来无法挽回的损失。 （2）异议、无效宣告等纠错程序成本高、时间长 经过商标局初步审定后进行公告的商标申请，任何人皆可以依据“不具有显著性”这一绝对理由提起异议程序。而已经获得注册的商标，任何人亦可以依据“不具有显著性”这一绝对理由提起无效宣告程序。商标法设计的这些公众参与程序，初衷是为了在注册前和注册后都提供有效的纠错机制，从而确保商标审查质量。但是，相对于商标申请较为低廉的成本，异议和无效宣告程序对于提起人的专业性和经济实力乃至系统性监控能力有更高的要求。对于无显著性商标恶意投诉的通常对象——电商平台上的小型商家来说，提起商标异议并不现实。对他们而言，在没有系统性监控的情况下，在海量商标公告中找到与自身经营领域相关的商标无异于大海捞针，而提起异议和无效宣告程序的行为既需要支付聘请专业人士的成本，又很可能历时弥久。知识、资金和时间成本使得商标审查纠错程序对这些商家而言是不可承受之重。况且，启动这些程序往往“远水救不了近火”，即使启动程序也难以避免商品被立刻下架的后果。相比之下，直接向投诉方支付“保护费”，成为权衡利弊之后的无奈选择。 （3）商标局主动纠错情形较少 基于“不具有显著性”等绝对理由宣告商标无效，除了由不特定的人向商标评审委员会提起无效宣告程序之外，还可以由商标局主动宣告无效。相对于商标评审委员会被动受理，商标局主动进行无效宣告无疑是更有效率的程序，在典型的无显著性商标恶意注册和投诉案件当中，也是能够更有效解决问题的程序。但是，实践中，由于缺乏快速、便捷的沟通机制，商标局对于此类商标引起的不良社会影响并未获得充分的认知，对其进行主动无效宣告的案例也较为少见。 （4）电商平台投诉规则面临挑战 在互联网环境下，电商平台虽然不具有司法权，但是以“通知--删除”机制为典型代表的法律规则，要求电商平台对于商标投诉及时作出反应。在无显著性商标获得注册后，法律规则规定的投诉行为成本很低，而删除链接可能导致商家重大损失，制度设计导致的利益不平衡，再次为恶意投诉提供了巨大的投机空间。 对电商平台而言，设立并维护一套均衡、合理并符合法律规定的投诉规则就成为一个具有挑战性的任务。一方面要试图矫正法律制度设计上的利益失衡，另一方面又要降低平台自身的法律风险。在法律规则没有提供明确免责机制的前提下，很可能出现的情形是，平台在收到已注册商标的投诉之后，倾向于尽量删除相应链接。因为，若基于平台自身对于显著性的判断而不删除链接，很可能存在构成帮助侵权的不确定性风险。法律上对于平台责任规则的不确定性，会转化为电商平台法律风险的放大，从而导致平台尽量避免对“显著性”、“是否构成侵权”等专业性问题做出实质性判断，这恰恰会使得恶意投诉方更加有恃无恐。 三、治理无显著性“商标挟持”的建议方案 基于目前无显著性商标在商标审查、无效等程序的实践状况，以及在电商平台投诉机制中造成的损害现状，通过制度规则的改善和实践的调整，来减少投机空间，重塑健康良性的竞争秩序，已成当务之急。以下从制度创新和实践操作等不同层面提出针对性的解决方案，期望能够纠正实践中对落实制度设计初衷出现的偏差，治理电商平台商标挟持的乱象，确保合理、理性的商标注册和权利保护制度运作并为构建良性的竞争秩序保驾护航。 1. 商标显著性审查严格把关 新《商标法》实施以来，商标局针对商标注册申请和审查方面付出的努力有目共睹，特别是在提升商标审查效率方面投入了大量精力。如2016年7月工商总局发布《关于大力推进商标注册便利化改革的意见》，提出了“实现商标注册便利化”的主要目标，通过拓展商标申请渠道、简化商标注册手续、优化商标注册流程、完善商标审查机制等手段，意在进一步方便申请人申请注册商标，提高商标审查效率，提升商标公共服务水平。特别是在提升商标审查效率方面，具体的实质性举措包括设立京外商标审查协作中心、实行商标审查工作部分委托、积极推行独任审查制等。 这些措施令社会大众对提升商标审查效率充满期待，但是，无显著性商标注册的现状和趋势表明，提升效率万万不可以牺牲质量为代价。商标显著性的审查作为商标审查的核心要件之一，在商标审查环节进行严格把关，是效率最高、消耗资源最少的方案，且能够从源头上将无显著性商标挡在注册商标大门之外，是治标治本之举。 在具体操作方面，商标审查机关可以通过对该领域实际情况的深入调查和研究，制定针对性的方案，特别是加强与电商平台、研究机构的合作，建立顺畅的沟通渠道。由电商平台、商家代表和研究机构定期向商标局反馈无显著性商标注册和投诉情况，掌握并总结恶意注册和投诉的行为模式与规律，探索建立注册人黑名单制度，采用技术上和管理上的创新手段，尽量将此类无显著性商标挡在第一道审查大门之外。 2. 增加商标局主动无效宣告比例 已经获得注册的无显著性商标，若要对其进行无效宣告，由商标局主动宣告是效率最高的途径。对于这些不应通过审查的商标，商标局可在与电商平台、商家代表、研究机构建立沟通机制的基础上进行主动纠错，增加主动无效宣告的比例。在显著性瑕疵比较明显的情况下，商标注册人一般也不会投入资源提起复审或行政诉讼。因此，商标局主动无效宣告的途径在有助于提高商标审查质量、维护商标注册秩序的同时，也是最为节省行政、司法资源的方法。 3. 建立被动无效宣告绿色通道 被动无效宣告，指的是由商标评审委员受理的由第三人提出的无效宣告申请之后进行的程序。商标法中的无效宣告程序并没有针对不同情况作出区别规定，《商标法》第四十四条第三款规定了被动无效宣告的期限：“商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。”对于存在疑难问题的商标无效宣告而言，特别是某些存在在先权利的案件，该条款的时间期限考虑到了给双方足够时间提交论据和证据材料，是合理的。但是，对于比较简单的案件，尤其是涉及比较明显的缺乏显著性的商标，如此长的审理期限就会对商标使用者造成非常实质性的阻碍。尤其是在涉及对时间具有高度敏感性的电商平台的情况下，长达九个月甚至一年的审理期限很可能会使得商家完全失去提起商标无效的兴趣，因为一年之后即使商标被成功无效，商品链接被恢复，对该商家来说也已经失去经济上的价值。 因此，被动无效宣告的程序非常有必要针对特殊情形设立特殊规则，针对明显不具有显著性的注册商标，设立无效宣告审理的快速机制或者“绿色通道”，确立一个即时响应的快速处理机制，提高审理效率，简化审理流程，使得无效宣告机制真正发挥及时有效的纠错功能。 4. 畅通政府和行业的沟通合作渠道 商标审查制度和实践的完善，离不开对现存问题的深入调研和总结。在现状监控、信息更新和问题研究方面，商标行政主管机关完全可以借助行业和研究机构的力量，建立与外界的定期沟通和合作渠道。一方面可以参考行业和研究机构反馈的问题和数据，评估问题的严重性和采取应对措施的必要性；另一方面，也可以借助电商平台等企业现有的管理、技术、规则体系资源，探讨如何制定解决方案并确保其可操作性。 具体而言，在商标审查阶段，可以参照行业和研究机构提供的数据信息，试行设立黑名单制度，针对业已形成商业模式的恶意注册人的商标申请进行重点监控。在主动无效宣告和建设被动无效宣告绿色机制的过程中，也可以参考行业和研究机构提供的数据，协助进行筛选和判断，从而以最低的成本、最高的效率，针对性、系统性地防范恶意注册带来的恶果。 5. 平台责任规则的完善与创新 从现有电商平台处理无显著性商标恶意投诉的实践来看，电商平台已经意识到此类恶意投诉对于商家造成的恶果，因此在某些极其明显的投诉中，已经采取了不下架商品的方式，来保证商家的正当利益。但是，由于投诉人本就握有有效注册的商标证书，平台的此类处理规则虽然实质上具有合理性，但是理论上依然存在法律风险。 无显著性商标的恶意注册，本应是制度设计和运作实践中产生的不良现象，注册人通过利用“通知—删除”机制导致的平台责任的不确定性，放大其损害后果，获取投机利益。从制度上看，应当对平台责任作出相应调整，以鼓励平台更有激励去采取遏制此类投机行为的措施。针对此类投诉，应当为平台建立相应的免责机制，免除平台的后顾之忧，从而减少乃至消灭恶意投诉人的投机空间。 具体而言，在某些特定情况下，平台应当可以不依据此类投诉下架商品，而无需承担法律上的潜在责任。根据对实践的总结，这些情况可以包括：有证据表明已经有第三人向商标评审委员提起基于显著性的无效宣告请求；投诉人存在被认定为恶意投诉的历史，或者进入了平台与商标行政主管机关沟通后确立的“黑名单”；平台根据自己设立的大众评审机制可以合理认定该商标存在明显的显著性瑕疵，并已经通过沟通渠道向商标局进行反馈；在上述情况下，平台可以决定不根据投诉要求下架对应商品，除非投诉人可以出具认定侵权成立的司法判决或者行政裁决。通过对于平台责任的上述免责机制的设置，可以激励平台积极应对无显著性商标的恶意投诉行为，从而保障正当经营商家的利益，还电商平台的商标保护机制一片清净的蓝天。