2019年商标评审典型案例_争议 一、基本案情 对此，原被申请人答辩称：争议商标经使用在婚纱摄影行业具有较高知名度，争议商标指定服务与引证商标核定使用商品不属于类似商品和服务；争议商标并无抄袭、模仿他人商标的恶意。原被申请人请求维持争议商标注册。 二、案情解析 三、典型意义 1.关于“一事不再理”原则在评审案件中的适用。《商标法实施条例》第六十二条规定：商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。“一事不再理”原则，是行政行为既判力的体现，国家知识产权局裁决应受到该原则的限制，上述条款的适用主要基于“相同的事实和理由”，但在行政裁决中，如果出现了“新的事实和理由”，则不受该原则的限制。新的事实应该是以新证据证明的事实，新证据应该是在原裁定或决定之后新发现的证据，或者确实是在原行政程序中由于客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据。 新事实的认定，主要考虑以下两点：再次申请中提交的个案证据不同于前案证据；新提交的证据直接影响到《商标法》实体条款的适用，对案件审理结果具有实质性影响。由此可见，证据上的差异构成“不同事实”是“一事不再理”原则适用中的核心问题。具体到本案，申请人增加了证明其商标知名度的事实及原被申请人实际使用中具有攀附其商标主观故意的证据材料，对案件实体性结论的判断具有实质性影响，申请人在本案中亦提出了新的理由，故本案不受“一事不再理”原则的限制。“一事不再理”原则是对当事人权利义务影响重大的法律原则，对此评审实践中既应注意适用该原则维护行政行为的确定性，又应合理把握适用尺度，充分保障当事人在个案中的实体权利得到保护。 2、关于超五年适用复制、模仿、翻译为相关公众所熟知商标的条款中恶意的判定。为平衡权利人的合法权益及维护注册商标的稳定性，我国《商标法》对提起无效宣告的主体资格以及提起的期间都进行了严格限制，自商标获准注册五年后在先权利人或利害关系人原则上不能依据《商标法》第十三条提出无效宣告申请。上述情形亦有例外规定，即对恶意注册的，为相关公众所熟知商标的所有人不受五年的时间限制。超五年适用该条款，核心为对于恶意的认定。该种恶意应是具有以此注册商标攀附他人较高声誉商标、牟取不正当经济利益等明显恶意意图。具体到本案中，国家知识产权局充分考虑了原被申请人在实际使用中具有攀附他人高知名度商标的主观恶意以及在先商标的知名度等因素，从而对原被申请人具有恶意行为作出认定。适用该条款是对为相关公众熟知商标加大保护力度的体现，体现了商标行政主管机关对于故意攀附他人商标知名度及商誉的严格规制，对于促进市场经济健康有序发展，打击恶意注册，维护当事人权益等具有积极作用。 争议商标： 引证商标： 一、基本案情 申请人：郑州易值科贸有限公司 （一）驳回理由 该申请人短期内提交了大量注册申请，明显超出正常经营活动需要，缺乏真实使用意图，亦扰乱正常的商标注册秩序。根据《商标法》第四条、第三十条的规定，国家知识产权局决定驳回上述商标注册申请。 （二）国家知识产权局裁定 经复审认为，申请人作为商标注册人，在全部45个商品及服务类别上共注册了929件商标，其中2018年至2019年不足9个月的时间内就申请注册了500余件商标。申请人短期内大量申请注册商标的行为明显超出了生产经营的正常需要。申请人关于其近期商标申请均为其实际使用商标扩展注册的复审理由与其实际申请行为及商标的构成情况不符，不能解释其注册行为具有合理性和正当性。因此，申请商标已构成《商标法》第四条所指情形。 依照《商标法》第四条、第三十条和第三十四条的规定，国家知识产权局裁定如下：申请商标在复审服务上的注册申请予以驳回。 二、案情解析 （一）《商标法》第四条的适用意义 （二）《商标法》第四条的适用要件 在案件审理过程中，第四条的适用要件主要把握不以使用为目的和恶意这两点，重点考虑以下几个方面： 首先，申请人的具体情况。依据申请人的复审理由和证据，审查其经营范围、实际状况、行业特点，初步判定其商标注册申请是否符合生产经营活动的实际需要、是否具有真实的使用意图，以区分商标囤积、商标储备及防御性注册。防御性注册虽缺乏使用意图，但其基于主动保护目的，应无恶意。而商标储备一般具有真实的使用意图。就本案而言，申请人是一家贸易公司，但其申请注册的商标涵盖了商品及服务区分表中所有的类别，明显超出了其正常的经营范围，也和其行业特点、公司的实际经营情况不符。这种申请注册行为不具备防御性注册或商标储备的合理性。 其次，考虑申请人的商标申请注册量及申请注册的类别跨度和时间跨度。数量只是考察因素中的基本考量因素，但并没有机械的定量要求，更应同时参考商品及服务类别的跨度以及是否涉及某些行业专业属性或资质要求较强的特定类别等其他因素综合考虑，来推定申请人商标注册在数量上是否具有合理性。就本案而言，申请人名下共有929件商标注册申请，注册申请涉及45个不同的类别，其中还包含了有较强行业属性及资质要求的特殊类别，如第1类工业用化学品等商品、第36类保险咨询等服务、第38类无线广播服务等。特别是其中500多件商标申请注册的时间段集中在2018年5月至2019年1月期间，上述注册行为在量上的合理性也难以解释。 三、典型意义 《商标法》第四条的适用需要慎重把握“不以使用为目的”及“恶意”两个要件,适用时综合考量以下几点：申请人的具体情况、申请人的商标申请注册量及申请注册的类别跨度和时间跨度、申请人名下商标的标识构成及申请人是否有合理的抗辩理由。 申请商标： 一、基本案情 申请人以原被申请人营业执照的经营范围中包含“知识产权代理服务”，但争议商标指定使用的服务不属于“商标代理”服务所属群组；争议商标是以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响力的商标；争议商标的注册已经造成市场秩序的紊乱，致使真正权利人受到损害为由，根据《商标法》第七条、第十九条第四款、第三十二条、第四十五条第一款的规定，提出争议商标无效宣告请求。 二、案件解析 本案中，原被申请人成立于2007年11月7日，经营范围包括：社会经济咨询（不含投资咨询）、知识产权代理服务、会议及展览服务（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017年12月20日出资方式变更后，其经营范围变更为：社会经济咨询（不含投资咨询）、会议及展览服务、翻译服务、机构商务代理（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。原被申请人在2015年4月9日向商标局申请注册争议商标时，其经营范围包括“知识产权代理服务”。 申请人于2017年10月17日对争议商标提出无效宣告请求，原被申请人于2017年12月11日向商标局提出争议商标的转让申请，2017年12月20日经成都市锦江区市场和质量监督管理局核准进行出资方式变更后，其经营范围中删除了“知识产权代理服务”。2018年4月20日经商标局核准，争议商标由原被申请人转让至现被申请人。 根据《商标法实施条例》第八十四条的规定，《商标法》所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。具体到本案，争议商标自2015年4月9日申请注册之日至2017年12月20日变更经营范围之时一直属于原被申请人所有，原被申请人企业经营范围涉及“知识产权代理服务”，而商标代理属于知识产权代理服务。因此，原被申请人主体应属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”的范畴。争议商标并非指定使用在知识产权代理服务上。故原被申请人申请注册争议商标的行为已构成《商标法》第十九条第四款所指情形。 三、典型意义 本案涉及《商标法》第十九条第四款，典型意义在于：争议商标在本案审理前由经营范围包含“知识产权代理服务”的原被申请人转让给不包含“知识产权代理服务”的本案被申请人；原商标注册人的经营范围包含的经营项目为“知识产权代理服务”，并非与《商标法》第十九条第四款表述中相一致的商标代理机构，亦未在商标局备案；原商标注册人在本案审理时已经删除“知识产权代理服务”。 争议商标： 一、基本案情 申请人：上海理工大学 被申请人：沪江教育科技（上海）股份有限公司 争议商标一、二由被申请人分别于2014年3月19日、2015年8月13日申请注册，2017年8月21日、2017年9月7日获准注册；争议商标三由伏彩瑞于2006年11月3日申请注册，2013年9月28日核准注册，该商标于2015年8月21日转让给被申请人。3件争议商标核定使用在第41类“教育；培训”等服务上。后上述3件争议商标被申请人提出无效宣告申请。 申请人主要理由：一、“沪江”是申请人前身“沪江大学”校名的一部分，申请人合法承继沪江大学。二、被申请人法定代表人伏彩瑞在申请人外语学院就读期间参与申请人投资建设的“沪江语林网”工作。伏彩瑞与申请人之间具有特定关系，争议商标违反了《商标法》第十五条第二款规定。三、争议商标损害了申请人“沪江”知名服务特有名称权，是对申请人在先使用并具有一定影响的商标的恶意抢注。争议商标违反了《商标法》第三十二条规定。综上，申请人请求宣告争议商标无效。 被申请人答辩主要理由：一、伏彩瑞创建“沪江网”的前身“沪江语林”，2003年“沪江网”正式上线，经宣传及使用，“沪江”已具有一定知名度。二、沪江大学于1952年解散，申请人沿用的是沪江大学的原址，无继承关系。三、“沪江语林网”从始至终属于伏彩瑞个人。伏彩瑞曾义务用网站为申请人外语学院设立专栏，但并不意味着该网站就是申请人的。伏彩瑞创办沪江网后与申请人及其外语学院保持合作关系，且伏彩瑞被申请人评为杰出校友。争议商标未违反《商标法》第十五条第二款规定。四、申请人对于“沪江”标识并无任何在先权益，沪江并非申请人字号，且争议商标不存在抢注情形。综上，请求维持争议商标的注册。 申请人质证请求对本系列案件口头审理。 二、口审处理 国家知识产权局在了解案情的基础上，考虑双方当事人均提交大量证据，且案情较为复杂，决定对“沪江”系列商标无效宣告案件进行口审。2019年9月19日，国家知识产权局在上海商标审查协作中心对本系列案件口头审理。双方当事人就争议焦点进行充分的说明和辩论，并提供相关证据。 三、裁定结果 国家知识产权局经审理认为，沪江语林网系申请人外语学院发起建设，申请人予以资助，并指派教师指导、监督。伏彩瑞等学生为网站主要操作员。伏彩瑞以个人名义注册网站域名并运营维护，媒体进行了相关报道，申请人并未对此提出异议。申请人还将伏彩瑞在其校友网中进行宣传，并与被申请人之间有合作。前述事实表明在被申请人注册“沪江”商标前，申请人对伏彩瑞宣传“沪江语林”及使用“沪江英语”的行为持默许态度。此外，申请人与“沪江大学”具有历史渊源，“沪江”为其在教育等服务上在先使用的未注册商标。伏彩瑞作为申请人的学生对此知晓。故被申请人将争议商标一“沪江”注册在教育等服务上违反了2013年《商标法》第十五条第二款的规定。争议商标二、三与“沪江”一词整体存在差异，被申请人提交的证据能够证明争议商标二、三在网络教育领域获得了一定知名度和市场声誉，并与被申请人形成对应关系。国家知识产权局认为，争议商标二、三未违反2013年《商标法》第十五条第二款的规定。 四、典型意义 商标评审案件的口审按惯例，当事人双方须前往北京参加口审，本系列案件的口审系在京外进行商标评审案件巡回评审，也是开展商标评审案件巡回评审试点工作的一次尝试。巡回评审以便民利民为目的，节省当事人维权时间、维权成本，运用口头审理与书面审理相结合的方式，查明案件事实，保障当事人合法权益。 本系列案件重点、难点在于双方当事人特定关系的认定，以及争议商标与申请人在先使用商标近似程度的判定。 本系列案件中，国家知识产权局对2013年《商标法》第十五条第二款的“其他关系”作出扩张解释，即是否属于本款所规定的其他关系，应限定为与合同业务往来等性质相近的关系，但不限于商业关系或者职务、身份关系。对“其他关系”作出扩张解释，是对扩大当事人维权范围的体现，可有效遏制商标抢注行为，维护市场经济秩序。 争议商标一： 争议商标二： 争议商标三： 一、基本案情 申请人：美国教育考试服务中心 被申请人：南京筑梦堂教育咨询有限公司 （一）当事人主张 争议商标是对申请人已在中国注册的驰名商标“TOEFL”“托福”商标（以下称引证商标一、二）的翻译和复制。综上，依据《商标法》第十三条第三款等规定，请求宣告争议商标的注册无效。 （二）国家知识产权局裁定 据查明的事实及申请人提交的证据显示，在争议商标申请注册之前，引证商标一、二已在发展管理英语语言能力测试以及关于语言熟练程序、语言技能和语言学习的考试服务上为相关公众所熟知。争议商标“TOEFL”与“TOEFL”商标及中文“托福”相同，构成对引证商标一、二的复制、模仿、翻译。被申请人将其相同的商标申请注册在饭店等服务上，易减弱申请人商标的显著性，致使申请人的合法利益可能受到损害。因此，被申请人注册争议商标的行为已构成《商标法》第十三条第三款所指的情形。 依照《商标法》第十三条第三款，第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，国家知识产权局裁定如下：争议商标予以无效宣告。 二、案情解析 （一）驰名商标是指在中国为相关公众所熟知的商标 驰名商标是指在中国为相关公众所熟知的商标，相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。就本案而言，申请人主张的“托福”商标的相关公众包括教育从业人员、学生、家长及其他英文学习者等，考量商标的知名度主要考察在上述相关公众中申请人商标的知名程度情况。 明确了知名度所指向的对象以后，需要审查具体案件中提交的证据能否证明商标已为公众所熟知。对知名度证据的认定，主要从以下几个方面考量：相关公众对该商标的知晓程度，商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围，该商标作为驰名商标受保护的记录等。在审查过程中，可以根据申请人提交的上述证据进行综合判定。但如若不能满足上述全部条件，申请人提交的在案证据足以证明该商标在市场上享有较高声誉的，也可以认定该商标已为公众所熟知。本案中，依据申请人提交的相关报道及介绍可知，申请人1981年被引入中国大陆地区；申请人提交的宣传资料可以证明申请人的商标自进入中国大陆地区以来一直进行持续不断的宣传及推广；申请人提交的托福考试考点列表可以证明申请人的考试网点遍及全国大部分省市及地区，且其考试网点的不断增加及报考人数的不断增长，可以证明其影响力及知名度在持续不断提高。综合申请人全部证据可以证明，申请人的“托福”商标、“TOEFL”商标于2013年1月16日争议商标申请注册前已为相关公众所熟知。 （二）复制、模仿或者翻译他人驰名商标的判定 复制是指系争商标与他人驰名商标相同；模仿是指系争商标抄袭他人驰名商标，沿袭他人驰名商标的显著部分或者显著特征；翻译是指系争商标将他人驰名商标以不同的语言文字予以表达，且该语言文字已与他人驰名商标建立对应关系，并为相关公众广为知晓或者习惯使用。就本案而言，争议商标为纯英文商标“TOEFL”，与申请人主张驰名的“TOEFL”商标完全相同，构成复制。 （三）依据混淆及误导的可能性判定驰名商标的保护范围 对已注册驰名商标的保护范围可以延及非类似的商品或服务上，但并不意味着可以无条件地及于全部的商品或服务类别，而应当综合考量双方商标标识之间的近似程度以及驰名商标的独创性、驰名商标的知名程度、双方商标指定使用的商品及服务之间的关联程度等因素，以容易误导公众、致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为前提。这里的误导是指系争商标足以使相关公众认为其商标与他人驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性；或系争商标的注册可能贬损驰名商标的市场声誉；或系争商标的注册使用可能不正当利用驰名商标的市场声誉。就本案而言，被申请人作为教育咨询公司，其与申请人均从事教育培训服务行业，被申请人接触到申请人商标的可能性很大。被申请人在明知申请人商标的情况下，申请注册与其为相关公众所熟知商标相同的商标，具有明显的主观恶意。争议商标申请注册在饭店等服务上，易减弱申请人商标的显著性，致使申请人的合法利益可能受到损害。 三、典型意义 对驰名商标的保护，应从保护驰名商标持有人利益和维护公平竞争及消费者权益出发，对可能利用驰名商标的知名度和声誉，造成市场混淆或者公众误认，致使驰名商标持有人的利益可能受到损害的商标注册行为予以禁止。对已注册驰名商标非类似商品或服务上的保护，应综合考量双方商标标识之间的近似程度以及驰名商标的独创性、驰名商标的知名程度、双方商标指定使用的商品及服务之间的关联程度等因素，以容易误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为前提。 争议商标： 引证商标： 对商标的组合使用造成混淆的构成侵权｜拍案说法 - - -慈溪电器有限公司钟谅解备忘录,