法官说案‖浅析外国地名的商标注册 周波 中华商标杂志 2015-07-15 主旨 对公众知晓的外国地名的理解，不应局限于其常见的表现形式。无论中国公众知晓的是其中文形式还是外文形式，只要客观上具有指代中国公众知晓的外国地名的作用的标志，即应适用《商标法》第十条第二款的规定，不得作为商标使用。 作者：北京市高级人民法院知识产权庭 周波 案 情 当事人： 原告（上诉人）：无锡好球体育用品有限公司 被告（被上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会 案由：商标申请驳回复审行政纠纷 审 判 北京市第一中级人民法院认为：申请商标的整体视觉效果与引证商标存在较大差异不属于近似的商标标志。申请商标注册未违反《商标法》第二十八条的规定。申请商标的图形阴影部分容易被相关公众认读为字母“O”。而“KOBE”可翻译为“神户”，系公众知晓的日本城市名。因此，申请商标注册违反《商标法》第十条第二款的规定。综上，依照《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第五十六条第（四）项之规定，判决：驳回好球公司的诉讼请求。 好球公司不服一审判决，提起上诉。 北京市高级人民法院经审理认为，虽然申请商标由字母“KBE”及图形部分组合而成，但图形部分中的背景图案在与相关字母组合出现时，容易被识别为字母“O”，申请商标标志整体上易被识别为由字母“KOBE”及图形部分组合而成。申请商标中的图形部分，并未从整体上改变申请商标中字母“KOBE”的整体视觉效果及其含义，因此，“KOBE”系申请商标的主要识别部分。而“KOBE”可译为“神户”，系公众知晓的日本城市名。因此，申请商标整体上仍系主要由公众知晓的外国地名构成的标志，其申请注册违反了《商标法》第十条第二款的规定。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项的规定，判决：驳回上诉，维持原判。 重点评析 《商标法》第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”[1]由于该款规定主要是针对以地名作为商标使用的规定，因此该条款亦被称为《商标法》中的地名条款。根据上述规定，不得作为商标使用的标志，包括我国县级以上行政区划的地名和公众知晓的外国地名两大类，本案涉及的是后者，即公众知晓的外国地名不得作为商标使用的情形。 本案的难点不在于如何认定申请商标是否主要由公众知晓的外国地名构成，而是在于以英文形式体现的日本地名是否属于中国公众知晓的外国地名，以及由此能否认定申请商标的申请注册违反了《商标法》地名条款的相关规定。实际上，作为涉及外国地名商标注册的一个具体案例，本案的审理集中体现出了法院在适用《商标法》地名条款方面的主要做法。 一 中国公众知晓的外国地名 虽然《商标法》规定公众知晓的外国地名不得作为商标使用，但由于该规定适用的前提是“公众知晓”，因此，在具体的适用过程中，就涉及具体尺度的把握问题。 （一）判断主体 在适用地名条款时首先遇到的问题，就是如何确定判断的主体，即“公众”的范围如何确定。实践中，对“公众”概念的把握有不同的认识。一种观点认为，涉及《商标法》第十条第二款相关问题的判断主体是中国境内的“相关公众”[2]，同时强调应当以我国相关公众的一般认知水平作为标准进行判断，而不能以局限于某区域的特定群体的认知水平作为判断的标准。[3]而另一种观点则认为，《商标法》第十条第二款中的“公众”是指我国的公众，而且是我国的普通公众或一般公众，而不是商标法意义上的相关公众。[4]该观点认为，“商标法所称的相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者”[5]，它强调了与商标指向的关联性，而《商标法》第十条第二款规定的是“公众知晓的外国地名不得作为商标”, 需要判断的是地名是否为公众所知, 而不是商标是否为公众所知, 其并不强调地名作为商标的指向性。[6] 笔者认为，在适用地名条款判断外国地名是否为“公众知晓”时，应以中国境内的“一般公众”为判断主体。除了前面引述的相关理由外，仅从《商标法》的规范体系看，也应当采纳“一般公众”标准。因为地名条款是放在《商标法》第十条这一商标“禁用条款”中作为单独一款加以规定的，整个第十条规定的不得作为商标使用的情形，诸如涉及国家名称、国旗、国徽、官方标志等的相关标志，均不涉及商品或者服务类别的问题，不存在对公众群体作进一步区分的必要，即使是《商标法》第十条第一款第（八）项中涉及的“不良影响”，也非以相关公众为判断主体[7]，因此，作为同一法律条款规定的相关事项，其判断主体也应当是一致的。 （二）禁用范围 1、根据中国公众对该外国地名的知晓程度，确定其在商标法领域内的禁用范围 一般而言，对于有较高知名度而为中国公众广为知晓的外国地名，其禁用范围涵盖近似商标；中国公众知晓程度较低的，其禁用范围不包括近似商标。比如在“HAVANNA”商标申请驳回复审案中，一、二审法院均认为，基于历史等相关因素影响，中国公众对于古巴首都哈瓦那较为熟悉，“哈瓦那”（英文为“HAVANA”）属于为中国公众所知晓的外国地名。申请商标为“HAVANNA”，与古巴首都哈瓦那的英文“HAVANA”仅有一个字母“N”的差别，对于中国相关公众而言，二者在拼写、认读上极为近似。因此，申请商标不符合《商标法》第十条第二款的规定，不能作为商标注册。[8]可见，对于中国公众知晓程度较高的外国地名，不仅与其相同的标志不得作为商标使用，而且即使是与该外国地名近似的标志，也不得作为商标。而在“VOLT”商标异议复审案中，虽然上诉人即异议申请人主张被异议商标中的“VOLT”与公众知晓的外国地名“VOLTA”近似，而“VOLTA”为加纳境内一条著名的河流名称，因此依据《商标法》第十条第二款的规定，被异议商标不应核准注册。但是，二审法院认为，中国大陆地区公众的知晓程度是判断外国地名能否在中国大陆地区作为商标使用的前提，通过大众传媒在一定时间内进行较为广泛的传播，使公众可以较为容易知悉的外国地名可以视为公众知晓的外国地名。而上诉人并未提供证据表明中国公众知晓“VOLTA”为加纳的河流名称，因此，上诉人主张被异议商标与公众知晓的外国地名近似，违反《商标法》第十条第二款规定的上诉理由不能成立。[9]其实，不为中国公众知晓的外国地名，不仅不能禁止近似的标志作为商标使用，而且即使与其完全相同的标志，也不属于《商标法》禁止作为商标使用的标志。 但是， 在诉争商标具有明显的区别于中国公众知晓的外国地名的含义时，即使该外国地名为中国公众广为知晓，也不应禁止其作为商标使用和注册。在“CHAMPAIGN”商标争议行政案中，二审法院认为，虽然争议商标的文字部分“CHAMPAIGN”与法国香槟酒行业委员会主张的原产地名称 “CHAMPAGNE”（中文为“香槟”）有一定的近似性，但申请商标中的“CHAMPAIGN”文字含义为“平原、原野”，与“CHAMPAGNE”在含义上明显不同，因此在综合考虑案件事实的基础上，判决维持商标评审委员会维持争议商标注册的裁定。[10] 2、存在多种译名的中国公众知晓的外国地名，其不同的译名均属于商标的禁用范畴 既然是外国地名，则其表现形式一般是以该外国自己的文字形式表现出来的，但中国公众知晓的往往是其中文译名。而由于历史、翻译等方面的因素，某一中国公众知晓的外国地名可能存在多种中文译名。对此，司法实践认为，中国公众知晓的外国地名的不同中文译名，均属于《商标法》第十条第二款规定的不得作为商标使用的情形。比如在“香宾”商标争议行政案中，一审法院认为，在案证据仅能证明实践中存在将“CHAMPAGNE”翻译成“香宾”的情况，但无法证明“香宾”系“CHAMPAGNE”的通用的中文翻译，相关公众通常不会将“香宾”对应到“CHAMPAGNE”这一地名，因此，争议商标的注册未违反《商标法》第十条第二款的规定。[11]但二审法院认为，“CHAMPAGNE”及“香槟”属于公众知晓的外国地名，鉴于“香槟”与“香宾”的读音相同，形状、含义相近，结合法国香槟酒行业委员会提交的相关证据，现实中存在将“CHAMPAGNE”翻译成“ 香槟” 或“ 香宾” 的情况， 因此，“CHAMPAGNE”及其对应中文译文“香槟”或“香宾”均系公众知晓的外国地名。[12] 3、中国公众知晓的外国地名的简称，亦属商标的禁用范畴 除了中国公众知晓的外国地名的不同中文译名不得作为商标使用外，此类外国地名的简称也属于《商标法》规定的不得作为商标使用的范围。在“加州农场”商标申请驳回复审案中，法院认为，申请商标由汉字“加州农场”组成，其中汉字“加州”为美国加利福尼亚州的简称，属于公众知晓的外国地名，且申请商标整体未形成强于地名的特定含义，已构成《商标法》第十条第二款所指的情形。[13] 4、是否可能导致公众误认不属于适用地名条款的考虑因素 在实践中有观点认为，“如果某一外国地名为中国公众所知晓，但不可能导致公众误认，同样不在禁止使用和禁止注册之列。”[14]但笔者认为，该观点值得商榷。 首先，就《商标法》第十条第二款的规定来看，法律本身虽然作了例外规定，即“地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效”，但是，在此例外规定之外，《商标法》本身并没有再对该条款的适用作出限定，因此，只要是符合了法律明确规定的情形，无论其是否有可能导致公众误认，都不属于适用《商标法》第十条第二款时需要考虑的因素。 因此，是否可能导致公众误认并不属于适用地名条款的考虑因素。即使不可能导致公众误认，中国公众所知晓的外国地名也不得作为商标使用。 （三）其他含义 作为地名条款的例外情形之一，具有“其他含义”是公众知晓的外国地名可以作为商标使用并注册的一种情形。但是，对于对“其他含义”的把握，也需要注意以下几点： 1、“其他含义”应当强于该标志的地名含义而存在 在有些国家比如美国， 地名商标获准注册的条件是必须具备“第二含义（Se c o n d a r yMeaning）”[16]，国内也有文章将地名条款中“地名具有其他含义”而可以作为商标使用的情形称为地名商标具有“第二含义”[17]。但笔者认为，“其他含义”的表述比“第二含义”的表述更为准确，因为以地名形式体现的商标之所以能够作为商标使用并获得注册，不仅仅是因为其具有了有别于地名的“第二含义”，而更是因为该含义通常在社会公众的观念中强于地名含义本身，因此，这种含义并非第二性的，而是该词语除指示地名以外的固有的含义[18]。所以，“其他含义”的表述更能体现出该含义的基本特性。 2、能否通过使用获得其他含义进而获准注册 关于公众知晓的外国地名，能够通过使用获得其他含义而作为商标使用，实践中存在截然相反的两种观点。一种观点认为，《商标法》第十条分为两款，第一款属于商标禁用标志的规定，第二款属于使用地名作为商标的管理规定[19]，因此，《商标法》并未排除地名商标可以通过使用获得显著性的可能，含有地名的商标如果通过使用获得了有别于地名的含义，则仍可以获准注册。在“Munich RE及图”商标申请驳回复审案中，二审判决即持此种观点。[20]而另一种观点则认为，公众知晓的外国地名不能通过使用获得其他含义而作为商标使用并获准注册，在“死海”商标申请驳回复审案中，二审判决即表达了这种观点。[21]仔细分析后不难发现，肯定论的依据主要在于其认为《商标法》地名条款类似于《商标法》第十一条关于显著性的规定，因此，可以参照《商标法》第十一条第二款的规定，通过使用获得显著性从而回避地名条款的适用。[22]但在司法实践中，一般认为“其他含义”通常不包括主要通过使用获得的商标含义。[23]因为从逻辑上讲，既然《商标法》原则上禁止地名作为商标使用，那么根据“任何人不得因违法行为而获益”的法律基本原理，其当然不能通过使用获得法律所禁止的利益。而且，如果原本不得作为商标使用的地名可以通过使用而最终获准注册，则这种结果无疑具有鼓励商标申请人从事法律所禁止之事项的嫌疑，这显然将使《商标法》禁止地名作为商标使用的立法目的落空。 二 外国地名的外文形式 相对于我国“县级以上行政区划的地名”，公众知晓的外国地名有其自身的特点，即外国地名本身最初是以该外国的语言文字形式体现的，但在各国的交往过程中，以该外国的语言文字形式体现的外国地名又有了以其他语言文字形式体现的新的表现形式。对于中国公众而言，其知晓的往往也是以中文的形式表现的外国地名，但也不乏以外文形式表现外国地名的情形存在，而这种以外文形式表现的外国地名是否属于《商标法》中规定的不得作为商标使用的情形，实践中的做法并不一致。笔者认为，对于这个问题可以分为两种情形加以讨论。 （一）中国公众熟知的外国地名的外文形式 如果中国公众知晓的外国地名的外文形式本身即为中国公众所熟知，则该外国地名的外文形式即属于不得作为商标使用的情形，其当然也不得作为商标注册。比如，不仅“华盛顿及图”商标不得作为商标使用[24]，而且相对于中国公众而言，以外文形式表现的“WASHINGTON及图”商标也不得作为商标使用[25]。 （二）中国公众不熟悉的外国地名的外文形式 实践中争议较大的是中国公众并不熟悉的外国地名的外文形式，是否属于中国公众知晓的外国地名。在此需要说明的是，“公众知晓的外国地名”与“公众知晓的外国地名的外文形式”，是两个含义并不相同的问题，是否将这两个概念等同起来，决定了在具体案件中是否会有不同的结论。在早先的判决中，法院通常是将“公众知晓的外国地名”与“公众知晓的外国地名的外文形式”两个概念区分开来的，强调在具体案件中要具体把握公众知晓的外国地名是以何种语言问题表现的，如果中国公众知晓的仅是外国地名的中文形式，则并不妨碍外国地名的外文形式也可以作为商标使用。比如在“NARACAMICIE”商标申请驳回复审案[26]、“SHIMIZU及图”商标申请驳回复审案[27]和“ZURICH HELPPOINT”商标申请驳回复审案[28]中，法院均认为中国公众知晓的均是外国地名的中文形式，因而并不能适用地名条款禁止上述地名的英文形式作为商标使用。其中，法院在“milwaukee及图”商标申请驳回复审案中的论述，最能体现这种审理思路：“公众知晓的外国地名，是指为中国公众所知晓的外国地名，同时应考虑中国公众知晓的是外文的外国地名还是外国地名的中文译文。如果中国公众知晓的是外国地名的中文译文，而外文的外国地名并不为公众所知晓，则该外文的外国地名不在禁止使用和禁止注册之列。”[29] 但是，在包括本案在内的新近的判决中，法院并未再对“公众知晓的外国地名”与“公众知晓的外国地名的外文形式”两个概念加以区分，而是认为，“由于语言文字上的差异，同一地名在不同的语言文字中有不同的表现形式。因此，对于县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名的理解，不应局限于其常见的表现形式，只要客观上具有指代县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名的标志，即应适用《商标法》第十条第二款的规定，不能作为商标使用和注册。”[30]因此，只要是中国公众知晓的外国地名，则无论其以何种语言文字形式表现出来，也不论中国公众知晓的是以何种形式表现的外国地名，均不得作为商标使用。 笔者认为，从《商标法》地名条款的立法本意来看，禁止公众知晓的外国地名作为商标注册，更多地是为了保护公共利益，避免作为日常生活所必需的、指代地理方位的地理名称由单一主体作为商标加以垄断，以免造成社会公众在思想意识以及经济文化语言交流方面的不便。而且，随着世界各国经济文化交流的日益频繁和加深，很多原本不为中国公众熟悉的外国地名的外文形式，也有可能逐渐为中国公众所了解和熟悉。因此，应该以动态的眼光和开放的视野，审视《商标法》地名条款的相关规定。只要是客观上具有指代公众知晓的外国地名的含义，如果不符合《商标法》规定的例外情形，就应当排除在商标使用的范围之外，只有这样才能真正地将地名条款的基本精神落实到千变万化的具体案件之中。 注释： [1] 2013年《商标法》修改时，对2001年《商标法》第十条第二款的规定未作任何修改。 [2] 王东勇：“地名商标之其他含义的认定”，载《人民司法•案例》2012年第8期，第58页。 [3] 参见北京市高级人民法院（2013）高行终字第884号、第2352号行政判决书。 [4] 参见北京市高级人民法院（2008）高行终字第395号行政判决书。 [5] 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条。 [6] 刘晓军：“《商标法》第十条第二款有关地名商标的问题研究”，载《中国专利与商标》2012年第1期，第53页。 [7] 参见周波：“不良影响判断主体的确定——评析上海城隍珠宝有限公司诉商标评审委员会、上海豫园旅游商城股份有限公司商标争议行政案”，载《中国知识产权报》2014年7月25日，第7版。 [8] 参见北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第1506号行政判决书、北京市高级人民法院（2010）高行终字第1066号行政判决书。 [9] 参见北京市高级人民法院（2013）高行终字第33号行政判决书。 [10] 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第560号行政判决书。 [11] 参见北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第1496号行政判决书。 [12] 参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第816号行政判决书。 [13] 参见北京市高级人民法院（2014）高行终字第391号行政判决书。 [14] 谢甄珂：“关于《商标法》第十条第二款的适用探讨——评析苏黎世保险有限责任公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案”，载北京市高级人民法院知识产权庭编：《北京法院商标疑难案件法官评述（2012）》，法律出版社2013年版，第34-35页。 [15] 周波：“浅析地名条款的法律适用——评析青岛新天伟业贸易有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案”，载《中国知识产权报》2014年8月，第7版。 [16] J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks andUnfair Competition, Fourth Edition, 2012, § 14:1. Geographicterms as trademarks and service marks. [17] 比如：程永森、刘丽霞：“地名商标第二含义的判断”，载《中华商标》2009年第3期，第50-54页。 [18] 参见刘晓军：“《商标法》第十条第二款有关地名商标的问题研究”，载《中国专利与商标》2012年第1期，第53页。 [19] 全国人大常务委员会法制工作委员会编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社 2002 年版，第 52 页；孔祥俊著：《商标与反不正当竞争法——原理与判例》，法律出版社2009 年7 月版，第82 页。 [20] 参见北京市高级人民法院（2013）高行终字第884号行政判决书。 [21] 参见北京市高级人民法院（2012）高行终字第257号行政判决书。 [22] 参见王东勇：“地名商标之其他含义的认定”，载《人民司法•案例》2012年第8期，第59页。 [23] 参见：刘晓军：“《商标法》第十条第二款有关地名商标的问题研究”，载《中国专利与商标》2012年第1期，第53页；北京市第一中级人民法院知识产权庭编著：《商标确权行政审判疑难问题研究》，知识产权出版社2008年版，第26页。 [24] 参见北京市高级人民法院（2007）高行终字第107号行政判决书。 [25] 参见北京市高级人民法院（2007）高行终字第106号行政判决书。 [26] 参见北京市高级人民法院（2009）高行终字第1335号行政判决书。 [27] 参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第384号行政判决书。 [28] 参见北京市高级人民法院（2012）高行终字第1001号行政判决书。 [29] 参见北京市高级人民法院（2012）高行终字第1922号行政判决书。 [30] 北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第1979号行政判决书。 欢迎关注「中华商标杂志」，和我们一起分享专业知识~