近似商标防御体系-近似商标犯法么

文 / 陆岩 京东方科技集团股份有限公司

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【小D导读】

如今提起“东北大板”雪糕，相信许多人并不陌生。这款来自“东北”的雪糕，在味觉和情感上把人们带回到七八十年代，充分满足了人们的怀旧情节。自其在市场上出现后，几乎是一夜爆红，它是冷饮市场上打“复古牌”获得迅速成功的典型。随之而来，关于“东北大板”的品牌纷争的各类报道也不断进入公众视野，现梳理案情如下并简要评述 。

摘要：不是每个企业都有自身的创新技术，但是所有拥有自主产品或者服务的企业都应该有可被客户区分和记住的商标。商标的注册成本并不高，但是如果由于未做好商标的布局和保护而导致在日后的市场竞争中陷入被动，往往需要巨大的代价来挽回损失。企业应高度重视自身商标的保护，提前做好规划，制定一个适合自身发展的商标战略。

正文：“东北大板”雪糕最初是在2013年由黑龙江省的大庆市红宝石冰淇淋有限公司生产并投入市场的，“红宝石”是该公司在上世纪九十年代就在雪糕，冰淇淋等商品上获得注册的商标，该公司的“东北大板”雪糕在上市时其商品外包装上即同时标注“红宝石”注册商标及“东北大板”字样，因此后来在众多品牌的“东北大板”雪糕并存的市场中它被称为“红宝石东北大板”。

随着“红宝石东北大板”的迅速走红，市场上随即出现了“蓝宝石”“红钻石”以及非某宝石的其它品牌的“东北大板”雪糕，这些雪糕零售价通常都是3元，雪糕本身在形态,颜色,口感上差异不是很大，外包装主体均是透明的塑料袋，其正面的正中间均是显著标识大字体的“东北大板”四个字。其它部分的装潢会有差异，包括包装袋边角处标识的商标不同，外包装整体外观有差异，不过对于那些对产品包装和品牌不是很敏感的消费者来说不是很容易分辨。

同时再结合该商品自身的性质，消费者对其来源进行识别的注意力相较其它高价商品可能会偏弱，因此恐怕很多消费者不会注意到自己买的雪糕是出自“红”家，“蓝”家或者是“钻石”家。也可以说根本不知道自己买的是不同品牌不同厂家的雪糕，误认为它们均出自“东北大板”这“一家”。虽然笔者没有查证市场份额的挤占情况，推之各品牌的“东北大板”对“红宝石东北大板”销量的影响还是客观存在的，尤其是网上报道的相关的品牌纷争，可见红宝石方的维权及额外的宣传成本也是笔不小的开支，这些恐怕是最初没有被列入预算的。

对于目前被报道最多的红蓝之争，作为知识产权从业人，从专业角度进行分析，就是一个同业竞争者钻“未注册商标”的空子的案例，一个让原创方维权困难、陷入被动的案例。粗略猜测，“东北大板”并不是红宝石公司的注册商标，所以众多跟随者可以如此随意地在商品包装上赫然使用，并且在纠纷中都异口同声在辩称“东北大板”是通用名称，显然是钻了未注册商标的空子。

笔者在商标局官网进行初步查询，结果显示大庆市红宝石冰淇淋有限公司作为申请人申请过如下商标：“红宝石”、“东北大板”、“东北大版”、“黑宝石”、“白宝石”、“黄宝石”、“蓝宝石”、“兰宝石”、“红钻石”、“东北板”。其中，作为其主品牌的“红宝石”（申请号1303802）于上世纪90年代即申请并已经获得注册。另外，该公司于2015年5月集中对“黑宝石”“蓝宝石”和“红钻石”等商标进行申请注册，应该是考虑到当前“东北大板”品牌之争而采取的补救措施。

该公司申请注册的“东北大板”相关的商标共三件，最早的一件“东北大板”商标（申请号12532311）的申请日期是2013年5月6日，时间与其产品的上市时间相符，目前状态信息显示商标已无效。另一件商标字样为 “东北大版”应该是同日申请注册的防预性的商标，状态信息显示已经进入初审公告，如果能够顺利注册，或许我们将会看到一个品牌换标。第三件“东北大板”商标（申请号为16263605）的申请日为2015年01月29日，这件商标应该是作为补救措施再次进行的申请。粗略分析，其12532311号商标无效的原因，很大可能是遭遇在先商标的阻挡而被驳回，申请人在考虑商标注册的可能性以后放弃了复审等程序，最终使商标无效。笔者转而查询30类冰淇淋，冰糕相关的商品上的“东北大板”的注册情况，有一件在先注册的商标 “大板”（申请号9175764），猜测红宝石公司的12532311号商标可能因为这件商标的阻挡而被官方驳回。

实务中的众多案例告诉我们，商标被驳回并不意味着要简单放弃该商标注册，除非申请人要彻底放弃该商标的使用。而事实上红宝石公司并没有选择放弃“东北大板”，从该系列雪糕及冰淇淋的外包装上很明显可以看出“东北大板”正被进行标识性使用，而且其标识作用似乎已经高于“红宝石”商标对商品的产源识别作用，这种情况下其实是自己给他人留了一个空子钻。以目前的商标查询结果来看，除绿宝石外，其它颜色宝石的商标在该类商品上均未获注册，而各种颜色“宝石”的“东北大板”雪糕却应运而生，并且全部显著性标识“东北大板”以吸引消费者，各商家的相关商品外包装上“*宝石”均处于不是很显著的位置上。

这样做一举两得，一方面可以某些程度上规避对“红宝石”注册商标的侵权风险，另一方面也达到了吸引消费者购买自己的“东北大板”雪糕的目的。而对于红宝石公司来说，从商标侵权的角度进行维权的困难非常大，网络公开的信息显示该公司在一起诉讼中胜诉，是依据反不正当竞争法的知名商品特有名称获得的保护。熟悉知识产权保护实务的同行们应该清楚，相比于用商标权进行维权，获得知名商品特有名称的保护对商品本身的知名度及名称的显著性的要求是非常高的，同时权利人的举证负担也相当重。如果最初红宝石公司对商标的布局能有更慎重的把握，今日的维权之路可能会是另外一个情形。

与上述维权困境相类似的案件有大家熟知的“飞人”乔丹诉乔丹体育的姓名权纠纷案及商标争议案。当前的各判决结果均显示法院未支持原告 “飞人”乔丹，各案件争议的焦点都集中于“Michael Jordan”与两个中文字“乔丹”是否具有必然的唯一的对应关系，这对“飞人”来说有没有一种证明“我是我”的难度与尴尬？试想一下，如果耐克公司当初在商标布局时考虑到不同国家本地化的认读习惯，提早注册了相关的中文的商标，恐怕今天不用“飞人”来中国走这条用姓名权维权的路了。再有一则近期公开的新闻显示，瑞丽市政府拟针对被抢注和使用的“瑞丽”商标进行维权的行动，且不考虑瑞丽杂志目前的知名度，即使是对普通的已注册商标，在中国目前的商标注册制的体系下，欲对其进行撤销，成功率都不会很高。

以上的案例在某种程度上暴露了企业在商标战略上的失误带来的不利后果。通常，在中国涉及到商标侵权纠纷的案件，权利人首选以注册商标的权利基础进行维权，如果这一权利基础不具备，可能会考虑辅以其它几种权利进行维权，下表中简要对比了上述几种权利应对商标纠纷的情形，可以看出其维权的难度。

未合理进行商标的布局和保护，除了带来维权难的问题，更严重的是会给企业带来以下不利后果：首先，未及时注册的商标被他人注册后，继续使用可能反成被告，或面临天价转让费，或被迫换标重塑品牌投入巨大的营销开支。如果是由于商标布局不全面导致其他类别被抢注，一方面不利于自身建立统一的品牌形象，另一方面可能会被抢占客户资源，被他人搭便车，再者如果他人的产品或服务品质差还会造成消费者误解，变相贬损自己的品牌形象。鉴于商标战略对企业的重要性，现结合实务总结以下几个主要的方向供企业在制定商标战略时参考。

一、知识产权尽职调查

在选定商标前一定要做好必要的知识产权尽职调查，其中在先商标的检索是最重要的一个步骤。拟使用任何商标前都需要进行商标检索以规避商标侵权风险，一旦由于未做好在先商标的检索而陷入商标侵权纠纷，不仅会给企业带来经济损失，更有可能损害企业形象，对其建立起的声誉产生不利影响。蓝色风暴商标案经常在业内被作为反相仿冒的典型案例，但是，它其实正是典型的侵犯注册商标的案件，相信百事公司不会知法犯法 ，其很可能是在商标使用前没有做好商标检索。再如ipad商标案也是知识产权尽职调查失误的案例。 另一方面在先商标检索也可为商标权的获取做出一个合理的预期，以免造成宣传及注册成本的浪费。一些大公司的换标，如当初联想换掉legend，京东改用现在的图文结合的新logo，甚至不存在严格意义上的换标的苹果公司的手表产品，没有延用苹果产品的‘i’系列的品牌风格而是选用现在的图文结合的，这些恐怕多与商标注册受阻有关。因此，知识产权尽职调查是企业商标战略中必不可少的环节。

二、合理地进行商标权利布局

权利布局是实施商标战略的基础，严密稳固的权利布局是企业参与市场竞争的保障。权利布局主要考虑以下几方面：

注册地：考虑到知识产权的地域性特点，商标权的布局首先要确定布局的地域。主要基于自身生产及营销地，预期的业务扩展地以及竞争产品的生产及营销地等。

商标：首要原则是拟使用的具有标识性功能的客体，包括文字，图案，声音等等，均需要考虑注册为商标；其次，精心选定防御性商标，防御性商标的选取通常考虑文字、呼叫等的近似商标，包括缩略词、简称等，以及不同地域的识读习惯衍生出的商标也需要列入防御性商标考虑进行注册。

商品类别：首选自身商品或服务的类别；其次为了布局防御性的商标而需要选择扩展的商品类别，此时需要考虑拟扩展的业务领域。例如自然风景区可考虑扩展商品类别到绿色食品，如肉、蛋、蔬菜、水果等，另外为建立统一的品牌形象也需要扩展商品类别，可以基于品牌内涵选定扩展的商品类别。

三、做好商标的监控和管理

商标监控和管理是权力稳固的保障，是企业商标战略中不可或缺的一环。

商标监控包括自身状态和近似商标的监控，监控自身商标状态可以有效防止过期续展或撤销等程序应对不及时导致的商标权利丧失。近似商标监控是针对他人注册的相关商标的实时追踪，一方面适时发起异议、撤销等程序，及时阻止其注册以保障企业自身商标权利布局的稳固。另一方面，实时监控市场使用情况，如卖场以及网络销售渠道，以便及时发现搭便车或侵权等情况进行及时应对。

商标管理是企业自身需要建立规范的管理体系，对商标的使用，包括商品包装装潢，广告宣传，对外合作等经营中进行规范。另一方面，商标管理体系中非常重要的环节是规范商标使用证据的归档，商标权区别于其他知识产权的重要的一点是“使用”对于权利本身以及侵权认定会有很大的影响，使用证据在商标授权确权以及维权中都起到至关重要的作用，因此规范商标使用证据归档留存是企业商标管理战略中必要的环节。

不是每个企业都有自身的创新技术，但是所有拥有自主产品或者服务的企业都应该有可被客户区分和记住的商标。商标的注册成本并不高，但是如果由于未做好商标的布局和保护而导致在日后的市场竞争中陷入被动，往往需要巨大的代价来挽回损失。因此，提醒企业重视起自身商标的保护，提前做好规划，制定一个适合自身发展的商标战略。

来源：IPRdaily

作者：陆岩 京东方科技集团股份有限公司

编辑：周海峰 IPRdaily

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