北京高院:商标授权确权案件审理指南_范围 小小编按 北京市高级人民法院于2019年4 月24 日颁发《商标授权确权行政案件审理指南》，对相关程序和实体问题进行了细致的阐述。 北京市高级人民法院 商标授权确权行政案件审理指南 北京市高级人民法院知识产权庭 2019年4 月24 日 目 录 第一部分 相关程序问题 1、主体资格的确定 1.1 【在先权利人的范围】 1.2 【利害关系人的范围】 1.3 【利害关系人的认定时间】 1.4 【引证商标转让对当事人诉讼地位的影响】 1.5 【未通知诉争商标受让人参加评审的法律后果】 1.6 【诉争商标转让对当事人诉讼地位的影响】 1.7 【追加诉讼当事人的范围】 1.8 【异议事由与主体资格的认定】 1.9 【涉外当事人主体资格的认定】 2、审查范围 2.1 【遗漏评审理由的法律后果】 2.2 【第十三条与第三十条的选择适用】 2.3 【超范围审查的法律后果】 2.4 【补充评审证据】 2.5 【商标驳回复审的审查范围】 2.6 【商标不予注册复审的审查范围】 2.7 【商标权无效宣告的审查范围】 2.8 【商标行政诉讼中审查范围的确定】 2.9 【“绝对理由”和“相对理由”的同时适用】 3、送达 3.1 【送达地址的确认】 3.2 【电子送达】 3.3 【送达认定标准】 3.4 【送达的举证责任】 3.5 【送达程序不当】 4、“一事不再理”的认定 4.1 【“相同的事实”】 4.2 【“相同的理由”】 4.3 【以“相同事实和理由”再次提出评审申请】 5、重新作出行政行为的处理 5.1 【证据的提交】 5.2 【重审裁决的审查程序】 5.3 【提起诉讼的处理】 6、其他程序事项 6.1 【商标注册事项的认定依据】 6.2 【起诉日期的计算】 6.3 【商标评审部门的举证责任】 6.4 【逾期作出被诉裁决的处理】 6.5 【商标权撤销复审行政案件中证据的提交与采纳】 6.6 【未按规定预交案件受理费的法律后果】 6.7 【诉讼费用的负担】 6.8 【未告知合议组成员】 6.9 【双方代理】 6.10 【诉讼终结的适用】 6.11 【当事人拒交“翻译文本”的处理】 第二部分 相关实体问题 7、基本规则 7.1 【商标法第四条的适用】 7.2 【诚实信用原则的适用】 7.3 【商标标志构成要素】 7.4 【商标受让不影响相关条款的认定】 7.5 【注册人被吊销或者注销的处理】 8、商标法第十条的适用 8.1 【商标法第十条第一款的认定标准】 8.2 【含有中国国家名称的标志】 8.3 【含有外国国家名称的标志】 8.4 【“欺骗性”的认定】 8.5 【使用企业名称注册商标】 8.6 【“其他不良影响”的判断因素】 8.7 【“其他不良影响”的判断时间】 8.8 【“已故知名人物”的保护】 8.9 【“规范使用文字”的认定】 8.10 【地名商标的其他含义】 8.11 【已经获准注册“地名”商标扩展注册的判断】 9、商标法第十一条的适用 9.1 【判断主体】 9.2 【概括适用条款】 9.3 【具体条款的并列适用】 9.4 【显著特征的认定范围】 9.5 【新类型商标显著特征的认定】 9.6 【“其他缺乏显著特征”的认定】 9.7 【“第二含义”的认定】 9.8 【三维标志显著特征的判断】 10、商标法第十二条的适用 10.1 【三维标志的功能性】 10.2 【商品自身性质产生的形状】 10.3 【实现商品技术效果所需的形状】 10.4 【使商品具有实质性价值的形状】 11、商标法第十三条的适用 11.1 【驰名商标的举证】 11.2 【驰名商标的保护】 11.3 【驰名商标的保护范围】 11.4 【第十三条第三款适用的情形】 11.5 【驰名状态】 11.6 【复制、摹仿和翻译的认定】 11.7 【驰名商标的法条转换】 11.8 【已注册驰名商标在同类商品的保护】 12、商标法第十五条的适用 12.1 【未经授权的认定】 12.2 【“被代理人或者被代表人的商标”】 12.3 【适用要件】 12.4 【适用主体】 12.5 【“在先使用”的判断】 12.6 【“在先使用”证据的认定】 12.7 【“其他关系”的认定】 12.8 【商标法第十五条认定的例外】 13、商标法第十六条的适用 13.1 【误导公众的认定】 13.2 【“商标中有商品的地理标志”】 13.3 【申请主体】 13.4 【原属国在先保护原则】 13.5 【混淆判断】 13.6 【驰名商标保护的适用】 13.7 【将地理标志注册为普通商标】 13.8 【地理范围确定错误】 13.9 【法律条款的适用】 14、商标法第十九条第四款的适用 14.1 【商标代理机构的认定】 14.2 【商标代理业务的认定】 14.3 【诉争商标的转让不影响主体的认定】 14.4 【诉争商标申请注册范围的确定】 15、商标法第三十条、第三十一条的适用 15.1 【商标延续注册的限制】 15.2 【商标近似的判断规则】 15.3 【商标申请驳回复审行政案件中商标近似性的判断】 15.4 【商标不予注册复审和无效宣告请求行政案件中商标近似性的判断】 15.5 【市场调查报告的认定】 15.6 【商标法第三十条、第三十一条的适用条件】 15.7 【引证商标权利人被注销】 15.8 【中文商标与外文商标的近似性判断】 15.9 【三维标志商标的比对】 15.10 【共存协议的属性】 15.11 【共存协议的形式要件】 15.12 【共存协议的法律效果】 15.13 【类似商品的认定】 15.14 【具有主观恶意的认定】 16、商标法第三十二条的适用 16.1 【在先权利范围】 16.2 【在先权利时间的起算】 16.3 【外国人在先著作权】 16.4 【损害在先著作权的认定】 16.5 【作品的认定】 16.6 【超过保护期限的作品】 16.7 【在先著作权权属的认定】 16.8 【利害关系人资格的认定】 16.9 【独创性高低对认定“实质性相似”的影响】 16.10 【不构成损害在先著作权的抗辩】 16.11 【在先著作权的保护范围】 16.12 【姓名权保护的具体利益】 16.13 【姓名的范围】 16.14 【自然人声誉对姓名权的影响】 16.15 【肖像权的保护】 16.16 【在先企业名称权的认定】 16.17 【外国企业名称的保护】 16.18 【“商品化权益”的表述】 16.19 【“商品化权益”认定的限制】 16.20 【“特定条件”的认定】 16.21 【恶意抢注适用仅限“未注册商标”】 16.22 【恶意抢注的适用要件】 16.23 【明知或者应知的认定】 16.24 【“已经使用”的判断】 16.25 【“有一定影响”的判断】 16.26 【单纯出口行为的认定】 17、商标法第四十四第一款的适用 17.1 【“欺骗手段”的认定】 17.2 【“其他不正当手段”的认定】 17.3 【“其他不正当手段”具体情形的认定】 17.4 【“其他不正当手段”具体情形的例外】 17.5 【“其他不正当手段”条款适用的限制】 18、商标法第四十五条的适用 18.1 【商标法第四十五条属性的确定】 18.2 【“五年期间”的认定】 18.3 【超“五年期间”申请主体】 18.4 【“恶意注册”的认定】 19、商标法第四十九条第二款的适用 19.1 【注册商标通用化的判断】 19.2 【注册商标通用化判断的时间点】 19.3 【新旧法的适用】 19.4 【使用的认定】 19.5 【“违法”使用的认定】 19.6 【使用主体的认定】 19.7 【非规范商品的认定】 19.8 【非规范实际使用商品构成核定商品使用的认定】 19.9 【维持注册范围】 19.10 【区分表的变化对商品类似的判断】 19.11 【在他人商标上贴附诉争商标的认定】 19.12 【一物多标行为的认定】 19.13 【一人多标行为的认定】 19.14 【“替他人推销”商标使用的认定】 19.15 【指定期间后的使用】 19.16 【单纯出口行为的认定】 附则 第一部分 相关程序问题 1、主体资格的确定 1.1 【在先权利人的范围】 商标权人及其他应受法律保护的合法在先权利所有人属于商标法第三十三条、第四十五条第一款规定的“在先权利人”。 1.2 【利害关系人的范围】 在先权利的被许可使用人、在先权利的合法继受人或者在先权利人的控股股东属于商标法第三十三条、第四十五条第一款规定的“利害关系人”。 经纪人提交了模特、演员等就相关人身权出具的特别授权文件的，属于“利害关系人”。 仅因诉争商标的申请注册而受到影响，但与在先权利不具有直接利害关系的主体，不宜认定为“利害关系人”。 1.3 【利害关系人的认定时间】 利害关系人的认定一般以提出商标异议或者无效宣告请求时为准。 一审法院受理行政诉讼后，利害关系人发生变化的，一般不影响原利害关系人的诉讼主体地位，但可以依据现利害关系人的申请通知其参加行政诉讼。 一审法院作出裁判后，利害关系人发生变化的，二审法院可以依据现利害关系人的申请通知其作为第三人参加行政诉讼。 1.4 【引证商标转让对当事人诉讼地位的影响】 一审行政诉讼中，引证商标被核准转让的，可以依据受让人的申请通知其参加诉讼，但不影响转让人继续参加诉讼；转让人明确放弃继续参加诉讼的，受让人可以替代转让人的诉讼地位，转让人已经完成的诉讼行为对受让人具有拘束力。 二审行政诉讼中，引证商标被核准转让的，可以依据受让人的申请通知其参加诉讼，但不影响转让人继续参加诉讼。 1.5 【未通知诉争商标受让人参加评审的法律后果】 商标评审程序中，诉争商标已经发生转让，国家知识产权局商标评审部门（以下简称商标评审部门）未通知受让人参加评审程序，直接作出对其不利的行政裁决，受让人在诉讼中能够证明被诉行政裁决理由和结论违法的，对其提出撤销被诉行政裁决的主张，可以予以支持；但受让人在诉讼中不能证明被诉行政裁决理由和结论违法的，对其提出撤销被诉行政裁决的主张不予支持。 1.6 【诉争商标转让对当事人诉讼地位的影响】 商标评审程序中，诉争商标已经发生转让，且受让人参加后续评审程序的，转让人一般不再作为行政相对人。转让人提起行政诉讼的，可以裁定驳回起诉。 转让人在评审程序中已经完成的行为对受让人具有拘束力。 1.7 【追加诉讼当事人的范围】 商标申请驳回复审行政案件中，一般诉讼当事人应以被诉 行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的人为限，不宜主动追加未参与商标评审程序的引证商标权利人等主体参加诉讼。 1.8 【异议事由与主体资格的认定】 异议人同时主张诉争商标违反商标法第十条、第十一条、第十二条规定和第十三条第二款、第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，应当对其是否具有依据第十三条第二款、第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条的规定提起申请的主体资格进行审查。若异议人不属于商标法第三十三条所规定的“在先权利人或者利害关系人”的，对其申请的除第十条、第十一条、第十二条规定以外的理由应当不予审查。 1.9 【涉外当事人主体资格的认定】 涉外当事人主体资格的认定，应当适用涉外民事关系法律适用法第十四条的规定。 当事人依据其他国家或者地区的法律主张对方当事人的主体资格已经不存在的，应当提供该主体资格消灭登记的证据以及该国家或者地区关于主体资格消灭的法律规定。 依据其他国家或者地区法律，主体资格被剔除登记薄后仍可恢复的，可以给予当事人对主体存续状态进行补正及说明的机会。若当事人怠于举证，由其承担相应法律后果。 2、审查范围 2.1 【遗漏评审理由的法律后果】 商标评审范围一般以申请人在申请书、补充理由中明确列明的理由及其对应的法律条文为限，被申请人的答辩事实和理由与上述申请内容有直接关联的，可以一并予以审查，但超出商标法规定期限的除外。商标评审部门未按前述情形予以审查，且对当事人权利产生实际影响，当事人据此主张违反法定程序的，可以予以支持。 商标评审程序中，申请人或者被申请人的答辩事实和理由、后续质证意见等内容明显超出申请范围的，或者申请人仅在申请书和补充理由中罗列法律条文，在全文中没有相关事实及理由论述的，当事人据此主张商标评审部门遗漏评审理由的，不予支持。 2.2 【第十三条与第三十条的选择适用】 当事人依据商标法第十三条或者同时依据第十三条及第三十条提出申请，商标评审部门未依据商标法第十三条进行审查，且未支持当事人申请的，构成遗漏评审理由，若对当事人权利产生实际影响，当事人据此主张违反法定程序的，可以予以支持。 2.3 【超范围审查的法律后果】 当事人有证据证明被诉裁决的内容超出驳回商标注册申请决定、不予注册决定、撤销或者维持注册商标决定，和当事人复审请求、答辩的范围，且无法律依据，其主张超出部分违法的，可以予以支持。 2.4 【补充评审证据】 商标评审程序中，当事人依据商标法实施条例第五十九条的规定，声明需要补充提交证据，商标评审部门在法律规定的期限届满前径行作出被诉裁决的，当事人据此主张违反法定程序的，可以予以支持。 2.5 【商标驳回复审的审查范围】 商标申请驳回复审行政案件中，商标评审部门在未听取申请人意见的情况下，超出驳回商标注册申请的决定，直接依据商标法第十条、第十一条、第十二条或者第十六条第一款的规定作出被诉裁决，当事人据此主张违反法定程序的，可以予以支持。 2.6 【商标不予注册复审的审查范围】 商标不予注册复审行政案件中，被诉裁决内容超出不予核准注册的商品或者服务的范围，当事人据此主张违反法定程序的，可以予以支持。 商标评审部门审查不予注册复审的理由，一般应根据不予注册决定审查的范围、申请人申请复审的主张和原异议人在复审中所主张的并已在异议阶段申请的理由确定。 2.7 【商标权无效宣告的审查范围】 商标权无效宣告请求行政案件中，商标评审部门一般应当针对当事人申请和答辩的事实、理由及请求进行审查，商标评 审部门超出前述范围进行评审，当事人据此主张违反法定程序的，可以予以支持。 2.8 【商标行政诉讼中审查范围的确定】 商标行政诉讼中，一般应根据原告的诉讼请求及理由确定审查范围。原告虽未提出主张，但被诉裁决存在明显不当的，应当在各方当事人陈述意见后，对相关事由进行审查并作出裁判，但不能超出被诉裁决的审查范围。 当事人在商标评审程序中提出了多项理由，商标评审部门仅依据部分理由作出被诉裁决，且认定结论有误，当事人主张撤销被诉裁决的，可以予以支持，对商标评审部门未审查的事由不宜直接予以支持。 2.9 【“绝对理由”和“相对理由”的同时适用】 商标评审部门依据商标法第十条、第十一条、第十二条的规定和第三十条、第三十一条的规定作出驳回诉争商标注册申请的决定，不能仅以商标评审部门同时适用商标法第十条、第十一条、第十二条的规定和第三十条、第三十一条的规定进行审查为由撤销被诉决定。 3、送达 3.1 【送达地址的确认】 当事人在商标评审程序中确认送达地址且同意适用于商标行政诉讼程序的，可以按照该地址进行送达。 3.2 【电子送达】 采用传真、电子邮件方式送达的，应记录传真发送和接收号码、电子邮件发送和接收邮箱、发送时间、送达诉讼文书名称，并打印传真发送确认单、电子邮件发送成功网页，存卷备查。 3.3 【送达认定标准】 商标评审程序中邮寄的商标评审案件受理通知书、举证通知书、答辩通知书、证据交换通知书和证据等案件相关材料均以当事人收到作为送达的标准。 3.4 【送达的举证责任】 商标行政诉讼中，当事人以其未收到案件相关材料为由主张送达程序违法的，商标评审部门应当提供当事人收到案件相关材料的证据，邮政部门按批次打印的交寄清单可以作为初步证据。 发文清单等内部流程材料，以及未经当事人授权的物业公司或者门卫代收的凭证，不足以证明当事人收到案件相关材料。 3.5 【送达程序不当】 商标评审部门无法提供当事人收到案件相关材料的直接证据，但其能够提供已经通知当事人参加评审程序的初步证据， 且被诉裁决理由和结论均无不当，存在下列情形之一的，当事人主张送达程序违法，可以不予支持： （1）当事人除主张送达程序违法外，未提出实体理由的；（2）当事人除主张送达程序违法外，同时主张实体理由， 但该理由不成立或者不属于本案审理范围的。 4、“一事不再理”的认定 4.1 【“相同的事实”】 当事人依据在原行政行为之后新发现的证据，或者在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定期限内不能提供的证据提出的申请，不属于以“相同的事实”再次提出申请。 下列情形属于以“相同的事实”再次提出申请： （1）当事人依据在原行政程序中能够获得但无正当理由未予提交的图书馆查询资料等证据，再次提出申请的； （2）当事人主张侵害在先著作权，在原行政程序中提交了相关作品，仅依据新取得的著作权登记证书，再次提出申请的。 4.2 【“相同的理由”】 下列情形不属于以“相同的理由”再次提出申请： （1）原行政程序中仅对当事人主张的部分理由进行了审理，该当事人对未经审理的其他理由，再次提出申请的； （2）当事人依据在原行政程序中未涉及的引证商标，再次提出申请的； （3）当事人在原行政程序中，依据商标法第十三条提出申请，商标评审部门主动转换适用商标法第三十条，且未予支持， 当事人再次依据商标法第十三条提出申请的； （4）商标异议复审程序中，当事人依据 2001年商标法第十条第一款第（七）项提出申请，商标评审部门主动转换适用 2001 年商标法第十条第一款第（八）项并予以支持，经行政诉 讼程序认为该申请不能成立，诉争商标被核准注册，当事人再次依据 2013年商标法第十条第一款第（八）项提出无效宣告请求的。 4.3 【以“相同事实和理由”再次提出评审申请】 当事人以“相同事实和理由”再次提出评审申请的，商标评审部门不予受理或者依据商标法实施条例第五十七条规定予以驳回，当事人主张违反法定程序的，不予支持。 5、重新作出行政行为的处理 5.1 【证据的提交】 审理被诉重审裁决的行政案件，当事人以商标评审部门未予采信其补充提交的证据为由，主张违反法定程序的，一般不予支持，但该证据所涉及内容并未经生效裁判认定且足以影响案件审查结果而商标评审部门未予采信的除外。 5.2 【重审裁决的审查程序】 商标评审部门按照生效裁判重新作出被诉裁决的，应当至少更换一名合议组成员，当事人因未予更换而主张违反法定程序的，可以予以支持。 生效裁判已经作出实体认定结论，商标评审部门未另行通知当事人进行答辩、交换证据、质证等，径行作出被诉裁决，当事人据此主张违反法定程序的，不予支持。 5.3 【提起诉讼的处理】 商标评审部门按照生效裁判重新作出被诉裁决，当事人据此提起行政诉讼的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。但商标评审部门作出被诉裁决依据的事由不复存在的除外。 6、其他程序事项 6.1 【商标注册事项的认定依据】 商标注册证与商标注册簿记载的注册事项不一致的，以商标注册簿为认定依据，但有证据证明商标注册簿确有错误的除外。 6.2 【起诉日期的计算】 原告不服行政行为提起诉讼的，起诉期限从其收到被诉裁决的第二日起算。 6.3 【商标评审部门的举证责任】 商标行政诉讼中，商标评审部门无正当理由，逾期未予举证的，可以认定构成行政诉讼法第三十四条规定的情形。但是，被诉裁决涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外。 6.4 【逾期作出被诉裁决的处理】 商标行政诉讼中，商标评审部门未按商标法第三十四条、 第三十五条、第四十四条、第四十五条、第四十九条规定的法定期限作出被诉裁决，但未对当事人权利产生实际影响的，当事人据此主张违反法定程序的，不予支持。 6.5 【商标权撤销复审行政案件中证据的提交与采纳】 商标权撤销复审行政案件中，当事人明确表示依据其在撤销决定作出前提交的证据原件主张诉争商标实际使用的，商标评审部门仅以当事人未提交证据为由撤销诉争商标注册，当事人据此请求撤销被诉决定的，可以予以支持。