商标侵权善意在先使用的抗辩 商标侵权善意在先使用的抗辩 原创 姜向阳 张艳冰 民商事裁判规则 2017-10-04 案件要旨 商标专用权与企业名称权均是受法律保护的民事权利，不同权利人在行使权利时应限于其权利范围内，不得侵犯他人的合法权益。商事主体在经营活动中将企业名称进行商标性使用，可能侵犯他人商标专用权；若该使用早于涉案商标且使用行为为善意，则可能构成侵权行为的抗辩理由。 案情简介 2006年6月26日，四川省达州市工商行政管理局预先核准达州凯达酒店名称为达州市通川区凯达商务酒店。2006年6月27日，达州凯达酒店经达州市通川区工商行政管理局核准登记，企业名称为达州市凯达商务酒店,投资人为王明芳,经营范围为住宿，中餐，茶水，浴室服务。2009年6月30日，经工商行政管理部门核准，达州凯达酒店的投资人变更为蒋泽军。 达州凯达酒店营业场所的外面招牌和横幅广告上标有醒目的“凯达”字样，在其提供的毛巾、早餐券、预订卡、提示等物品上标有其企业名称简称“凯达商务酒店”字样，其字体有部分与银川彪马公司商标的字体不一样。银川彪马公司在四川省达州市范围内没有经营场所。 银川彪马公司认为达州凯达酒店未经注册人许可，擅自在酒店牌匾、拖鞋等设施上使用“凯达”商标，构成侵权，遂诉至原审法院，请求判令：一、达州凯达酒店立即停止使用“凯达”商标；二、对达州凯达酒店的侵权行为做出罚款；三、在《达州日报》上登报赔礼道歉、消除影响；四、达州凯达酒店赔偿银川彪马公司经济损失人民币80 000元；五、达州凯达酒店承担本案的诉讼费用、律师费、调查费等相关费用。 律师点评 由于我国的商标注册是由国家商标局实行全国统一注册，而企业字号登记长期以来实行分级、属地的登记制度，从而造成同一文字可能由不同的企业分别作为商标和字号注册和使用。因此，依法获得的注册商标和企业字号，均受到法律保护，但其取得和使用都必须遵循诚实信用和公平竞争的原则，其权利人均应在一定的范围内合法行使其权利，不得侵害他人的合法在先权利。权利人对注册商标、企业名称需要在合理的范围内以规范的方式加以使用，否则可能侵入他人的权利范围从而构成商标侵权或者不正当竞争行为。 本案中，虽然达州凯达酒店在其店内陈设及服务用品上使用银川彪马公司的注册商标这种使用方式侵入了其注册商标专业权的权利范围之内，但达州凯达酒店对其企业名称使用早于银川彪马公司的注册商标申请日，其没有攀附银川彪马公司商誉的主观恶意，其使用是具有善意的，且银川彪马公司在四川省达州市范围内并无经营场所，相关公众一般不会产生混淆误认，因此法院认定达州凯达酒店不构成商标侵权。 本案中需要区分的是，达州凯达酒店在招牌上使用“凯达”、“凯达商务酒店”属于对其企业名称的简称使用，属于正当使用。 法院判决 银川彪马公司不服一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉。 最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。根据该司法解释的规定，当企业名称权与商标专用权发生权利冲突时，判断企业名称权是否构成对商标专用权的侵犯，除了要考虑这两种权利产生时间的先后之外，还应当考虑是否容易使相关公众产生误认。判断是否容易造成误认应当以一般消费者的注意力为准，并结合该商标在相关公众中的知名度等进行判断。虽然达州凯达酒店在其经营场所使用的“凯达”与银川彪马公司的涉案注册商标“凯达”在文字、读音上完全相同，但“达州市凯达商务酒店”系达州凯达酒店依法取得的企业字号，并在四川省达州市享有较高的知名度。而银川彪马公司自核准取得涉案注册商标以来，在四川省达州市范围内并无经营场所，一般消费者在见到达州凯达酒店的“凯达”、“凯达商务酒店”等字号时，并不必然将其与银川彪马公司的涉案注册商标联系起来，对二者不会产生混淆及误认。 银川彪马公司认为达州凯达酒店在其门店口的广告牌向顾客提供的服务物品中，单独突出使用“凯达”、“凯达商务酒店”字样，属突出使用他人注册商标的侵权行为，并不构成对企业字号的合理使用。本院认为，国家商标局《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条第二款规定：“他人正常使用服务行业惯用的标志，以及以正常方式使用商号（字号）、姓名、地名、服务场所名称，表示服务特点，对服务事项进行说明等，不构成侵犯服务商标专用权行为，但具有明显不正当竞争意图的除外。”国家工商行政管理局《企业名称登记管理规定》第二十条规定：“企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化，但应当报登记主管机关备案。”根据上述规定，特定的行业如服务行业允许在诚实信用的前提下，依法适当在牌匾上简化使用企业名称。本案中，达州凯达酒店自2006年登记注册以来，一直在其店招及服务用品上简化使用“凯达”、“凯达商务酒店”字号，其使用““凯达”字号并无主观恶意且具有持续性和合法性。 申请再审人银川彪马商贸有限公司（简称彪马公司）不服四川省高级人民法院(2012)川民终字第119号民事判决，向最高人民法院申请再审。 最高人民法院认为，本案凯达酒店是否侵犯彪马公司的注册商标专用权，需要根据凯达酒店的具体行为进行综合判断。 关于凯达酒店在部分服务用品上使用“凯达”字样的行为是否侵害了彪马公司“凯达”注册商标专用权的问题。作为服务商标，最常见的使用方式即标注于服务用品上，故经营者在服务用品上单独或突出使用企业字号的行为，属于商标意义上的使用行为。本案凯达酒店在部分服务用品上使用“凯达”字样，相当于对未注册商标的使用，该使用方式超出了法律规定的企业名称权的权利行使范围。但因凯达公司对“凯达”字号的使用，早于彪马公司注册商标的申请日，且彪马公司不能证明凯达公司具有主观恶意，鉴此，一审、二审法院认定凯达酒店在部分服务用品上使用“凯达”字样的行为属于善意在先使用，因而不构成对“凯达”注册商标专用权的侵害，亦无不当。最高人民法院裁定驳回银川彪马商贸有限公司的再审申请。 申请再审人银川彪马商贸有限公司因与被申请人达州市凯达商务酒店侵害注册商标专用权纠纷[最高人民法院(2012)民申字第1543号] 作者姜向阳律师简介 姜向阳，北京市安理律师事务所律师、高级合伙人，华东政法大学法律硕士。多年来致力于知识产权领域的实务工作，擅长处理与商标、著作权、不正当竞争、特许经营等领域的业务。先后发表了多篇专业论文。熟悉知识产权管理和运营，通过各种方式的知识产权运营，让知识产权作为企业竞争的利器，为权利人创造商业价值。执业多年以来，办理了大量涉及商标的行政、民事、刑事案件，在商标领域积累了丰富的实践经验。 欢迎就知识产权领域相关问题与作者联系，深度探讨或咨询个案问题 地址：北京市朝阳区东三环北路38号北京国际中心3号楼9层（来访请提前预约，否则恐无时间安排接待）