将未在商标法意义上使用过的商标抢先注册并非恶意抢注（最高法院出版物公布的参考性案例中确定的审判规则）_索爱 【审判规则】 他人在商业活动中加以使用且具有一定影响力的商标往往是被恶意抢注的对象。若当事人对其商标未进行过商标法意义上的使用，而行为人将与之相似或相同的商标申请注册，并非恶意抢注，行为人不构成侵权。 【关键词】 行政 商标 行政确认 商业活动 影响力 恶意抢注 商标法意义 使用 抢先注册 侵权 【基本案情】 2003年，刘X佳向商标局提出“索爱Soar”商标的注册申请，而后经核准注册，核定使用商品为第九类商品。2005年，索尼爱立信公司[索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司]对“索爱Soar”提出撤销注册申请，认为“索爱”是索尼爱立信公司在中国拥有的驰名商标，刘X佳恶意注册“索爱Soar”的行为侵害了索尼爱立信公司的合法权益。商标评审委员会（国家工商行政管理局商标评审委员会）经调查，作出《关于“索爱”商标争议裁定书》，对“索爱Soar”予以维持。 索尼爱立信公司以刘X佳侵犯其商标权，商标评审委员作出的裁定错误为由，提起诉讼，请求撤销商标评审委员会对“索爱”商标争议案的裁定并重新作出裁定。 【争议焦点】 当事人对其商标未进行过商标法意义上的使用，而行为人将与之相似或者相同的商标申请注册，该注册行为是否属于恶意抢注。 【审判结果】 一审法院认定：争议商标不属于具有不良影响的标志；“索爱”不属未注册驰名商标；刘X在知道索尼爱立信公司拥有“索爱”商标及其影响力的情况下，仍然在电话机等商品上注册争议商标，其行为明显具有不正当性，刘X佳注册争议商标违反了诚实信用原则，系对索尼爱立信公司未注册且有一定影响的“索爱”商标的抢注，该商标不应予以注册。 一审法院判决：撤销商标评审委员会作出的《关于“索爱”商标争议裁定书》；商标评审委员会重新就索尼爱立信公司对“索爱”商标提出的争议申请作出裁定。 刘X佳不服一审法院判决，提起上诉称：原审判决认为“索爱”是索尼爱立信公司未注册、已经使用有一定影响的商标并非事实；原审判决适用《商标法》第三十一条作为判决依据属于适用法律错误。 索尼爱立信公司辩称：原审判决正确。 二审法院判决：撤销一审判决；维持商标评审委员会作出的《关于“索爱”商标争议裁定书》。 【审判规则评析】 实践中，被抢注的商标往往是他人已经在商业活动中使用并具有一定影响的商标。本案中，在刘X佳申请“索爱Soar”商标之前，索尼爱立信公司未进行任何有关“索爱”产品的生产、销售及宣传等商业活动。因而，索尼爱立信公司未对“索爱”字样进行过商标法意义上的使用，刘X佳注册“索爱Soar”商标不构成《商标法》第三十一条规定的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。故“索爱Soar”商标不属于有不良影响的标志，刘X佳不存在商标侵权行为。据此，商标评审委员会作出的裁定正确，应当予以维持。 【适用法律】 《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手： （一）假冒他人的注册商标； （二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品； （三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品； （四）在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。 《中华人民共和国商标法》第一款第八项下列标志不得作为商标使用： （八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。 第十条下列标志不得作为商标使用： （一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的，以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的； （二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的，但该国政府同意的除外； （三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外； （四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外； （五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的； （六）带有民族歧视性的； （七）夸大宣传并带有欺骗性的； （八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。 县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。 第十三条就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。 就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。 第十四条认定驰名商标应当考虑下列因素： （一）相关公众对该商标的知晓程度； （二）该商标使用的持续时间； （三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围； （四）该商标作为驰名商标受保护的记录； （五）该商标驰名的其他因素。 第三十一条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。 第四十一条第一款已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。 国务院2002年《中华人民共和国商标法实施条例》第三条 商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。 《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条人民法院经过审理，根据不同情况，分别作出以下判决： （一）具体行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，判决维持。 （二）具体行政行为有下列情形之一的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为： 1.主要证据不足的； 2.适用法律、法规错误的； 3.违反法定程序的； 4.超越职权的； 5.滥用职权的。 （三）被告不履行或者拖延履行法定职责的，判决其在一定期限内履行。 （四）行政处罚显失公正的，可以判决变更。 第六十一条人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理： （一）原判决认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判； （二）原判决认定事实清楚，但是适用法律、法规错误的，依法改判； （三）原判决认定事实不清，证据不足，或者由于违反法定程序可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，也可以查清事实后改判。当事人对重审案件的判决、裁定，可以上诉。 【法律文书】 行政起诉状行政答辩状行政上诉状行政上诉答辩状律师代理意见书行政一审判决书行政二审判决书 【效力与冲突规避】 参考性案例 有效 参考适用 索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政确认案 【案例信息】 【案号】(2009)高行终字第717号 【案由】商标/行政确认 【判决日期】2009年03月12日 【权威公布】被国家法官学院《中国审判案例要览》(2009年行政审判案例卷)收录 【检索码】I0328++4++BJ++++0409C 【审理法院】北京市高级人民法院 【审级程序】第二审程序 【审理法官】张冰莎日娜焦彦 【上诉人】刘X佳（原审第三人） 【被上诉人】索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司（原审原告）国家工商行政管理总局商标评审委员会（原审被告） 【上诉人代理人】赵旭东（北京市尚公律师事务所）；赵国华（北京市铭基律师事务所） 【被上诉人代理人】李静冰郑燕玲（北京市正见永申律师事务所） 【裁判文书原文】(如使用请核对裁判文书原件内容) 《行政判决书》 上诉人（原审第三人）：刘X佳。 委托代理人：赵旭东，北京市尚公律师事务所律师。 委托代理人：赵国华，北京市铭基律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司。 法定代表人：小宫山英树（HidekiDickKomiyama），董事长。 委托代理人：李静冰，北京市正见永申律师事务所律师。 委托代理人：郑燕玲，北京市正见永申律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会。 法定代表人：许瑞表，主任。 委托代理人：李钊，国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。 上诉人刘X佳因与索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案，不服北京市第一中级人民法院（2008）一中行字第196号判决，向本院提起上诉。本院依法组成由张冰担任审判长，审判员莎日娜、代理审判员焦彦参加的合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 2005年6月7日，索尼爱立信（中国）公司对争议商标提出撤销注册申请，其在争议裁定申请书中提出：“索爱”是索尼爱立信（中国）公司在中国拥有的驰名商标，刘X佳恶意注册争议商标将侵害索尼爱立信（中国）公司的合法权益，且违反《商标法》第十条第一款第（八）项和《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（二）项的规定。 上述事实有下列证据证明： （1）互联网上关于索尼爱立信移动通信公司和索尼爱立信（中国）公司的介绍。 介绍中称索尼爱立信移动通信公司（简称索尼爱立信公司）由爱立信公司与索尼公司于2001年共同创立；2002年3月推出首批合作产品；2002年，索尼爱立信移动通讯公司销售的移动电话近2300万部。2002年8月，索尼爱立信（中国）公司成立。 （2）（2005）沪虹证经字第2301号、第2302号公证书，（2007）沪黄一证经字第3747号、5986号公证书。 （4）2004年10月1日出版的《慧聪商情广告》。在该杂志中登载有争议商标的拍卖广告，底价为200万元。 （5）上海万亚信息咨询有限公司出具的其接受索尼爱立信（中国）公司的委托对刘X佳的走访调查报告及录音资料。 第三人提交的证据： 原审法院经审理认为：（1）争议商标是否属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定的具有其他不良影响的标志。根据《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。所谓不良影响应当是指除了违背社会主义道德风尚以外，某商标的注册将损害我国政治制度、政治生活、宗教信仰、风俗习惯等，与社会主义道德风尚均属于意识形态范畴。结合本案而言，争议商标的注册与否虽然对社会公众利益也会产生一定的影响，但是这种影响尚未达到与意识形态领域的政治制度、政治生活、宗教信仰、风俗习惯等相关的程度，故争议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定的具有其他不良影响的标志。而索尼爱立信（中国）公司所述商标评审委员会作出的其他裁定对本案不应产生影响。据此，索尼爱立信（中国）公司关于争议商标属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定的具有其他不良影响的标志的主张缺乏法律依据，本院不予支持。 （2）关于“索爱”是否为未注册驰名商标。《商标法》第十四条规定，认定驰名商标应当考虑相关公众对该商标的知晓程度，该商标使用的持续时间，该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，该商标作为驰名商标受保护的记录，该商标驰名的其他因素等。在本案中，索尼爱立信（中国）公司并未依照上述法律规定提交能够充分证明在争议商标申请注册时“索爱”已经成为驰名商标的相关证据，故其关于“索爱”为未注册驰名商标的主张缺乏事实依据，本院不予支持。 （3）争议商标的注册是否违反了《商标法》第三十一条的规定。《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。结合本案而言，主要从以下两个方面进行分析。 一是关于“索爱”和“索尼爱立信”的关系。 索尼爱立信（中国）公司在评审阶段提交的（2005）沪虹证经字第2301号和第2302号公证书均是对互联网上相关内容进行现场实时下载、打印过程的公证，商标评审委员会和刘X对其真实性均无异议。尽管商标评审委员会和刘X佳均对打印的互联网内容的真实性提出异议，但在评审阶段和本案一审诉讼阶段，刘X佳和商标评审委员会均未就该主张提交证据予以证明，故本院对商标评审委员会和刘X佳对打印内容的真实性所提异议不予采信。 二是“索爱”是否为在中国已经使用并有一定影响的商标。 商标的最基本作用之一即在于区分商品的，消费者作为直接受众，他们对商标的认知、呼叫将对相关商品的声誉以至于生产厂商的商业信誉产生极大影响，而相关媒体对于商品的宣传、报道以及评价无疑也会起到促进作用。而且，消费者的认可和媒体的宣传、报道的关系是相辅相成、相互影响的。就本案而言，“索爱”已被广大消费者和媒体认可并使用，具有区分不同商品、标志产品质量的作用，这些实际使用效果、影响自然及于索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司，其实质即等同于他们的使用。因此，尽管索尼爱立信（中国）公司认可其没有将“索爱”作为其未注册商标进行宣传，但消费者的认可和媒体的宣传共同作用，已经达到了索尼爱立信（中国）公司自己使用“索爱”商标的实际效果，故“索爱”实质上已经成为该公司在中国使用的商标。 另外，《商标法》第三十一条关于不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定，其立法目的在于限制违反诚实信用原则，恶意抢注他人未注册商标的行为。在本案中，索尼爱立信（中国）公司于2002年8月成立，在争议商标申请注册即2003年3月之前，已有相关媒体对索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司的“索爱”手机和其他电子产品进行宣传、报道。而且，作为业内具有较高知名度的索尼公司和爱立信公司共同成立的索尼爱立信公司以及在后成立的索尼爱立信（中国）公司，其知名度也高于其他同时间成立的一般企业。上述情况对于多年从事“电子行业”的刘X佳而言，其显然是应当知道的，换言之，索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司以及它们生产的“索爱”产品的影响已经及于刘X佳。因此，刘X佳在知道索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司拥有的“索爱”商标及其影响力的情况下，仍然在电话机等商品上注册争议商标，其行为明显具有不正当性。刘X佳关于争议商标申请注册时，索尼爱立信（中国）公司成立只有半年，其不可能具有较高知名度的主张缺乏事实和法律依据，本院不予采信。 一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项，作出如下判决： 第三人刘X佳不服一审法院判决，向本院提起上诉称：（1）原审判决认为“索爱”是索尼爱立信（中国）公司未注册、已经使用有一定影响的商标不是事实：1）索尼爱立信（中国）公司于2002年成立于中国北京，该公司是一家不具备生产、销售能力的外资企业。2）索尼爱立信（中国）公司对“索爱”没有作过法律规定的商标的使用。3）“索爱”不是索尼爱立信（中国）公司未注册而有一定影响的商标。4）上诉人没有违反诚实信用原则，实施不正当手段抢先注册索尼爱立信（中国）公司商标的行为。（2）原审判决适用《商标法》第三十一条作为判决依据属于适用法律错误。 被上诉人辩称：原审判决正确。 本院因此认为：《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（二）项规定，经营者不得采用“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”，损害竞争对手的行为。《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。知名商品的特有名称本质为已经使用并有一定影响的商标，因此索尼爱立信（中国）公司所提争议商标的注册构成《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的行为，体现于《商标法》第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的情形。对此，索尼爱立信（中国）公司及刘X均无异议。 根据《商标法》第三十一条的规定，被抢注的商标是指他人已经使用并有一定影响的商标。《商标法实施条例》第三条规定，商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。因此，被抢注的商标应当由被抢注人自己在商业活动中已经予以使用。 综上，争议商标不属于有不良影响的标志，索尼爱立信（中国）公司亦未提交充分证据证明在争议商标申请注册时“索爱”已经成为驰名商标，故商标评审委员会关于争议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定的标志、刘X佳注册争议商标亦未构成《商标法》第十三条第一款的情形的决定有事实和法律依据。 本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（二）项，作出如下判决： 1.撤销北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第196号行政判决； 本判决为终审判决。 获得更多案例资源，点击左上角蓝色字体“指导性案例审判规则”关注即可！ 客服热线：400-672-8810