反向混淆理论与规则视角下的“非诚勿扰”案 原创 《知识产权》杂志 中国知识产权研究会 2016-01-29 原文刊载于《知识产权》杂志2016年第1期 作者简介：黄武双，华东政法大学教授、博士生导师 关 键 词：混淆可能性 反向混淆 竞争市场 主观意图 艺术相关性 Abstract: Reverse confusion arises in the situation that junior user overwhelms the market reputation by advertising, causing the public mistakenly believe the products of the senior user come from the junior user. The standard of reverse confusion emanates from the traditional confusion, but should weigh heavily on two important factors, two parties being in the competitive market and having the deliberate intent to push the senior user out of the market. In the case of Fei Cheng Wu Rao, the two parties are not in competitive markets, and the defendant acted in good faith in selecting the allegedly infringing name. Therefore, reverse confusion does not apply to this case. Key Words: likelihood of confusion; reverse confusion; competitive market; intent; artistic relevance “非诚勿扰”案二审法院认定被告使用《非诚勿扰》作为节目名称构成对原告“非诚勿扰”注册商标的反向混淆。其理由是，因原告的商标已投入商业使用，被告知名度及节目宣传会使得相关公众误以为原告注册商标的使用与被告存在某种联系，从而影响原告商标的正常使用，使之难以正常发挥应有作用。[1] “非诚勿扰”案涉及《非诚勿扰》电视节目的定性（属于商品、服务抑或其他）、服务类别相同与相似的判断、反向混淆的认定标准等诸多问题。本文将从反向混淆理论与规则视角来解读“非诚勿扰”案的判决。 一、反向混淆理论的宗旨：防止“大鱼吞小鱼” 与正向混淆理论相比，反向混淆理论诞生较晚。反向混淆概念被认为是1918年由霍姆斯法官首次提出，[4]他曾在International News Service v. Associated Press案中发表反对意见时指出，“通常的情况是被告假冒原告产品，然而相反方向的误解也会导致同样恶果，即通过某种表述或暗示让人们误以为原告产品源于被告……与常见的不正当交易相比，这种错误更加巧妙和隐蔽，所造成的损害也更为间接。在我看来，苛责第一种行为的规则同样可用来苛责第二种行为。” [5] 霍尔姆斯法官1918年提出的反向混淆理论当时并未被美国司法实践接受。例如，1968年第七巡回法院在Westward Coach Mfg. Co. v. Ford Motor Co.案件案中就拒绝接受反向混淆概念，而用正向混淆规则分析了反向混淆问题，认为在后使用Mustang商标的福特公司无意于假冒在先使用Mustang商标的西部汽车制造公司的产品，原告的商标尚属于弱势商标，没有造成消费者混淆的可能性，因而未支持原告主张。[6]直到1977年，反向混淆理论才被法院正式接受。美国第十巡回法院1977年判决的Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.案[6]被称为反向混淆的起源性判例。 在先使用人Big O是一个在美国西部运营并以私有标识销售大多数轮胎制造商的轮胎且拥有200家零售商的轮胎特许经营者。1973年下半年，Big O开始以Bigfoot商标销售带束斜交轮胎，并于1974年春节完成首批销售。同时，实力强劲的固特异轮胎与橡胶公司于1974年夏天决定使用Bigfoot作为新子午轮胎的商标。固特异公司预算了600万美元拟投放于接下来5个月的促销活动，包括大规模全国范围内的电视广告；在准备投放次月广告时，固特异公司第一次获悉Big O已在轮胎上在先使用Bigfoot标识。在与Big O谈判未果后，固特异公司决定如期投放广告并开展销售活动。就这样，Big O的Bigfoot标识的识别性被淹没了。人们在看到固特异公司电视推销Bigfoot牌新子午胎时，都前来Big O销售点购买。Big O零售商不得不对将信将疑的客户作解释说，他们只卖Bigfoot带束斜交轮胎，而不卖固特异公司的Bigfoot牌子午胎。陪审团和法官认为，客户误以为Big O盗用了固特异公司Bigfoot轮胎市场的想法是在理的。对大多数客户而言，Bigfoot指向了固特异公司，任何使用该标记的人都应该是廉价的模仿者。虽然不存在“正向混淆”，也没有仿冒行为，但是陪审团依据反向混淆理论支持了1960万美元的赔偿，并认定构成对Big O的商标和声誉的贬损，且支持了惩罚性赔偿。上诉法院维持了前述民事责任的认定，但将损失减至470万美元；在最高法院可能进行的审查之前，该案双方当事人达成了和解。 通常而言，只有在能够证明在后使用者通过大量广告来淹没在先使用者声誉的情况下，反向混淆才会被认定。反向混淆原理就是为了阻止这种灾难性局面的出现，即更大更强的公司掠夺更小的在先使用者商标的商业识别性。[17] 二、反向混淆判断标准：源于传统混淆但考虑特殊因素 （一）反向混淆标准源于传统（正向）混淆 混淆可能性测试需要衡量的众多因素，最初见诸于1938年《侵权法重述》。尽管各巡回法院已发展出自己的混淆可能性判断标准，但第二巡回法院通过Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.案所归纳的八个要素规则影响巨大。这八个要素为：标识的强度、双方标识的相似程度、产品的近似程度、在先权利人扩张产品种类和地域范围以弥补差距的可能性、实际混淆、被告确定标识时的善意程度、被告产品的质量、消费者的注意力程度。[19]由于原告起诉时已超过诉讼时效，第二巡回法院并未对所提出的八个要素进行详细分析。 第二巡回法院在1993年判决的W.W.W. Pharmaceutical Co., Inc. v. Gillette Co.案中，[20]第一次根据前述八个要素对反向混淆是否成立进行了分析。 针对标识强度因素，法院确定了两个标准：（1）商标具有固有显著性的程度；（2）商标在市场中具有显著性的程度。法院认为，将Sports与stick组合为一个词需要想象力，Sportstick属于暗示性而非描述性。当然，仅有暗示性并不能证明商标强度很高，还必须分析商标的第二含义。在考察第二含义时，法院侧重没有分析消费者实际识别程度的客观证据，而着重考察了在先使用者的销售量，基于WWW很小的产品销量，认定“WWW产品在全国的认知度很小”，商标强度较低。 针对标识相似性要素，法院从规模、标识、字体、包装设计等方面分析了产品的总体印象，认定除了名称相似之外，商标本身并不构成混淆性相似。法院还认为，产品相似性并非决定因素，而且原告未提供自己准备扩张产品种类以弥补差距的意图。 针对实际混淆要素，原告董事长提交了在两个单独场合他自己与已将原告与被告产品混淆之人谈话的证词。法院未采信与第一个自称产生混淆之人谈话的证词，因为没有证据表明这个人是潜在购买者或者他所称的混淆已经影响了他的购买决定。法院援引了第十一巡回法院Freedom Sav. and Loan Assoc. v. Way案[21]的观点，用来证明混淆的证人必须是潜在的购买者。 针对被告善意程度要素，法院注意到Gillette选择与产品形象匹配的名称时，已经做过商标检索而信赖法律顾问的意见。法院认为，被告证明了自己的善意勤勉，但原告未能提交被告意图促成混淆的任何证据。法院将证明在后使用者具有恶意的举证义务分配给在先使用者，而且法院重点关注在后使用人是否希望利用原告的商誉。在此基础上，第二巡回法院进行了深入分析，认为“考虑到Gillette名称的识别度与商誉、WWW很低的识别度，任何混淆都将有助于原告而非被告。” 第二巡回法院认为，原告未能证明反向混淆的可能性，维持了一审作出的不构成反向混淆侵权的判决结果。 美国从第一至第十一巡回法院、联邦巡回上诉法院和华盛顿特区巡回上诉法院都有自己独立的（正向）混淆可能性判断标准，不过核心要素并无本质差异。[22] （二）反向混淆特殊因素：竞争市场与主观意图 直到近期，美国所有巡回法院都接受了反向混淆理论，而且部分巡回法院已经有了分析反向混淆的框架，但尚未形成统一规则。[23]迄今为止，第二、第三、第七和第八巡回法院在考虑了特殊情形后归纳了分析反向混淆的一些规则；而第一、第四、第九、第十、第十一巡回法院则对各自的正向混淆分析框架设定统一的例外情形。[24]尽管尚无完全一致的标准，但在判断是否构成反向混淆时，法院通常会在正向混淆标准基础上特别考虑以下因素： 1.双方之间是否存在竞争关系。如果二者产品或服务不存在竞争关系，标识的在先使用者与在后使用者之间就不太可能发生反向混淆；他们各自的市场是分离的，二者广告针对的购买者类型也是不同的。在先使用者的客户，在通常情况下，不会注意在后使用者的广告和促销活动，因而不太可能熟悉在后使用者的标识。在少数在先使用者的客户接触在后使用者的标识时，不会对在先使用者的标识和商誉产生“覆盖”或“淹没”效果。在这种情况下，反向混淆就不太可能发生。[25]例如，在Checkpoint Systems, Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc.案中，[26]法院认为，由于购买在先使用者Checkpoint牌电子监视设备和防盗检测系统的决定者通常并非被告Check Point牌昂贵的企业计算机防火墙安全软件的目标客户，因而不太可能产生反向混淆。同样，在Playmakers LLC v. ESPN, Inc.案中，[27]法院认为，在先使用者将Playmakers用于代表职业运动员机构，而在后使用者将Playmakers用在与职业足球有关的电视系列剧上，也不会产生反向混淆。 2.在先使用者是否有意弥补差距。在不扩张产品种类和销售地域的情况下，在先使用者是无法利用已有商标进入新市场的。保护商标最有说服力的理由，就是要保护标识所有者合理期待将来进入新市场的机会。法院认定，根据等渗透饮料市场的测试，在等渗透饮料市场许可使用First Aid商标的成功几率很高，原告已通过某些公司尝试推销了First Aid牌等渗透饮料并赚了钱。在反向混淆语境下，在后使用者覆盖在先使用者商标可能进入的领域的行为构成侵权。[28] 3.在后使用者是否存在疏忽。已达成共识的是，反向混淆成立与否，与在后使用者是否具有免费搭乘在先使用商标声誉便车的主观意图没有关联。在反向混淆案件中，法院通常不审查在后使用者是否有利用在先使用者商誉和声誉的主观意图这一典型“正向混淆”问题。然而，法院通常会调查在后使用者选定拟使用的商标时，是否已经为防止侵权进行了适当检索，否则可能被认定存在疏忽。[29]正如某法院在反向混淆案件中所言：“适当的主观意图审查应该是，被告行为是否存在疏忽，或者在选择被诉侵权名称上是否有可责性。” [30]第三巡回法院认为，在反向混淆案件中，应当审查是否存在另一种不同类型的主观意图，即在后使用者是否存在将在先使用者挤出市场的主观故意。[31] 三、“非诚勿扰”案要点评析 判断反向混淆类型侵权行为成立与否，与判断传统的正向混淆侵权行为一样，在我国仍应当以原告拥有商标权为前提，并在考虑反向混淆特殊要素的基础上，逐个分析侵权构成的四个要件，即损害后果、因果关系、行为违法、主观过错，只不过需要将反向混淆的特殊因素融入侵权构成的四要件进行分析。 （一）在先商标强度与侵权判定的关系 “非诚勿扰”为一个文字组合而非成语。成语都具有文字字面之外的含义，如“三顾茅庐”用来表达“真心诚意”、“一再邀请、拜访有专长的贤人”的意思。“非诚勿扰”原本没有字面之外含义，但在华谊兄弟公司于2008年和2010年推出两部电影之后，人们会将“非诚勿扰”与这两部电影联系在一起；而在2010年1月15日《非诚勿扰》娱乐节目播出并火爆以后，人们又更多地联想到该娱乐节目。在当下，“非诚勿扰”几乎成了一个指向被告《非诚勿扰》娱乐节目的“代称”。这个现象与商标法上的第二含义类似。 即便如此，仍不能排除“非诚勿扰”所具有的字面含义，即“没有诚意，请不要前来打扰”。该文字组合表述了表意者限缩相对人范围的意思，清晰地描述了对前来接触、交流、商谈者的要求。“非诚勿扰”的字面含义适用范围较广，至少可以用在发布征婚征友、房产中介等各类广告上。 （二）竞争关系与差距弥补可能性 简要分析《非诚勿扰》节目，便可得出其为娱乐节目而非为提供婚恋介绍服务的属性。《非诚勿扰》节目与现实生活紧密相连，用独特方式表现当下社会现象，引起了观众共鸣，以“交友”节目形式客观呈现了当下年轻人多元的思想与价值观、人生观、婚恋观，并引发观众的讨论和反思。概言之，《非诚勿扰》节目并非以获取婚姻介绍费为经营目的，而是一种具有文化内涵的电视娱乐节目，并具有一定的价值导向功能，集娱乐性、趣味性、刺激性、参与感等多种要素为一体。 2012年12月2日，冯小刚作客《非诚勿扰》节目时曾评价：“透过男女嘉宾可以看到当代社会的面面观，每一位《非诚勿扰》的嘉宾都代表了一个群体、一个圈子，他们的思想、追求、梦想都浓缩在《非诚勿扰》节目中。” [42]这正是“非诚勿扰”电视节目能够吸引海内外男女老少各阶层人群的重要原因。而且，该节目也迥异于其他相亲类电视节目，已然成为观察中国社会的一个窗口，已有人将它称为“现象级”节目。 冠以《非诚勿扰》名称的电视娱乐节目与婚姻介绍机构提供的婚姻介绍服务存在以下两个重要差异： 1.参与主体不同。娱乐节目的参与对象，除了嘉宾之外尚有众多的观众，收视率乃是决定电视节目是否受欢迎、能否延续的一个主要评价标准。《非诚勿扰》节目参与者，不仅有报名参加的未婚青年男女，还有透过屏幕观看节目的各类人群，这些人多数并无接受婚姻介绍的需求。所不同的是，前来婚介机构登记的均为单身求偶人士，显然不能包括已婚人群在内。 从以上差异可以看出，被告《非诚勿扰》电视节目内容与原告注册的“交友服务”、“婚姻介绍服务”性质迥异，二者并不在同一个市场内，它们之间并无市场竞争关系，更没有直接竞争关系。 电视节目只能依附于电视台才能传播，而电视台显然是原告的“交友服务”和“婚姻介绍服务”无法延伸到的地方。因此，可以得出结论，《非诚勿扰》电视娱乐节目与原告的“交友服务”与“婚姻介绍服务”没有任何交集，不会形成任何市场竞争关系，也即二者市场的相关公众存在明显差异。这种差异就决定了《非诚勿扰》节目与原告“非诚勿扰”商标之间不会产生任何混淆，因而也不存在“正向混淆”类型的侵犯商标权行为。 前述《非诚勿扰》节目观众群体与“非诚勿扰”婚介机构客户之间的本质差异，说明二者不存在竞争关系。而反向混淆规则的重点在于，保护在先使用者正在或即将延伸产品或服务类别及其地域范围，从而保护其扩张市场的机会，那么“非诚勿扰”案原告是否正在或即将延伸到娱乐电视节目呢？显然，电视台的设置和电视节目的播出是原告所无法延伸到的领域，这就决定了二者之间不仅没有竞争关系，而且原告不具备跨越进入电视娱乐类节目的可能性。 就“非诚勿扰”案而言，以上理由足以在法律上得出不构成反向混淆，被告不侵犯原告商标权的结论。出于全面阐述反向混淆规则之考量，本文继续分析以下要素。 （三）传统侵权构成要件分析 2.损害后果与因果关系要件。《非诚勿扰》电视娱乐节目的火爆已大大提升了“非诚勿扰”文字组合的知名度，即便有人将原告“非诚勿扰”婚介所误解为与《非诚勿扰》电视节目有关联，或者误以为原告从《非诚勿扰》节目“拷贝”了名称，也不会造成对原告的任何损害，因为二者不在同一个竞争市场。客观而言，原告婚介所的知名度会因《非诚勿扰》节目而大大提升，为节约推广婚介业务成本提供了可能性。也就是说，原告不仅没有因《非诚勿扰》节目遭受损害，反而从《非诚勿扰》节目较高的知名度和声誉中受益。当然，这种受益是否正当并不属于本文所要研究的内容。 由于不存在损害后果，便无继续分析因果关系的必要。 反向混淆属于混淆之一种，在我国商标法律制度作出明确规定之前，应援引《商标法》第57条规定作为判决依据，但需要对“容易导致混淆”如何包含“反向混淆”进行法理解释。较之于正向混淆，反向混淆的法理和规则更为复杂，建议最高人民法院组织研究并尽快确立反向混淆的大致标准，以免出现过于悬殊的判决结果。 在本文撰写过程中，华东政法政法大学知识产权专业博士生阮开欣、硕士生刘迪和陈雅秋、本科生吴雅妮和王志南同学为搜索与整理外文资料辛勤工作数日，在此对五位同学深表谢意。 注： [1] 参见广东省深圳市中级人民法院（2015）深中法知民终字第927号民事判决书。 [2] J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 23:10 (4th ed.), “I. Test of Likelihood of Confusion” “A. Keystone of Infringement”. [4] See Molly S. Cusson, Reverse Confusion: Modifying the Polaroid Factors to Achieve Consistent Results, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Autumn, 1995, at 186. [5] See International News Service v. Associated Press, 248 U.S.215, 247(1918). [6] See Westward Coach Mfg. Co. v. Ford Motor Co.,388 F.2d 627,631(7th Cir. 1968). [7] See 408 F. Supp. 1219, 189 U.S.P.Q. 17 (D. Colo. 1976), aff’d and award modified, 561 F.2d 1365, 195 U.S.P.Q. 417 (10th Cir. 1977), cert. dismissed, 434 U.S. 1052, 54 L. Ed. 2d 805, 98 S. Ct. 905 (1978). [8] 657 F.2d 482, 212 U.S.P.Q. 246 (1st Cir. 1981). [9] 722 F.2d 999, 222 U.S.P.Q. 373 (2d Cir. 1983). [10] 30 F.3d 466, 31 U.S.P.Q.2d 1592 (3d Cir. 1994). [11] 628 F.2d 387, 208 U.S.P.Q. 249 (5th Cir. 1980). [12] 978 F.2d 947, 24 U.S.P.Q.2d 1001, 1010 (7th Cir. 1992). [13] 826 F.2d 837, 4 U.S.P.Q.2d 1026 (9th Cir. 1987). [14] Restatement Third, Unfair Competition, § 20, comment f (1995). [15] 628 F.2d 387, 208 U.S.P.Q. 249 (5th Cir. 1980). [17] Commerce Nat. Ins. Services, Inc. v. Commerce Ins. Agency, Inc., 214 F.3d 432, 55 U.S.P.Q.2d 1098 (3d Cir. 2000). [18] See Plus Products v. Plus Discount Foods, Inc., 722 F. 2d 999(2d Cir . 1983). [19] See Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961). [20] 984 F.2d 567 (2d Cir. 1993). [21] 757 F.2d 1176, 1185 (11th Cir.), cert. denied, 474 U.S. 845 (1985). [22] Richard L. Kirkpatrick, Likelihood of Confusion in Trademark Law §2:4, Practising Law Institute, 2012. [23] See Nancy Del Pizzo, Comment, Developing a Uniform Test for “Reverse Confusion” Trademark Cases in the Sports & Entertainment Industries, 14 Seton Hall J. Sports & Ent. L. 175-177, 186 (2004)（列举了各巡回法院判断的独立要素）。Also see Deborah F. Buckman, Annotation, Reverse Confusion Doctrine Under Lanham Trademark Act, 187 A.L.R. Fed. 288(2003). [24] See Christina P. Mott, Multifactors, Multiconfusion？ Refining “Likelihood of Confusion” Factors for Reverse-Confusion Trademark Infringement Claims to Achieve More Consistent and Predictable Results, Suffolk University Law Review 2014, 442. [25] J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.), § 23:10, I. Test of Likelihood of Confusion, A. Keystone of Infringement, Database updated December 2015. [26] 269 F.3d 270, 60 U.S.P.Q.2d 1609 (3d Cir. 2001). [27] 376 F.3d 894, 71 U.S.P.Q.2d 1759 (9th Cir. 2004). [28] Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947 (7th Cir. 1992), cert. denied, 113 S. Ct. 1879 (1993). [29] J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.), § 23:10, I. Test of Likelihood of Confusion, A. Keystone of Infringement, Database updated December 2015. [30] Altira Group LLC v. Philip Morris Companies Inc., 207 F. Supp. 2d 1193, 1200, 63 U.S.P.Q.2d 1438, 1443 (D. Colo. 2002). [31] See Freedom Card, Inc. v. JPMorgan Chase & Co., 432 F.3d 463, 478, 77 U.S.P.Q.2d 1515 (3d Cir. 2005). [32] DeCosta v. Viacom Int’l, Inc., 981 F.2d 602, 25 U.S.P.Q.2d 1187, 1193 (1st Cir. 1992). [33] Peaceable Planet, Inc. v. TY, Inc., 362 F.3d 986, 70 U.S.P.Q.2d 1386 (7th Cir. 2004). [34] 978 F.2d 947 (7th Cir. 1992), cert. denied, 113 S. Ct. 1879 (1993). [35] Walter v. Mattel, Inc., 210 F.3d 1108, 54 U.S.P.Q.2d 1501 (9th Cir. 2000). [36] Attrezzi, LLC v. Maytag Corp., 436 F.3d 32, 77 U.S.P.Q.2d 1641 (1st Cir. 2006). [37] J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.), §10:22. Use of commercial marks in the media and expressive works, Database updated December 2015.§. [38] 875 F.2d 994, 999, 16 Media L. Rep. 1648, 10 U.S.P.Q.2d 1825 (2d Cir. 1989).#6？Attrezzi, LLC v. Maytag Corp., 436 F.3d 32, 77 U.S.P.Q.2d 1641 (1st Cir. 2006). [39] [1988] R.P.C. 113 CA. [40] [1996] FSR 205. [41] 参见高光伟：《英国对商标的保护（二）——书名使用构成商标侵权了吗？》，载《中华商标》1997年第4期，第30-31页。 [42] 参见马丹、陈颖：《〈一九四二〉开局不利 冯小刚放下身段走进〈非诚勿扰〉》，载《华西都市报》2012年12月3日。 [43] 参见广东省深圳市中级人民法院（2015）深中法知民终字第927号民事判决书。 [45] 参见黄武双、阮开欣：《商标申请人与在后使用人利益的冲突与权衡》，载《知识产权》2015年第4期，第45页。