商标申请注册实务分析（上） 杨明 中华商标杂志 2017-06-02 欢迎关注「中华商标杂志」，和我们一起分享专业知识 一、商标及注册商标对经营者的重要性 正是基于商标如此重要的功能，经营者不但希望拥有一个让消费者很容易记住并便于传播的商标，而且更希望这个商标归其独家使用，而注册商标正符合这一商业需求——注册商标的功能在于，能够帮助经营者通过国家法律的强制力，以合法的方式实现对商业符号的垄断，在一定范围内排除他人竞争，获得更大的市场份额，从而为企业赚取高额利润。 商标的很多功能和特点必须要通过注册商标才能实现。对经营者来说，已注册的商标价值更大，它不但可以为其经营提供保障，比如产品入商超、上天猫，成为品牌打造的基石；同时可以获得法律保护的垄断权，能够在一定的领域中禁止他人使用；而且还可以创造并形成无形资产，以通过交易、许可、质押、出资、保护等方式实现经济价值。 二、商标申请与商标使用 对经营者来说，一个新产品的上市，往往伴随着一个新品牌的诞生。这个新品牌能否顺利推广、传播并占领市场，不但取决于经营者的商业运作实力，同时也取决于这个品牌的使用是否有侵权风险，能否成功注册为商标。理论上说，实际经营中最理想的状态当然是已使用或拟使用的商标都已核准注册，但这似乎并不现实——一方面商标从申请到核准注册通常需要1年左右，在瞬息万变的市场竞争中，经营者不可能等待一年后再实施自己的商业计划，这时可能早已经失去商业机遇；另一方面，经营者在实践中主观上商标储备意识不足，客观上也无法准确地预测哪些商标标识符合未来的商业需求。上述情况决定了在实际中，我们往往看到的都是商标先使用然后再申请注册，当然也会有部分商标意识较强的经营者会提前进行商标申请，但仍会面临商标尚未注册成功就开始使用的客观情况。 针对这种客观情况，企业经营者和IPR们应该考虑在企业产品上市前进行商标风险评估。现实中，我们已看到不少因受制于商标纠纷而影响企业经营发展的案例——“嘀嘀打车”被迫更名为“滴滴打车”、“陌陌”因商标侵权诉讼导致IPO上市被延迟、苹果公司被迫向深圳唯冠支付6000万美元的“IPAD”商标转让费、新百伦公司（NEWBALANCE）遭遇9800万的商标侵权一审天价赔偿……从上述案例来看，如果产品上市就被他人主张权利，无论结果如何，都可能会对企业经营造成不利影响，因此侵权风险是应该首要考虑的范畴。其次，应考虑商标能否成功注册的风险，如果经营者大力推广、使用的新品牌（商标）无法取得注册，无法阻止他人使用，那必然会影响整体的经营策略。因此，一份全面、及时并准确的商标风险排查评估报告，首先应该分析商标使用的侵权风险，预测产品上市后是否会被别人提出的权利主张；其次要有效评估商标确权风险，预测商标注册成功的可能性；最后，也是最重要的，基于上述两点分析，为企业提供切实有效的解决方案。特别应注意的是，此处的应对方案一定要围绕经营者的商业需求来设计，而非单纯地指出商标不能使用或不能注册。同时，应对方案考虑的核心要点并非仅仅是法律风险，而应该在经营者的经济利益与法律风险之间寻求最佳的平衡。新经济时代给经营者提供了更多的机遇，在这种环境下新产品和新企业也将不断涌现，新的品牌将有更大的可能在短期内迅速传播并拥有知名度，相信随着商标品牌意识的提升，将会有越来越多的企业选择在新产品上市、新品牌推广前做好商标风险评估，从而通过品牌实现更大的商业价值。 三、商标申请注册的管理机关及申请方式 在我国，商标申请注册统一由国家工商行政管理总局商标局负责，商标申请注册必须向商标局提出。商标申请注册目前主要由商标审查协作中心负责审查，商标审查协作中心于2014年7月由原国家工商行政管理总局通达商标服务中心更名而来，2016年12月，在北京之外的全国首个商标审查协作中心在广州揭牌成立。之后，国家工商总局张茅局长明确提出2017年会在上海、重庆设立商标审查协作中心。 商标申请注册主要有现场递交、网上递交及委托代理机构递交三种方式。 现场递交主要是指商标申请人直接在商标局注册大厅（北京）或国家工商总局在全国各地设立的商标注册申请受理窗口提交商标申请注册文件。截至2017年上半年，国家工商总局已在全国范围内27个省（市、自治区）的56个地区设立了商标注册申请受理窗口，预计商标注册申请受理窗口还将进一步增多。商标注册申请受理窗口的全面铺开无疑为广大经营主体提供了便利。但是，无论商标局注册大厅还是各地设立的商标注册申请受理窗口，目前能够提供的咨询都限于申请书式是否正确，是否符合形式要求，但商标申请注册的风险判断以及解决方案，则只能由申请人自行解决。对商标申请人来说，如果未能有效地解决风险问题，商标申请可能只会徒增后续的烦恼，毕竟商标能够成功通过可比其他一切都更重要。 从数据上看，2015年、2016年的全国商标注册申请量分别为287.6万和369.1万。而经过统计发现，这两年中未委托代理组织，由申请人自行递交的商标申请量分别约为12万件和24万件，分别占总申请量的4.2%和6.5%。从上述数据可以发现，申请人自行递交的商标申请量在总申请量中的占比极小，大部分经营者仍会选择委托代理机构递交。 四、商标申请注册如何选择标样及商品项目 商标申请注册时，标样及商品项目是首要应考虑确定的两个重要内容。 商标的标样就是商标对外展示的具体形式，可以由文字、图形、字母、数字、声音、颜色组合、三维标志以及上述两个或者多个要素组合而成。现实中有些申请人可能会面临一个选择——是将商标要素单一申请还是组合申请？有观点认为，将要素组合申请可以节约成本，毕竟要素组合后直接减少了申请商标的件数，但带来的不足之处在于商标申请的风险将明显增加，毕竟组合要素中的任何一部分如果与在先权利存在冲突，整体的组合标样就将直接被驳回；将要素单一申请则可以有效化解上述风险，提高商标申请通过几率，但这样又使得商标申请注册的成本有所增加。笔者认为，单一申请还是组合申请的决定因素应该是申请人准备如何使用和保护商标——如果申请人本身就需要把各要素组合使用（如图形+文字的组合），则应接受组合申请带来的风险，如果申请人本身就准备把各要素单独使用，则应忽略单独申请带来的成本增加；同时，商标在注册成功后行使专用权保护时，均需要以其注册并使用使用的商标标样作为其权利基础。因此，申请人确定商标申请标样时应以其实际使用和保护的需求为准。 如何选择商品服务项目是申请人面临的第二个重要问题。商标必然要依附于商品服务才能发挥其功能，因而商标申请注册如何选择商品服务项目就至关重要。选择商品服务类别最重要的工具书是《类似商品和服务区分表》（行业俗称《分类表》），《分类表》共包括45个类别，其中第1类至34类为商品类别，第35类至45类为服务类别。申请人在申请注册商标时，通常需要根据《分类表》选择确定具体的商品服务项目。根据商标申请注册规则，一个类别受理商标注册的官费为300元人民币，这个费用标准限定申请人只能在一个类别上选择10个商品/服务项目，每超出过1个将另加收30元人民币的官费。如果申请人需要多类别选择商品/服务项目，则需要按每个类别300元的标准分别缴纳官费。 对申请人而言，选择商品服务类别就好比确定自己商标的保护领地，这将决定以后商标专用权的保护范围。《分类表》的商品类别多达45个，申请人应该如何选择商品服务类别呢？笔者认为应该从经营角度来考虑类别选择问题——首先，申请人应选择自身经营时商标的使用领域，这主要是指申请人已使用或拟使用的领域，这是必须选择而且要全力确保能注册成功的类别；其次，申请人应选择自身经营时的发展领域，即目前申请人尚未涉足，但日后可能会发展到的领域，这种类别对申请人也非常重要，一旦选择不当或者未能及时注册可能会影响经营主体的长远发展；再次，申请人可选择自身经营的保护领域，保护领域是指申请人在经营中虽然可能不会涉足和发展的领域，但该领域与申请人的主营业务关联性较强，如果在这些商品服务类别上出现和申请人一样的品牌，将可能让消费者误认为与申请人有一定关联，从而影响申请人的正常经营和发展；最后，申请人还可选择自身经营的禁止领域，禁止领域是指申请人可能永远也不会涉足发展的领域，且这些商品服务与申请人的主营业务关联性较弱，但如果在这些商品服务类别上出现和申请人所使用商标一样的品牌，可能会让消费者发生联想，甚至对申请人的品牌产生淡化、丑化等不好的影响。 以白酒生产企业为例，其提供的核心商品是白酒，因此33类白酒类别即属于使用领域；部分白酒企业在规模壮大后可能涉足餐饮、酒店服务，那么43类餐饮、酒店类别就属于其发展领域；啤酒、药酒、替他人推销这些商品服务与白酒商品具有较强的关联性，因此第5类药酒、第32类啤酒饮料、第35类替他人推销的类别就属于其保护领域；最后，对于白酒企业来说，当然不愿意在粮食、茶叶、香烟甚至马桶等商品或者服务项目看到与之相同的品牌，因此第31类粮食、第30类茶叶、第34类香烟以及第11类马桶类别就属于其禁止领域。（未完待续） 作者单位：超凡知识产权服务股份有限公司 ★ 立足商标 · 服务企业 · 面向社会 ★ ★企业实施商标战略的权威指南★企业实施商标战略的权威指南 订阅 ↓↓↓